Italy Intellectual Property Blog - L’IP in Italia

La giurisprudenza italiana si si è solo raramente espressa in tema di “contraffazione per equivalenti” e, fino a poco tempo fa, l’unica esperienza applicativa si rifaceva al caso Lisec vs Forel, deciso dalla Corte di Cassazione con sentenza in data 13 gennaio 2004 n. 257, secondo cui per valutare l’esistenza di una contraffazione per equivalenti è necessario considerare se il prodotto che si assume essere in contraffazione, nell’affrontare il medesimo problema tecnico, si ponga come soluzione originale e non in un accorgimento banale o ripetitivo rispetto alla soluzione brevettata. Recentemente, la Corte di Cassazione è tornata ad esprimersi in tema di contraffazione per equivalenti con sentenza in data 30 dicembre 2011 n. 30234, nel caso Barilla vs Pastificio Fazion. Il caso riguardava un brevetto di titolarità di Barilla, avente ad oggetto una particolare applicazione destinata ad operare sui forni per l’essicazione della pasta. Secondo detta applicazione, diversamente da quanto previsto nell’arte nota, la pasta non veniva adagiata orizzontalmente sulla superficie del nastro trasportatore che la conduceva all’interno del forno essiccante, bensì posta in mezzo a due piastre perforate che consentivano di reggerla in senso verticale rispetto al nastro trasportatore, così che la pasta veniva investita dall’aria calda che passava attraverso il forno essiccante in senso trasversale. Tale soluzione consentiva di aumentare la quantità di pasta alloggiata dentro il forno essiccante e, allo stesso tempo, ne riduceva il rischio di deformazione. Pastificio Fazion utilizzava un sistema che si differenziava da quello rivendicato per il fatto che, invece di essere perforate, le piastre in questione erano dotate di scanalature che consentivano comunque la circolazione dell'aria calda nel forno di essicazione. Secondo Pastificio Fazion, le scanalature presenti sulle piastre consistevano in una soluzione originale e non banale, dal momento che consentivano di ridurre ulteriormente il rischio di deformazione della pasta. Il Tribunale e la Corte di Appello ritenevano che non potesse esserci contraffazione per equivalenti poiché la soluzione adottata dal Pastificio Fazion poteva dirsi, in effetti, non banale e dotata di originalità, e conseguentemente rigettavano la domanda di contraffazione di Barilla. Con la sentenza in questione, la Corte di Cassazione si è tuttavia espressa in senso contrario. In particolare, la Corte ha ritenuto che, a prescindere dal se la soluzione adottata da Pastificio Fazion – ovvero la forma delle piastre – potesse dirsi non banale, nella soluzione brevettata da Barilla l’adozione di particolari accorgimenti circa la forma delle piastre (perforate, secondo il brevetto Barilla) rappresentava un elemento di secondo piano; la  caratteristica principale rivendicata dal brevetto era quella di aver rivoluzionato il sistema di essicazione della pasta introducendo la possibilità di reggere la pasta all’interno del forno collocandola sul nastro trasportatore in senso verticale, e non più orizzontale. L’uso di piastre differenti, anche se dotate di forma  originale, non poteva dirsi circostanza idonea ad escludere la contraffazione (quantomeno parziale) del brevetto, poiché “al fine di escludere la contraffazione per equivalenza non rileva la variazione, seppure originale, apportata ad un singolo elemento del trovato brevettato, se la variazione non consenta di escludere l'utilizzazione, anche solo parziale, del brevetto anteriore”.     

Il testo del c.d. decreto legge sulle liberalizzazioni (D.L. n. 1/2012) è uscito profondamente modificato dall’esame del Parlamento, conclusosi con il voto di fiducia della Camera di giovedì (Legge n. 27/2012 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 24 marzo 2012). Per quanto qui di interesse, importanti modifiche riguardano l’istituzione delle c.d. sezioni specializzate in materia di impresa, che verranno a sostituire le attuali sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale. In primo luogo, alla competenza delle nuove sezioni specializzate viene ora attribuito anche tutto il contenzioso antitrust, con conseguente superamento dei ben noti problemi derivanti dalla biforcazione tra competenza delle corti d’appello (competenti in materia di diritto antitrust nazionale) e competenza dei tribunali (competenti in materia di diritto antitrust comunitario). Su tale specifico punto è stato dato ascolto alle proposte provenienti da più parti, ed in particolare all’auspicio dell’AGCM (contenuto da ultimo nella Segnalazione a Parlamento e Governo dello scorso 5 gennaio) di ricondurre presso un unico giudice tutta la competenza relativa al contenzioso antitrust. La competenza delle nuove sezioni specializzate viene poi estesa anche alle controversie aventi ad oggetto società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione (il testo iniziale del decreto parlava solo di società per azioni e società in accomandita per azioni, che continuano a rientrare nella sfera di competenza delle nuove sezioni anche nel testo convertito, così come tutto il contenzioso in materia di proprietà intellettuale). Non è invece più devoluto alla competenza delle nuove sezioni specializzate il contenzioso in materia di azioni di classe. Quanto alla distribuzione territoriale, sezioni specializzate vengono ora ad essere istituite in tutti i capoluoghi di regione (con l’eccezione della Val d’Aosta per cui sarà competente la sezione specializzata di Torino), nonché a Brescia, tradizionalmente uno dei distretti di corte d’appello con la più alta incidenza di contenzioso in materia societaria. Il nuovo testo inoltre posticipa l’entrata a regime delle nuove sezioni, portata a 180 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione rispetto ai novanta inizialmente previsti. Contrariamente a quanto si afferma da più parti, l’istituzione delle nuove sezioni specializzate è una novità da accogliere con favore. Rappresenta infatti un ulteriore passo verso una maggiore specializzazione dei nostri giudici e un auspicabile<incremento della loro efficienza. Affinché tali obiettivi possano essere raggiunti, tuttavia, alla legge di conversione dovranno seguire immediati provvedimenti di adeguamento degli organici e delle risorse delle sezioni, già oggi spesso sottodimensionate rispetto al carico dei ruoli e certamente non in grado di fronteggiare l’enorme mole di nuovo lavoro che le attende. Ciò anche per rendere giustificabile agli occhi delle imprese il previsto incremento dei costi dell’accesso alla giustizia. Il contributo unificato è infatti raddoppiato per tutte le cause di competenza delle sezioni specializzate. Il Governo non sembra tuttavia andare in questa direzione, come dimostra ad esempio il fatto che nel nuovo testo si sia ritenuto opportuno precisare che l’istituzione delle sezioni specializzate non comporta incrementi delle dotazioni organiche. Al riguardo, legittime preoccupazioni sono state sollevate dai Presidenti di numerose sezioni specializzate, che giustamente osservano come i propri uffici rischiano la paralisi in mancanza di immediati provvedimenti di adeguamento degli organici e delle risorse disponibili. E infatti non basta creare nominalmente il Tribunale delle imprese per risolvere i problemi delle giustizia civile italiana. Occorre anche fare in modo che le nuove sezioni possano assorbire in modo efficiente tutto il contenzioso e che al maggior costo di ingresso corrispondano servizi adeguati (anche in termini di decoro dei luoghi in cui il servizio viene reso). Le risorse economiche sarebbero peraltro a portata di mano. Basterebbe che il nuovo gettito derivante dall’innalzamento del contributo unificato fosse destinato in misura maggiore al rinnovo delle strutture e alle esigenze di gestione delle sezioni specializzate. Per il testo della legge di conversione clicca qui (http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-03-24;27).

Nella serata di ieri il Senato ha approvato la proposta di emendamento al DDL di conversione del c.d. “Decreto Milleproroghe”  del 29 dicembre 2011, che riscrive per l’ennesima volta l’art. 239 CPI del Codice della Proprietà industriale, in materia di protezione per diritto d’autore delle opere di design classico. Come già annunciata qualche giorno fa sul nostro blog (qui), la proposta di modifica mirava ad ottenere un’estensione del periodo di moratoria a favore delle aziende produttrici di copie degli oggetti di classic design tutelate dal diritto d’autore, attualmente di cinque anni a partire dal 19 aprile 2001. L’emendamento - che proponeva un periodo di moratoria di 15 anni (fino al 2016) – è stato approvato in forma modificata dal Senato, che ha ridotto il periodo di moratoria a 13 anni (fino al 2014).  In attesa di vedere cosa succederà in sede di terza e ultima lettura alla Camera, ci limitiamo a segnalare che la sentenza della Corte di Giustizia, nell’esprimersi sulla vecchia versione dell’art. 239 che, prima della riforma  2010, prevedeva una moratoria di dieci anni (caso Flos (C-168/09, anche questa ampiamente commentata qui e qui) si era già espressa nel senso che “un periodo transitorio di dieci anni non appare giustificata dalla necessità di garantire gli interessi economici dei terzi in buona fede, poiché risulta che un periodo più breve sarebbe parimenti idoneo a permettere la cessazione progressiva dell’attività nei limiti dell’uso anteriore e, a fortiori, a smaltire le scorte. Inoltre, una moratoria decennale della protezione del diritto d’autore risulta andare al di là di quanto necessario, poiché, sottraendo dieci anni dal periodo di tutela di un’opera – cioè, in linea di principio, 70 anni dopo la morte dell’autore – l’applicazione della tutela del diritto d’autore è rinviata per un periodo sostanziale di tempo”. Il senato ha quindi "bypassato" la sentenza della Corte. Il testo torna ora alla Camera.

L’art. 2 del decreto legge sulle liberalizzazioni estende la competenza esclusiva delle sezioni specializzate alle azioni di classe ed a larga parte del contenzioso societario. Nel dettaglio, vengono ad esse devolute tutte le cause relative a società per azioni e società in accomandita per azioni che abbiano ad oggetto controversie tra soci e tra soci e società, controversie in materia di partecipazioni sociali, controversie in materia di patti parasociali, impugnazioni di delibere e decisioni degli organi sociali, azioni avverso gli organi sociali, azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano, nonché relative ai rapporti di controllo e coordinamento di cui agli articoli 2359, primo comma, n. 3, 2497-septies e 2545-septies del codice civile. Sempre alle nuove sezioni specializzate, ribattezzate per l’occasione “sezioni specializzate in materia di impresa”, sono devolute tutte le controversie relative a contratti pubblici di appalto di rilevanza comunitaria in cui sia parte una società per azioni od una società in accomandita per azioni, ovviamente solo qualora sussista la giurisdizione del giudice ordinario. Come poi già ricordato, il decreto rimette alle nuove sezioni specializzate anche tutto il contenzioso in materia di azioni di classe. Sul punto va anche segnalato come l’art. 6 del medesimo decreto opportunamente chiarisca come requisito per l’accesso alla tutela collettiva non sia l’assoluta identità delle posizioni soggettive, bensì la loro omogeneità, con ciò accogliendo l’orientamento già espresso dalla prime pronunce giurisprudenziali intervenute in argomento. Resta infine ferma la competenza in materia di proprietà industriale e intellettuale. Le nuove norme si applicheranno ai giudizi instaurati dopo il novantesimo giorno dall’entrata in vigore del decreto. L’ampliamento della competenza delle sezioni specializzate è certamente da accogliere con favore, rappresentando un ulteriore passo verso una maggiore specializzazione dei nostri giudici ed un auspicabile incremento dell’efficienza degli stessi. Ovviamente, perché tali obiettivi possano effettivamente raggiungersi, al decreto dovranno seguire immediati provvedimenti di adeguamento degli organici e delle risorse delle sezioni, già oggi spesso sottodimensionate rispetto al carico dei ruoli e certamente non in grado di fronteggiare l’enorme mole di nuovo lavoro che le attende. Ciò anche per rendere giustificabile agli occhi delle imprese il significativo incremento dei costi dell’accesso alla giustizia: il secondo comma dell’art. 2 del decreto quadruplica il contributo unificato per tutte le cause devolute alle sezioni specializzate. Non mancano poi possibilità di miglioramenti in sede di conversione. Viene immediatamente in mente la materia antitrust: potrebbe, infatti, essere questa l’occasione per superare i ben noti problemi derivanti dalla biforcazione tra competenza delle Corti d’Appello e competenza delle sezioni specializzate. Segnalo sul punto anche la interessante newsletters dell'Osservatorio Permanente sull'Applicazione delle Regole di Concorrenza dell'Università di Trento.

Il procedimento aperto dall'AGCM nell’ottobre del 2010 nei confronti di Pfizer (vedi precedenti post qui e qui) si è concluso ieri. L'Autorità ha stabilito che Pfizer ha commesso un grave abuso di posizione dominante per avere illecitamente ritardato l'ingresso sul mercato dei generici del proprio farmaco Xalatan, tramite una strategia complessa in cui Pfizer avrebbe, in sostanza, allungato artatamente ed illegittimamente la protezione brevettuale ed instaurato azioni anche giudiziarie finalizzate non tanto alla tutela dei propri diritti, quanto ad ostacolare l'attività dei concorrenti genericisti. La multinazionale americana è stata quindi condannata ad una sanzione di 10,6 milioni di euro. La scorsa primavera Pfizer aveva offerto impegni ai sensi dell’art. 14 ter legge 287/1990 al fine di evitare qualsiasi accertamento e l’applicazione delle eventuali sanzioni che ne sarebbero derivate, impegni che, almeno a prima vista, sembravano avere portata sostanziale. Risultava difficile pensare che cos'altro Pfizer avrebbe potuto offrire per evitare la continuazione del procedimento. L’Antitrust ha però ritenuto di non dover accogliere tali impegni (la motivazione non è allo stato nota) ed ha invece preferito continuare l’istruttoria, conclusasi ieri. l’Antitrust ha in particolare concluso – sulla scorta di un’istruttoria che dal provvedimento emerge essere stata molto approfondita, con l’esame di numerosi documenti interni a Pfizer ed in particolare delle comunicazioni tra la casa madre americana e le altre filiali coinvolte, tra cui Pfizer Italia - che Pfizer abbia consapevolmente posto in essere una strategia escludente costituita da:  “1) L'artificiosa estensione della protezione brevettuale di Xalatan in Italia oltre la scadenza del brevetto principale del settembre 2009, nell’ambito della quale rilevano: a) la richiesta ad EPO e l’ottenimento del brevetto divisionale EP168; b) la validazione del brevetto divisionale esclusivamente in Italia, [omissis], Paesi in cui la scadenza brevettuale di Xalatan - in forza del brevetto principale EP417 - era fissata al 6 settembre 2009; c) la richiesta ad UIBM e l’ottenimento del CPC in Italia al fine di allineare nel nostro Paese la durata della tutela brevettuale di Xalatan a quella in vigore nel resto d’Europa (luglio 2011); d) la richiesta della successiva estensione brevettuale a seguito di sperimentazione pediatrica; 2) l’avvio di una litigation giudiziale per scoraggiare o rendere maggiormente onerosa la vendita dei generici a base di latanoprost ovvero interdirne direttamente la commercializzazione, posta in essere per il tramite di: a) diffide ai genericisti alla commercializzazione dei generici di Xalatan prima della nuova scadenza brevettuale del luglio 2011; b) azioni di pressione su AIFA al fine di impedire il rilascio delle AIC ai genericisti, nonché successivamente il loro inserimento in lista di trasparenza; c) richiesta di ingenti risarcimenti del danno”. È presto per fare commenti, su quello che sembra essere il primo provvedimento di un’autorità antitrust nazionale preso sulla scia della nota indagine conoscitiva della Commissione europea nel settore farmaceutico conclusasi nel 2009. Sono sicura però che i commenti saranno moltissimi e che vari saranno quelli diretti al modo “peculiare” con cui l’AGCM ha interpretato certe nome  della nostra legge brevettuale…