La giurisprudenza europea è tornata ancora una volta ad occuparsi del giudizio di confondibilità tra marchi d’impresa e della percezione del pubblico nell’ambito di una annosa, quanto infuocata, disputa tra i celebri marchi SKY e SKYPE. 

La vicenda ha avuto inizio negli anni 2004-2005 quando, a seguito del deposito da parte della società irlandese Skype Ultd del marchio comunitario (sia denominativo che figurativo) SKYPE, per programmi di chiamate, videochiamate, messaggistica e condivisione di file, il colosso dei servizi televisivi British Sky Broadcasting Group plc (ora Sky IP International Ltd), già titolare del marchio comunitario SKY, ha proposto formale opposizione alla registrazione del marchio SKYPE presso l’OHIM (Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno).

In sede di opposizione, Sky Ltd. ha lamentato un pericoloso rischio di confusione tra il proprio marchio SKY e quello simile SKYPE, depositato successivamente e, per giunta, per prodotti e servizi pressoché identici (rientranti nelle classi 9, 38 e 42 della Classificazione di Nizza).

La Commissione di Ricorso OHIM, accogliendo le opposizioni proposte da Sky Ltd, ha dichiarato la confondibilità tra i marchi SKY e SKYPE con le decisioni del 2012 e 2013, impugnate dalla società Skype Ultd dinanzi al Tribunale UE, il quale si è pronunciato lo scorso 5 maggio 2015 con le tre sentenze T-423/13, T-183/13 e T-184/13. Tutte le predette sentenze hanno confermato le decisioni assunte in precedenza dall’OHIM dichiarando il marchio SKYPE confondibile con quello anteriore SKY “having regard to the identity of the goods and services, the average degree of phonetic, visual and conceptual similarity of the signs and the high degree of distinctivness of the early mark”.

Ma ripercorriamo i punti salienti delle decisioni ed il ragionamento seguito dal Tribunale UE.

Come è noto, la funzione tipica ed essenziale del marchio d’impresa è quella di distinguere i beni e/o servizi di un imprenditore da quelli identici o simili di altro imprenditore e ciò soprattutto al fine di scongiurare qualsivoglia rischio di confusione per il consumatore finale in merito alla provenienza dei prodotti e/o servizi medesimi.

Talvolta però tra due o più marchi simili, registrati per prodotti o servizi identici o simili, può sorgere un serio rischio di confusione al punto che il consumatore finale sia portato a “credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o eventualmente da imprese economicamente legate tra loro” (CGCE, C-39/97 del 29 settembre 1998). E questo è proprio l’effetto che si sarebbe verificato tra i consumatori – a dir dei giudici europei – in seguito alla richiesta di registrazione del marchio comunitario SKYPE.

Pertanto, nel caso di specie è stato necessario procedere al c.d. “giudizio di confondibilità” tra i marchi, che prevede una serie di passaggi specifici (e di cui si dirà infra) che tanto la Commissione di Ricorso OHIM quanto il Tribunale UE hanno saputo sviluppare e seguire magistralmente.

Innanzitutto, sulla scorta della più recente giurisprudenza nazionale ed europea in tema di giudizio di confondibilità tra marchi, l’OHIM e il Tribunale UE sono partiti dall’analisi della somiglianza in termini visivi, fonetici e concettuali tra i marchi SKY e SKYPE per poi passare alla valutazione “in concreto” tra i due segni, tesa cioè a considerare le modalità concrete di utilizzo del/dei marchio/i e le caratteristiche dei prodotti contraddistinti.

Procedendo con ordine, dal punto di vista visivo il Tribunale UE ha rilevato che il marchio contestato SKYPE contiene al suo interno (nella parte iniziale) il termine Sky che rappresenta precisamente il marchio del titolare anteriore Sky Ltd. Ciò con la conseguenza che nella fattispecie il termine Skype riprendendo per i 3/5 le lettere che compongono il marchio anteriore SKY è stato considerato simile a quest’ultimo dal lato visivo.

Peraltro, l’OHIM e il Tribunale UE hanno ravvisato anche una somiglianza fonetica tra i marchi in esame sul presupposto che (i) la pronuncia dei due marchi in confronto è alquanto simile e si risolve in un’unica sillaba (“skaip” e “skai”) e (ii) contrariamente a quanto asserito dalla difesa di Skype Ultd, la pronuncia della vocale “y” non può assolutamente dirsi più breve nel termine skype rispetto a sky.

Con riferimento poi all’ambito concettuale, i giudici europei sono partiti dalla considerazione che il termine Sky rientra sicuramente nel vocabolario “di base” della lingua inglese rappresentando “the region of the atmosphere and outer space seen from the eart” e proprio tale significato, insito nel marchio SKY, si deve attribuire anche al marchio SKYPE che di per sé è privo di alcun significato specifico. Tali evidenze hanno portato i giudici del Tribunale UE a dichiarare la somiglianza tra i marchi in conflitto anche sotto il profilo concettuale.

Accertata dunque la somiglianza visiva, fonetica e concettuale tra i due marchi, la partita sembra essersi giocata sul piano della c.d. “percezione del pubblico”, elemento ormai imprescindibile nell’iter del giudizio di confondibilità e utile per comprendere in che modo due o più segni in conflitto vengono percepiti dai consumatori finali. In particolare, il Tribunale UE ha dovuto valutare se la già accertata somiglianza tra i marchi SKY e SKYPE fosse in concreto sufficiente, o meno, a confondere il consumatore finale in merito alla provenienza dei prodotti delle due imprese.

Generalmente, tale valutazione viene condotta prendendo come riferimento un consumatore “modello” più o meno avveduto a seconda che si tratti rispettivamente di prodotti di prezzo elevato e destinati ad un pubblico “di nicchia”, ovvero che si abbia a che fare con prodotti di largo consumo e di prezzo poco elevato. Ciò con la conseguenza che la confondibilità potrà essere esclusa anche in caso di forte somiglianza tra i marchi in conflitto, se l’attenzione del pubblico “di riferimento” è tale da riuscire a distinguere con sufficiente chiarezza i prodotti contraddistinti dai marchi simili.

E ciò è proprio quanto hanno voluto dimostrare i difensori di Skype Ultd invitando i giudici europei a prendere come riferimento un consumatore “circospetto”, che sceglie con estrema cura i prodotti assai specifici contraddistinti con il marchio SKYPE. In particolare, la Skype Ultd ha tentato di dimostrare che, nonostante la somiglianza in termini visivi, fonetici e concettuali tra i due marchi, trattandosi di prodotti che non vengono acquistati regolarmente e che si assestano su fasce di prezzo relativamente alte, il consumatore avveduto riuscirebbe sempre a comprenderne la differenza rispetto ai prodotti e servizi forniti dalla Sky Ltd.

Il Tribunale UE, invece, rigettando le predette argomentazioni di Skype Ultd ha riconosciuto che in linea di principio tutti i consumatori scelgono con cura i prodotti e servizi che di volta in volta acquistano, ma in questo caso i prodotti e servizi contraddistinti con i marchi SKY e SKYPE non richiedono competenze tecnico-informatiche “qualificate”. Per questo motivo i giudici del Tribunale UE hanno ritenuto sufficiente prendere in considerazione un consumatore “modello” dotato delle nozioni minime relative all’uso del computer e alla navigazione in internet, portando così il giudizio di confondibilità tra i marchi SKY e SKYPE dinanzi ad pubblico molto ampio e non particolarmente avveduto o specializzato.

Ciò con l’ovvia conseguenza che con pubblico di riferimento tanto ampio, che utilizza tali prodotti quotidianamente senza particolari doti tecnico-informatiche e, perciò, senza soffermarsi troppo sulla valutazione del marchio al momento dell’acquisto, il Tribunale UE è giunto alla conclusione che la somiglianza dei marchi in termini visivi, fonetici e concettuali determina confusione tra il pubblico dei consumatori e che quindi vi è sicura confondibilità tra il marchio SKYPE e quello anteriore SKY.

A questo punto, per Skype Ultd resta aperta la strada del ricorso alla Corte di Giustizia europea, ma nel frattempo è opportuno chiedersi se, in concreto, un pubblico sufficientemente “informat(ic)o” (seppur molto vasto) possa realmente confondere i prodotti e servizi contraddistinti dal marchio SKY con quelli contraddistinti dal marchio SKYPE.