Con sentenza dell’8 dicembre 2023, recentemente pubblicata qui, la High Court irlandese ha stabilito che Diesel S.p.A. è l’unico legittimo proprietario dell’omonimo marchio “Diesel”, che sarebbe stato usato in malafede (“dishonestly and wrongfully”) dall’irlandese Montex Holdings Ltd. sin dal 1979.

La Corte ribalta così la precedente decisione del Controller of Patents, Designs and Trademarks[1], che, a seguito dell’opposizione presentata dalla stessa Montex, aveva rifiutato le domande di registrazione dei marchi “Diesel” e “Diesel(Device)”[2], ritenendo che:

  • Diesel non fosse titolare del relativo marchio (oggetto peraltro di una precedente domanda di registrazione da parte di Montex[3], del pari rigettata); e che
  • la domanda di marchio non presentasse i requisiti richiesti dalla normativa applicabile[4], in quanto ritenuta potenzialmente confusoria e ingannevole per il mercato di riferimento, considerata la somiglianza tra i segni opposti e il fatto che entrambe le società fossero attive nel settore del casual wear e dei jeans.

Le due principali questioni[5] affrontate dalla decisione in commento sono state, nello specifico, la titolarità del marchio “Diesel”, contesa tra le due società, e la potenziale confusione risultante dalla registrazione da parte di Diesel dell’omonimo marchio.

Rispetto al primo punto, l’attenzione del Giudice (Craegan J.) si è concentrata non tanto sull’effettivo acquisto della proprietà del marchio “Diesel” da parte di Montex[6], ma sull’utilizzo del predetto marchio in buona o mala fede.

In particolare, secondo la High Court, l’uso del marchio “Diesel” per contraddistinguere dei jeans sarebbe da ritenersi talmente inusuale (“so unusual”) da escludere che possa trattarsi di una mera coincidenza che Montex abbia iniziato ad usarlo proprio un anno dopo la fondazione di Diesel S.p.A. e inizio dell’uso da parte della stessa dell’omonimo marchio[7]. Pertanto, non essendo la convenuta stata in grado di dimostrare come fosse giunta all’idea di adottare il marchio “Diesel” per contraddistinguere i propri jeans[8] il Giudice ha concluso che Montex abbia semplicemente copiato il marchio “Diesel”, utilizzandolo in mala fede per contraddistinguere i propri prodotti e indurre in confusione i consumatori circa l’origine commerciale dei jeans su cui veniva apposto.

A nulla è valso in merito l’ulteriore rilievo della convenuta, secondo la quale il suo precedente utilizzo del marchio in Irlanda avrebbe dovuto prevalere anche sulla circostanza di chi ne fosse stato l’effettivo ideatore, essendo il punto stato ritenuto dal Giudice assorbito dalla mala fede dell’uso stesso.

Quanto alla seconda questione, relativa alla confusione, nonostante la High Court abbia riconosciuto che l’utilizzo simultaneo di due marchi identici possa trarre in inganno il pubblico di riferimento e/o causare confusione sul mercato, nel caso di specie il Giudice ha ritenuto che l’origine di tale potenziale confusione fosse da rinvenirsi esclusivamente nel più volte rimarcato utilizzo in mala fede del marchio “Diesel” da parte di Montex, che dunque non poteva in alcun modo tradursi in motivo di rifiuto della relativa registrazione di marchio richiesta da Diesel S.p.A., né tantomeno in alcun vantaggio per la convenuta.

Dopo 45 anni di incertezza, il Tribunale provvederà ora ad adottare una misura che inibisca Montex dall’uso illegittimo del marchio “Diesel” in Irlanda, così da eliminare ogni potenziale fonte di confusione e/o decettività e permettere a Diesel la registrazione del relativo marchio nel territorio di riferimento.  

[1] Dal 2 dicembre 2019, denominato Controller of Intellectual Property.

[2] Presentate da Diesel in data 11 gennaio 1994.

[3] Presentata in data 18 settembre 1992.

[4] Trade Marks Act, 1963, s. 19.

[5] La terza questione affrontata dal Giudice Cregan, riguardava il possibile esercizio del potere discrezionale del giudice di rifiutare la registrazione del marchio, ai sensi della s. 25 del Trade Marks Act del 1963.

[6] La quale lo aveva a sua volta acquistato dalla società Monaghan Textiles.

[7] Nello specifico, il marchio “Diesel” è stato ritenuto essere “so unusual as a mark for jeans, that it cannot be a coincidence. It requires an explanation. No proper explanation was given” (par. 205).

[8] Di nuovo citando la decisione: “res ipsa loquitur”(par. 208).