Back in January of this year, the Commercial Chamber of the Milan Court issued an interesting order in the preliminary injunction proceedings instigated by Pest Control Office Limited against 24 Ore Cultura s.r.l., the organizer of an “unauthorized” exhibition of Banksy works of art owned by private collectors – The art of Banksy.

The existence of a selective distribution network may be included among the ‘legitimate reasons’ for not exhausting trademark rights, provided that it complies with antitrust law, the trademarked product is a luxury item and there is a real harm to the image of prestige the manufacturer seeks to maintain through the adoption of a selective

A landmark decision of the European Court of Justice (ECJ) issued on 6 December 2017 confirmed that a supplier of luxury goods may prohibit authorised retailers part of a selective distribution system from selling its products on third party e-commerce platforms.[1]

In the case at issue the request for a preliminary ruling was submitted

Immagine 2.pngOn 1 October 2017, an additional set of rules concerning EU trademarks under EU Regulation 2015/2424 amending EU Regulation 207/2009, and codified under EU Regulation 2017/1001 (hereinafter EUTMR), came into effect.

The former provisions required that, in order to obtain registration, a trademark had to be capable of: i) being represented graphically; ii) distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings.

By abolishing the requirement of graphical representation, the reform aims at facilitating the registration of non-traditional trademarks such as sound, colour, pattern, motion, multimedia and hologram marks.


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The famous Italian luxury brand Ferragamo has recently won a case before the Court of Milan (judgement no. 7940/2017) concerning counterfeiting of its signature metallic-plate-ribbon applied at the tip of the “Vara” shoes, as shown in the image below.

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The Florentine maison was taken to Court by two Chinese footwear shops owners located in Milan’s Chinatown; they requested a declaration of non-infringement for their products represented below.

Scarpe cinesi.PNG

 


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fiorucci.pngPer settori merceologici identici o affini, non è più possibile adottare come segno distintivo il proprio nome anagrafico se lo stesso in precedenza è stato validamente registrato come marchio denominativo, ha acquisito notorietà ed è stato ceduto a terzi, salvo il suo impiego limitato secondo il principio di correttezza professionale.

È quanto emerge dalla pronuncia della Cassazione sul caso Fiorucci (no. 10826 del 25 maggio 2016), che ha ribadito come lo stesso diritto al nome trovi “se non una vera e propria elisione, una sicura compressione nell’ambito dell’attività economica e commerciale” laddove il suo titolare, a seguito di precedente registrazione e di acquisita notorietà del marchio contenente tale nome, l’abbia poi ceduto a terzi.

Il caso in esame interessa il noto designer ELIO FIORUCCI (recentemente scomparso) e le società a lui collegate, che dopo aver ceduto a società terze i marchi denominativi e figurativi contenenti il celebre nome dello stilista, hanno poi registrato e utilizzato altri marchi, tra cui “Love Therapy by Elio Fiorucci”, “Love Therapy Collection by Elio Fiorucci”, per abbigliamento, accessori e gadget, oltre che per contraddistinguere una particolare linea di dolcificanti a seguito di un contratto di cobranding stipulato con l’azienda leader mondiale di dolcificanti ipocalorici. Tuttavia, tali “nuovi” marchi, nella misura in cui contenevano il nome dello stilista, di fatto collidevano con gli “originari” marchi Fiorucci, ora di titolarità di società terze.


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Questa settimana il blog si occupa delle settimane dedicate all’Expo da parte del Governo britannico, al fine di creare occasioni per incentivare il business in Italia. Come noto, il tema legato all’Expo è l’importanza del cibo per la salute del pianeta. Il nostro studio, con sedi a Milano, Parma, Roma e Bari, copre alcune delle regioni più importanti per la produzione gastronomica italiana


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Lo scorso 2 febbraio 2015 la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 1861 è tornata a parlare di  secondary meaning, che, come è noto, consente ad un marchio descrittivo – la cui validità sarebbe esclusa per difetto di capacità distintiva ex art. 13, co. 1 , D.Lgs. n. 30 del 2005 – di diventare valido quando per effetto del suo uso sul mercato acquista una propria distintività. E ciò in quanto il predetto uso consente al marchio descrittivo di aggiungere al significato generico (i.e. descrittivo) del prodotto e/o del servizio che con esso viene contraddistinto un secondo significato di identificazione dei beni e dei servizi dell’impresa. 

Ripercorriamo brevemente i fatti di causa di cui è stata investita la Suprema Corte.


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dop.jpgIn una decisione del 28 aprile scorso il Tribunale di Roma ha affrontato il mai facile tema del conflitto tra i marchi e le indicazioni geografiche, affermando in sostanza che un vero conflitto nemmeno potrebbe esistere, vista la necessità che il marchio abbia capacità distintiva e la connaturata funzione descrittiva, invece, delle indicazioni geografiche.bicchiere vino.jpg


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