Impero Uomo.JPGThe legal principle that minor differences to a weak mark can have a significant impact on the likelihood of a finding of no confusion was reaffirmed with a recent decision by the First Section of the Italian Supreme Court (Order No. 28818/2017).Continue Reading The Likelihood of confusion: Even descriptive elements can exclude confusion for Weak Trademarks.

Immagine 2.pngOn 1 October 2017, an additional set of rules concerning EU trademarks under EU Regulation 2015/2424 amending EU Regulation 207/2009, and codified under EU Regulation 2017/1001 (hereinafter EUTMR), came into effect.

The former provisions required that, in order to obtain registration, a trademark had to be capable of: i) being represented graphically; ii) distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings.

By abolishing the requirement of graphical representation, the reform aims at facilitating the registration of non-traditional trademarks such as sound, colour, pattern, motion, multimedia and hologram marks.Continue Reading Registering non-traditional trademarks under the new EU provisions

The famous Italian luxury brand Ferragamo has recently won a case before the Court of Milan (judgement no. 7940/2017) concerning counterfeiting of its signature metallic-plate-ribbon applied at the tip of the “Vara” shoes, as shown in the image below.

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The Florentine maison was taken to Court by two Chinese footwear shops owners located in Milan’s Chinatown; they requested a declaration of non-infringement for their products represented below.

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 Continue Reading No matter how rough, it is still counterfeiting!

fiorucci.pngPer settori merceologici identici o affini, non è più possibile adottare come segno distintivo il proprio nome anagrafico se lo stesso in precedenza è stato validamente registrato come marchio denominativo, ha acquisito notorietà ed è stato ceduto a terzi, salvo il suo impiego limitato secondo il principio di correttezza professionale.

È quanto emerge dalla pronuncia della Cassazione sul caso Fiorucci (no. 10826 del 25 maggio 2016), che ha ribadito come lo stesso diritto al nome trovi “se non una vera e propria elisione, una sicura compressione nell’ambito dell’attività economica e commerciale” laddove il suo titolare, a seguito di precedente registrazione e di acquisita notorietà del marchio contenente tale nome, l’abbia poi ceduto a terzi.

Il caso in esame interessa il noto designer ELIO FIORUCCI (recentemente scomparso) e le società a lui collegate, che dopo aver ceduto a società terze i marchi denominativi e figurativi contenenti il celebre nome dello stilista, hanno poi registrato e utilizzato altri marchi, tra cui “Love Therapy by Elio Fiorucci”, “Love Therapy Collection by Elio Fiorucci”, per abbigliamento, accessori e gadget, oltre che per contraddistinguere una particolare linea di dolcificanti a seguito di un contratto di cobranding stipulato con l’azienda leader mondiale di dolcificanti ipocalorici. Tuttavia, tali “nuovi” marchi, nella misura in cui contenevano il nome dello stilista, di fatto collidevano con gli “originari” marchi Fiorucci, ora di titolarità di società terze.Continue Reading Marchio patronimico, diritto al nome e correttezza professionale: la Cassazione sul caso Fiorucci

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Questa settimana il blog si occupa delle settimane dedicate all’Expo da parte del Governo britannico, al fine di creare occasioni per incentivare il business in Italia. Come noto, il tema legato all’Expo è l’importanza del cibo per la salute del pianeta. Il nostro studio, con sedi a Milano, Parma, Roma e Bari, copre alcune delle regioni più importanti per la produzione gastronomica italianaContinue Reading I piani del Governo britannico sull’EXPO

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Lo scorso 2 febbraio 2015 la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 1861 è tornata a parlare di  secondary meaning, che, come è noto, consente ad un marchio descrittivo – la cui validità sarebbe esclusa per difetto di capacità distintiva ex art. 13, co. 1 , D.Lgs. n. 30 del 2005 – di diventare valido quando per effetto del suo uso sul mercato acquista una propria distintività. E ciò in quanto il predetto uso consente al marchio descrittivo di aggiungere al significato generico (i.e. descrittivo) del prodotto e/o del servizio che con esso viene contraddistinto un secondo significato di identificazione dei beni e dei servizi dell’impresa. 

Ripercorriamo brevemente i fatti di causa di cui è stata investita la Suprema Corte.Continue Reading Il marchio Divani & Divani alla prova di forza

dop.jpgIn una decisione del 28 aprile scorso il Tribunale di Roma ha affrontato il mai facile tema del conflitto tra i marchi e le indicazioni geografiche, affermando in sostanza che un vero conflitto nemmeno potrebbe esistere, vista la necessità che il marchio abbia capacità distintiva e la connaturata funzione descrittiva, invece, delle indicazioni geografiche.bicchiere vino.jpg

Continue Reading Se è un marchio è un marchio, se è un’indicazione geografica, non può essere un marchio.

40642934.jpgE’ di pochi giorni fa la pubblicazione della Risoluzione del Consiglio in materia di lotta contro le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale per il periodo 2013-2017, con la quale il Consiglio, “consapevole del pregiudizio economico e alla reputazione causato dalle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale per le imprese e gli autori dell’UE, nonché degli utili generati da tali attività illecite per la criminalità organizzata e  preoccupato per i rischi che le merci contraffatte possono costituire per la salute e la sicurezza dei consumatori, degli utenti finali e per l’ambiente, oltre alle conseguenze economiche e sociali”, ha approvato il piano d’azione doganale dell’UE in materia di lotta contro le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale per il periodo 2013-2017. In quest’ottica si pone anche il testo della “Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali”, approvato nel febbraio scorso dal Comitato dei Rappresentanti Permanenti e dalla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori del Parlamento europeo (IMCO). Ci si attende che il nuovo regolamento, che sostituirebbe il regolamento (CE) n. 1383/2003, entri in vigore prima dell’estate, non appena terminato l’iter legislativo comunitario. Continue Reading Unione europea e dogane: tempi sempre più duri per i contraffattori ?

jagermeister.jpgDopo una lunga vicenda processuale, iniziata nel 2001, il 13 gennaio scorso è stata pubblicata la decisione della Corte di Cassazione nel caso che ha contrapposto la tedesca Mast-Jagermeister AG all’ungherese Budapesti Likoripari KTF Bulif e sua avente causa Zwack Unicum RT. La Corte era stata chiamata a pronunciarsi sulla violazione del marchio di Mast-Jagermeister

01_cornetto_enigma_cookie.jpgCon un’ordinanza del 7 agosto 2012 il Tribunale di Milano ha deciso un procedimento cautelare instaurato dalla società Optima S.r.l. nei confronti della filiale italiana di Unilever per pretesa contraffazione di marchio. La multinazionale dell’alimentare era in particolare stata accusata di aver violato i diritti esclusivi di Optima sul marchio figurativo “Cookies”, utilizzato