Con un’ordinanza del 7 agosto 2012 il Tribunale di Milano ha deciso un procedimento cautelare instaurato dalla società Optima S.r.l. nei confronti della filiale italiana di Unilever per pretesa contraffazione di marchio. La multinazionale dell’alimentare era in particolare stata accusata di aver violato i diritti esclusivi di Optima sul marchio figurativo “Cookies”, utilizzato da questa per contraddistinguere i propri ingredienti e semilavorati per gelati artigianali, tramite una nuova versione del mitico cornetto Algida, la versione ”Cornetto Enigma” al gusto “Cookie”, biscotto. Il Tribunale di Milano ha negato la domanda cautelare, osservando come il lemma “cookie” svolga nei prodotti in questione una funzione descrittiva, quella cioè di descrivere, appunto, il gusto del gelato e come, pertanto, la tutela possa essere accordata al marchio registrato unicamente nel caso in cui la somiglianza tra i due segni non sia limitata all’aspetto fonetico, ma si estenda alla specifica rappresentazione grafica, poiché solo in tal caso può eventualmente sussistere il rischio di confusione richiesto dalla legge. Nel caso di specie, tuttavia, il Tribunale ha ritenuto che la caratteristica forma grafica del marchio di Optima non fosse stata ripresa da Unilever e che non sussistesse pertanto il rischio di confusione. 
Il marchio di Optima è infatti caratterizzato dalla sostituzione delle lettere “o” della parola Cookies con due personaggi con la testa a forma di biscotto, ma con braccia e gambe, che si tengono a braccetto, camminano e salutano. Nel segno utilizzato nel “Cornetto Enigma”, invece, le due “o” sono sostituite da due semplici “cookies”, stratagemma peraltro già più volte utilizzato dalla stessa Unilever in passato ed alquanto diffuso nel settore dei gelati e dolciario in generale.
Filofax Italia, controllata italiana del gruppo inglese che commercializza la celebre agenda Filofax,(insieme ad una vasta gamma di prodotti come taccuini, notebook, portafogli e borse da lavoro) ha recentemente difeso il proprio marchio Flex by Filofax registrato per notebook, copertine e planners nell’ambito di un procedimento cautelare instaurato innanzi al Tribunale di Roma dall’italiana Buffetti, che ha lamentato come detto marchio interferisca con il marchio Prodotti Flex di titolarità di Buffetti, registrato per prodotti quali meccanismi metallici per block notes, raccoglitori, altri articoli per ufficio e schedari, chiedendo la concessione di inibitoria e provvedimenti consequenziali nei confronti di Filofax Italia. Con ordinanza in data 17 aprile 2012, il Tribunale di Roma ha rigetto le richieste cautelari di Buffetti, in particolare rilevando che il termine “flex”, ovvero l’unico elemento comune alle due registrazioni, peraltro rappresentato in forme grafiche fra loro completamente differenti, richiama generalmente concetti di flessibilità, versatilità ed espansibilità e deve pertanto ritenersi descrittivo, non appropriabile da Buffetti e, quindi, insufficiente a fondare un giudizio di confusione tra i messaggi recapitati dalle due registrazioni in questione. La descrittività del termine “flex” sarebbe peraltro confermata dal suo largo utilizzo, anche nel settore dei prodotti di cartoleria, da parte di numerosi operatori. Il Tribunale ha anche precisato che, se nella parte denominativa Prodotti Flex non può rilevarsi un vero e proprio nucleo ideologico dotato di potere individuante e che i singoli elementi (sia verbali, quali le parole “flex” e “prodotti”, che grafici) di per sé considerati assumono carattere distintivo solo in virtù della particolare combinazione grafica oggetto di registrazione, dovendosi quindi escludere la contraffazione da parte del marchio della resistente. Nel formulare le proprie istanze cautelari, Buffetti ha anche sostenuto che il marchio Prodotti Flex è un marchio rinomato e pertanto meritevole di tutela ultramerceologica, in ragione del suo risalente utilizzo e degli investimenti pubblicitari da parte di Buffetti. Il Tribunale ha tuttavia escluso anche la rinomanza del marchio Prodotti Flex, dal momento che questa sussiste solo quando sia provato che il segno sia conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti e servizi da esso
contraddistinti, onere non assolto da Buffetti nel caso di specie: è interessante notare che, in questo senso, sono stati ritenuti insufficienti gli elementi portati da Buffetti, tra cui i dati relativi agli investimenti pubblicitari, considerati irrilevanti in assenza di una qualsiasi indicazione circa la quota di mercato detenuta dal marchio Prodotti Flex e rilevazioni demoscopiche dell’accreditamento questo presso il pubblico dei consumatori. 
Con sentenza depositata in data 20 dicembre 2011, la Corte di Cassazione Penale, sez. V ha annullato l’ordinanza con cui il Tribunale di Brindisi aveva in precedenza confermato un provvedimento di sequestro preventivo mediante oscuramento di tre siti internet, attraverso i quali venivano pubblicizzati e commercializzati copri cerchioni non originali su cui era stato apposto il marchio di una nota casa automobilistica. Nel motivare la propria decisione la Corte parte dalla premessa secondo cui ai ricambisti è consentito “riprodurre fedelmente il singolo componente in tutti i suoi elementi descrittivi” al fine di un esatto ripristino dell’aspetto originario del bene complesso (l’automobile), potendosi così accreditare come valida alternativa perfettamente fungibile al ricambio originale. Il marchio apposto sul ricambio non originale verrebbe così a svolgere una duplice funzione: una funzione distintiva, con riferimento al bene complesso (l’automobile), restando così impregiudicati i diritti del titolare del marchio; e una funzione meramente estetica o descrittiva, con riferimento al singolo pezzo di ricambio. La Corte ha ritenuto che l’apposizione del marchio sui cerchi copriruota in questione debba configurarsi come uso lecito del marchio altrui in funzione estetico-descrittiva e che – come tale – detta condotta non è sufficiente a integrare il reato di contraffazione disciplinato agli artt. 473 e 474 del codice penale, ove è prevsito che la contraffazione consista nell’uso di un segno altrui in funzione distintiva. La motivazione della Corte non convince. In primo luogo, la premessa secondo cui ai ricambisti sarebbe consentito di riprodurre il singolo componente “in tutti i suoi elementi descrittivi” – così che l’apposizione sugli stessi del marchio ne costituirebbe un utilizzo in funzione meramente estetica – appare fondata su un’erronea interpretazione dell’art 241 c.p.i. Se è pur vero che detta norma prevede che “i diritti esclusivi sui componenti di un prodotto complesso non possono essere fatti valere per impedire la fabbricazione e la vendita dei componenti … al fine di ripristinarne l’aspetto originario”, si tratta comunque di un’eccezione dettata con esclusivo riferimento al design del componente, e non può ritenersi estesa anche al marchio che il produttore originale appone sul prodotto complesso in corrispondenza del singolo componente (come già chiarito dalla 
Come reso noto da numerosi mezzi di informazione, il 30 novembre 2011 Plasmon ha lanciato a mezzo stampa e internet una pubblicità in cui l’effetto comunicativo della destinazione dei prodotti Plasmon alla primissima infanzia (da 0 a tre anni) viene ottenuto mettendo a confronto i prodotti Plasmon con prodotti Barilla (i ”Piccolini”) e Mulino Bianco (le “Macine”). Questi ultimi vengono descritti come prodotti “per adulti” per via del livello di pesticidi in essi presente, livello che – stando alla campagna pubblicitaria – è più basso nei prodotti Plasmon, giudicati più adatti per i più piccoli. Ritenuto che le modalità comunicative adottate da Plasmon costituiscono violazione delle norme in materia di pubblicità comparativa, nonché atto di concorrenza sleale, Barilla ha immediatamente reagito, sui mezzi di informazione e innanzi all’autorità giudiziaria, depositando ricorso cautelare per inibitoria e provvedimenti consequenziali nei confronti di Plasmon e della controllante Heinz. Con decreto in data 3 dicembre 2011, il Tribunale di Milano ha inibito Plasmon dalla prosecuzione della pubblicità contestata, fissando una penale di € 100.000 per ogni girono di ritardo. Nel motivare il provvedimento, il giudice ha in particolare ritenuto che, ad una prima analisi, la pubblciità di Plasmon appare non rispettosa dei canoni di una comparazione oggettiva tra caratteristiche “essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative” (art. 4 lett. c del d. lgs. 145 del 2007). In particolare (i) la pubblicità Plasmon darebbe particolare risalto al termine “pesticida”, termine idoneo a trasmettere un messaggio di pericolosità per i consumatori, mentre verrebbe dato un risalto minimo all’unità in cui sono espressi i valori, che è di microgrammi (µg/Kg) per chilo – il valore indicato è quindi una quantità minima; (ii) nel comparare i livelli di queste sostanze presenti rispettivamente nei prodotti Plasmon e Barilla – parametro di difficile comprensione per il consumatore – la pubblicità indica i valori numerici relativi ai soli prodotti Barilla, mentre per i prodotti Plasmon viene indicata una freccia verde. In tal modo Plasmon fornirebbe un’informazione non verificabile dal pubblico. Con motivazione non chiarissima il giudice ha inoltre ritenuto illegittima la comparazione anche ai sensi dell’art. 4 lett. b) d. lgs. 145/2007, in quanto si tratterebbe di prodotti atti a soddisfare bisogni diversi (bambini da 0 a tre anni per Plasmon, mentre bambini sopra i tre anni, adolescenti e adulti per i prodotti Barilla e Mulino Bianco). Poichè l’utilità pratica dell’azione svolta da Barilla potrebbe essere pregiudicata dalla prosecuzione della campagna pubblicitaria nel tempo necessario all’instaurazione del contraddittorio nei confronti di Plasmon, il provvedimento è stato emesso nelle forme del decreto inaudita altera parte, con udienza per la discussione fissata per il 28 dicembre.
E’ di pochissimi giorni fa il provvedimento del Tribunale del Riesame di Padova che ha annullato il decreto con cui il GIP aveva disposto la misura del sequestro preventivo di 493 siti internet aventi nel proprio nome a dominio la parola “Moncler”, sulla base della supposta commissione dei reati di cui agli artt. 474, 517 e 648 del codice penale. Il 29 settembre 2011, Il GIP, sulla base di una denuncia contro ignoti presentata da Moncler, aveva ordinato il sequestro dei siti “con oscuramento degli stessi al fine di inibire l’accesso e la consultazione da parte di utenti che accedono alla rete tramite provider nazionali”. Il provvedimento era poi stato notificato ai fini dell’esecuzione a 27 service providers italiani i quali, pertanto, avrebbero dovuto impedire la “fruizione” dei siti in questione da parte dei loro utenti in territorio italiano. In sostanza, sembrerebbe che Moncler abbia scelto di percorrere la strada della denuncia penale visto l’enorme numero di siti non autorizzati, attivi nella vendita di capi d’abbigliamento, in cui si perpetravano in vario modo contraffazioni del proprio marchio, tutti siti collegati a nomi a dominio che contenenti la parola Moncler. Dopo aver già speso tempo e denaro in varie procedure di riassegnazione in sede WIPO (pare più di 200, tra già decise e ancora pendenti), Moncler ha scelto, forse come scorciatoia, la strada penale ed in prima battuta è andata benissimo, ottenendo appunto il sequestro dei siti. I service providers hanno però presentato ricorso per riesame in qualità di “terzi interessati” ed hanno avuto, almeno fino ad ora, ragione. La decisione del Tribunale del Riesame non mi sembra chiarisca tutti i motivi alla base dei ricorsi dei service providers. Sembrerebbe che questi abbiano sollevato anche questioni di carattere tecnico (legate forse alle modalità dell’oscuramento disposto dal GIP), ma non è in ogni caso in relazione a questioni tecniche che il riesame è stato accolto. Il Tribunale ha infatti stabilito che il provvedimento non fosse giustificato poiché non vi era prova sufficiente del fatto che (tutti) i siti collegati ai nomi a dominio contenenti la parola Moncler svolgessero attività di vendita di capi di abbigliamento contraffatti, essendovi la possibilità che si trattasse quindi anche di siti che vendevano prodotti Moncler originali. Di per sé sola, ha ritenuto il Tribunale, l’attivazione di un sito con nome a dominio contenente la parola Moncler non è una contraffazione di marchio. Questa motivazione non è ovviamente convincente: un nome a dominio non autorizzato da Moncler, che contenga la parola Moncler, utilizzato per vendere capi di abbigliamento, può certamente essere una contraffazione di marchio indipendentemente da se l’attività di vendita riguardi capi originali o contraffatti. Il punto potrebbe semmai essere un altro, ovverosia se i siti in questione possano effettivamente tutti essere ritenuti determinare la commissione, perseguibile in Italia, dei reati contestati. Non è chiaro, ad esempio, se le indagini avessero anche già chiarito che l’attività di vendita svolta da tutti i siti in questione – relativa a prodotti contraffatti o meno – fosse rivolta al pubblico italiano, quando nell’elenco complessivo dei siti oscurati vi erano anche siti non italiani. Qualcuno dice poi che alcuni dei siti colpiti nemmeno svolgessero attività di commercializzazione, ma fossero solo siti di fans della Moncler, per i quali la contestazione dei reati di cui sopra non sarebbe ovviamente sostenibile: non ho controllato tutti i siti, ma mi sembra che almeno per la stragrande maggioranza si tratti di siti in cui, effettivamente, si effettua attività di commercializzazione. Questione molto interessante … Mi pare in ogni caso di poter dire che questa vicenda dimostra, ancora una volta, che la strada del procedimento penale per la tutela di diritti di proprietà intellettuale può dare ottimi risultati all’inizio che però non sono sempre facili da conservare. Anche se, nella pratica, scommetterei che almeno alcuni di questi siti sono già spariti ….
Con sentenza in data 6 ottobre 2011 (che vi forniamo praticamente in tempo reale), il Tribunale UE ha accolto il ricorso presentato dagli avvocati Luca Trevisan e Donatella Capelli dello studio Trevisan & Cuonzo nell’interesse della Seven S.p.A. – azienda torinese che negli anni è diventata iconica grazie ai suoi zaini per la scuola e il tempo libero–. Seven aveva presentato opposizione avverso la domanda di registrazione di marchio comunitario “Seven For All Mankind” da parte della società americana Seven For All Mankind LLC – casa di moda statunitense – per le classi 14 (gioielleria) e 18 (borse, valigeria, accessori in pelle). La sentenza del Tribunale UE annulla la decisione con cui la Commissione di ricorso dell’UAMI aveva inizialmente rigettato l’opposizione di Seven S.p.a. La Commissione di ricorso aveva negato che potesse sussistere un qualche grado di similarità fra i due marchi opposti , ritenendo che l’unico elemento in comune fra i due marchi in questione – l’elemento “Seven”- non fosse dotato di sufficiente capacità distintiva, tale da instaurare un collegamento tra i due segni, posto che – secondo la commissione – i segni numerici sarebbero sempre deboli, in quanto genericamente utilizzati per indicare quantità, peso e serie numeriche in generale. Il Tribunale – e qui sta il bello di questa sentenza – accogliendo in pieno gli argomenti dei legali di Seven, ha rigettato la tesi adottata dalla commissione, rilevando che (i) è erroneo ritenere che un segno numerico manchi ab origine di carattere distintivo, in quanto la registrazione come marchio di un segno numerico è espressamente ammessa dall’art. 4 del regolamento sul marchio comunitario; (ii) per stabilire se un segno numerico sia effettivamente in grado di distinguere il titolare, occorre avere riguardo ai prodotti per i quali è chiesta la registrazione (secondo una valutazione in concreto, come ormai chiarito dalla giurisprudenza comunitaria e non). Il fatto che il segno “Seven” non presentasse alcun particolare collegamento con i prodotti per i quali era stato registrato(tra cui i noti zaini) , così come il fatto che l’uso di segni numerici per contraddistinguere detti prodotti fosse tutt’altro che comune tra imprese attive nel settore di riferimento, comporta il carattere distintivo dell’elemento “seven” e, di conseguenza, una somiglianza tra i marchi “Seven” e “Seven For All Mankind”; (iii) la protezione conferita dal marchio anteriore può impedire l’uso dello stesso come parte di un marchio successivo, anche quando non si tratti di un marchio “rinomante”. Si tratta di una sentenza importante, perché da un lato stabilisce che i numeri possono essere validamente registrati come marchi (non necessariamente deboli), e dall’altro lato perché completa il ragionamento della Corte di Giustizia in Thomson Life: in quel caso, era stato stabilito che l’inserimento del marchio anteriore a formare un marchio complesso successivo costitutiva violazione del precedente anche se la parte ulteriore del marchio complesso era costituita da un marchio “rinomante”; con questa decisione, si riconosce tutela al marchio anteriore contro il suo inserimento in un marchio complesso successivo anche qualora il marchio anteriore possa essere considerato debole (e quindi a fortiori, nel caso in cui il marchio possa essere considerato forte). 
Forse per via dell’imminente (ma sarà proprio vero?) arrivo di Kobe Bryant a Bologna sulla sponda Virtus, o più probabilmente per via delle recenti vicende societarie che ne hanno provocato l’estemporanea scomparsa dai circuiti professionistici, la squadra della Fortitudo sembra essersi defilata dall’attenzione degli appassionati italiani di pallacanestro. Eppure, partita come associazione sportiva dilettantistica nata dalla sezione autonoma dell’antica polisportiva Società Ginnastica Fortitudo A.s.d., fin dai primi anni ’90 la Fortitudo Pallacanestro è stata uno dei club professionistici più ricchi e competitivi d’Europa, affollato di cestisti che hanno primeggiato a livello nazionale e internazionale sotto il logo della F scudata. Nei mesi scorsi, proprio il logo avente ad oggetto la famosa “F” scudata e sovrastata da un’aquila bianca è stato al centro di un’ordinanza della Sezione specializzata del Tribunale di Bologna, emessa al termine di un procedimento cautelare iniziato sullo sfondo di un’intricata controversia societaria. Con detto procedimento, la ricorrente Sogema S.r.l. – che nel 2005 aveva acquisito dalla Fortitudo Pallacanestro S.r.l. il ramo d’azienda relativo all’attività commerciale e di marketing – ha rivendicato di essere licenziataria esclusiva del marchio “Fortitudo” in quanto, tra gli assets ceduti a Sogema con la suddetta cessione di ramo d’azienda, rientrava anche il contratto con cui la Società Ginnastica Fortitudo (titolare del marchio) aveva concesso la licenza d’uso esclusivo del marchio alla Fortitudo Pallacanestro S.r.l., poi smantellata. Va anche detto che, con l’assenso della Società Ginnastica Fortitudo, a giugno del 2011 una cordata di imprenditori bolognesi ha acquistato i diritti di partecipazione al campionato di Lega Due dalla squadra Basket Club Ferrara S.r.l., cambiandole il nome in Fortitudo 2011 S.r.l. e raggiungendo così l’obiettivo di restituire l’aquila e la sua “F” scudata ai campionati professionistici. Rivendicando la propria qualità di licenziatario esclusivo, Sogema – che nel 2010 aveva ceduto in sub licenza il marchio Fortitudo ad una squadra di basket dilettantistica – ha pertanto agito in via cautelare affinché il Tribunale inibisse la Fortitudo 2011 S.r.l., Basket Club Ferrara S.r.l. e Società Ginnastica Fortitudo A.s.d. dall’utilizzare il marchio Fortitudo per contraddistinguere i propri prodotti, le proprie squadre sportive e per qualsivoglia altro scopo. Investito della questione, il Tribunale di Bologna ha innanzitutto rilevato che il ramo di azienda ceduto dalla Fortitudo Pallacanestro S.r.l. a Sogema riguardava esclusivamente l’attività commerciale / marketing e comprendeva i contratti attivi necessari per l’attività dei rami d’azienda compresi nel conferimento – come confermato dal testo della relativa delibera assembleare – mentre l’attività sportiva rimaneva in capo alla cedente Fortitudo Pallacanestro S.r.l., poi smantellata. Di conseguenza, stando al Tribunale, benché il marchio ceduto in licenza esclusiva a Fortitudo Pallacanestro S.r.l. – e poi a Sogema, a seguito della cessione di ramo d’azienda – fosse registrato per i prodotti e servizi nelle classi 14, 16, 18, 24, 25, 26, 28 e 41 (quest’ultima includendo il servizio “attività sportive e culturali, organizzazione di eventi e manifestazioni e competizioni sportive), nell’acquisire il ramo d’azienda relativo all’attività commerciale e marketing di Fortitudo Pallacanestro S.r.l., Sogema non era subentrata in alcun diritto di utilizzazione del marchio nell’ambito di attività sportive. Il Tribunale (nella persona del giudice tifoso?) ha pertanto rigettato la richiesta di inibitoria. L’aquila può dunque fare ritorno al palazzetto. 
e al consumatore l’effettiva provenienza del prodotto, non bilanciando i numerosi e maggiormente evidenti riferimenti all’area geografica siciliana”. Da notare che il provvedimento dell’AGCM (ora suscettibile di impugnazione davanti al TAR Lazio) sanziona il comportamento complessivo della società in ordine alla comunicazione commerciale oggetto di giudizio, ma sembrerebbe non colpire l’uso del marchio “Perla dell’Etna” di per sé su prodotti non originari della regione etnea.
Come anticipato in un nostro 
