When using colours in internet and social media marketing strategies, companies are able to transmit values and emotions, thus enhancing the effectiveness of promotional messages. For this reason, the role of colour branding in the definition of brand identity is becoming increasingly fundamental for trademark rights. In particular, the role of eye-catching trademarks has become central to marketing strategies aimed at transmitting a distinctive message to the consumer. Here is where colour plays a powerful role in a product’s sensorial messaging and worth fighting for.  

An episode that allows us to understand the power a colour can possess is represented by a stunt conceived by Tiffany & Co in 2021. The American company published through its social media a photo of the well-known “blue box” in golden yellow instead of the iconic “Robin’s Egg” colour, claiming to have changed the brand’s distinctive colour. In fact it was just an April Fool’s joke, but the collective surprise demonstrated the central role that the colour had established in defining Tiffany’s brand identity.

The CJEU case-law on colour trademark

When we think of colour marks associated with brands there are many examples that come to mind. We immediately recognize the purple of Milka chocolate, the Canary Yellow of Post-it notes, the blue of Mattei biscuits, Ferrari red, Valentino’s Pink PP, and many more.

The possibility of registering colour combinations or tones as trademarks is expressly provided for in Article 7 of the Italian IP Code, but the requirement of graphic representation made it complex to obtain such protection for many years. Later, the Court of Justice of the EU clarified that a verbal description of the colour is sufficient for registration purposes if it is clear, self-contained, easily accessible, intelligible, and objective, and if “it enables the competent authorities to carry out the prior examination of registration applications” (see C-104/01 and C-49/02). How do you graphically represent a specific colour? This requirement is met by the indication of an internationally recognised colour identification code: the PANTONE colour code.

The CJEU also ruled that the graphic representation may not give rise to doubts as to its subject matter and scope. Indeed, in the well-known Red Bull GMBH v. EUIPO case (C-124/18), the Court upheld the EUIPO’s decision and declared their two-colour trademarks invalid because they consisted of the mere juxtaposition of colours, which did not permit the consumer “to perceive and recall a particular combination, thereby enabling him to make further purchases with certainty“. It is not sufficient to graphically represent the colour combination “in the abstract and without contours” by accompanying it with imprecise descriptions, rather the representation must consist of a “systematic arrangement” in which the colours are associated “in a predetermined and constant manner”.

Finally, the CJEU has limited the possibility of registering a single colour as a trademark to exceptional cases in which the colour has acquired distinctive character over time thanks to a concrete use leading the public to associate a specific colour with the goods distinguished by it. The acquisition of such evidence is today easily obtainable through the use of social media in marketing activities as happened to Glossier for the registration of the Millennial Pink as its trademark. Indeed, that brand was able to demonstrate to the USPTO the acquired distinctiveness of the trademark’s Millenial Pink colour used for product packaging, proving its brand association carried out through a promotional campaign on social networks.

The protection of colour trademarks in Italian rulings

The principles we have just seen have been applied by Italian case-law that recently has been more inclined to recognise the individualising power of monochromatic trademarks. It took various cases to secure protection.

First, an important decision was pronounced by the Court of Milan in 2008 in the so-called Ferrari case. The judge, having ascertained the infringement of Ferrari’s unregistered colour trademark recognized its absolute qualifying value and highlighted how the actual use of the colour represents a fundamental element for the purposes of comparative assessment, recognizing its association directly with Ferrari.

Then there was the well-known case decided by the Court of Turin relating to the “jaune-orangé” colour trademark used to distinguish Veuve Cliquot Champagne. The Court of Turin recognised its validity on several occasions – most recently on 4 March 2022 – in which the Court expressed some fundamental principles on colour trademarks. In particular, the Court of Turin stated that:

–  in the context of the assessment of confusability it is necessary to consider that the consumer, not usually having before him both distinctive signs, cannot compare at the same time the colour of the contested goods with the infringed colour trademark, but “only mentally compares what he sees with the imperfect memory and mnemonic image of the other“;

– the fact that the product is also distinguished by the word mark of the alleged infringer does not exclude infringement of the colour trademark, since it is necessary to consider the “interdependence between the similarity of the signs and that of the marked goods“: if the consumer is led to believe that the goods come from the same or a related company, this will be sufficient to consider there to be infringement by confusability.

More recently, there have been other decisions pronounced by Italian courts that have recognised intrinsic value of colour trademarks. However, as far as trademark notoriety is concerned, the most significant is certainly the case concerning Tiffany’s colour trademark, whose validity has been confirmed on several occasions by the Court of Milan, most recently on 10 January 2024. In justifying the validity of this colour trademark, the Judge stated that when the product, distinguished by the colour, is sold online, the risk of confusion for the public is greater because consumers cannot see “the physical specimen” and this makes the comparison between trademarks and products even more difficult. 

The risk of colour monopolisation

Despite this more favourable attitude of Italian case-law towards colour trademarks, there are still few rulings confirming their validity. This is because the judge must also take into account the interest of other economic operators. Indeed, the recognition of a chromatic trademark carries with it the risk of a monopoly situation on a tone or combination of colours to the disadvantage of other operators offering the same goods and services. Already in 2003 the CJEU had highlighted this issue. The danger is that the recognition of the validity of a colour trademark, which still does not have distinctive character, unduly restricts the availability of colours for competitors. For this reason, it is essential to limit registration only to cases where the brand is able to demonstrate acquired distinctiveness. This happens more likely in cases when the connection between the product and the colour is arbitrary and trademark registration is sought for a specific colour shade with its own distinctive character. This is also the reason why both Italian doctrine and case-law excludes the registration of primary colours, going so far as to deny the possibility of exploiting for that purpose any colour that the public may consider to have its own identity. It should also be considered that the risk of monopolisation is no less in cases where the distinctive sign is made up of several colours and where the mere juxtaposition of them does not enable the economic operators “to know the scope of the protection afforded to the proprietor of the trademark” (C- 49/02). For this reason, it has been argued that in assessing the validity of trademarks consisting of colour combinations it is necessary to consider whether their use was dictated by the nature of the product. If so, it is not distinctive. In any case, what remains is to wait and see what future claims are brought to court regarding colour trademarks and how Italian decisions will impact economic competition.

Gli influencer indirizzano le decisioni dei consumatori e sono in grado di catalizzare le tendenze di acquisto tanto da polverizzare la disponibilità dei prodotti sponsorizzati in una manciata di minuti. Va da sé che l’affidamento che il pubblico – e, in particolare, il pubblico giovanissimo appartenente alla Gen Z – ripone in tali soggetti ha reso necessario delineare il quadro normativo e sanzionatorio a cui sottoporre gli influencer.

Ma, prima di tutto, chi sono gli influencer?

Per dare una definizione di influencer occorre far riferimento all’intervento del gennaio 2024 dell’Autorità nazionale per le Garanzie nelle Comunicazioni (“AGCOM”). A livello sovranazionale, del tema si è interessata la Commissione sul mercato interno e sulla protezione dei consumatori (“IMCO”) del Parlamento europeo.

La definizione elaborata è per alcuni tratti condivisa. L’influencer è un soggetto che svolge un’attività economica con un fine di monetizzazione e che, secondo l’AGCOM, esercita una responsabilità editoriale sui contenuti che pubblica. Inoltre, secondo l’IMCO, con il proprio pubblico l’influencer costruisce una relazione di fiducia, basata sull’autenticità.

Le Linee Guida adottate nel gennaio 2024 rappresentano la prima tappa dell’iniziativa promossa nel luglio 2023 dall’AGCOM per tracciare l’insieme di norme applicabili agli influencer operanti in Italia. A tali Linee Guida seguirà la redazione di veri e propri codici di disciplina.

Nell’attesa, l’AGCOM ha ritenuto immediatamente applicabili agli influencer, in quanto veicolatori di contenuti audiovisivi,alcune disposizioni del T.U. sui servizi di media audiovisivi (anche detto “TUSMA”). Tuttavia, le norme del TUSMA individuate dall’AGCOM si applicano solo agli influencer che soddisfano certi requisiti quanto al numero di follower da cui sono seguiti su tutte le piattaforme e social media su cui essi operano, alla quantità di post pubblicati nell’anno precedente e al valore di engagement rate medio ottenuto negli ultimi 6 mesi (con l’eccezione degli artt. 41 e 42 del TUSMA, volti alla tutela di minori e consumatori, alla lotta all’incitamento all’odio e alla violazione della dignità umana, validi per tutti i creatori di contenuti).

Tra le disposizioni del TUSMA ritenute da subito applicabili agli influencer vi è l’obbligo di assicurare il rispetto del diritto d’autore nonché dei diritti ad esso connessi. In ogni caso, l’influencer è, anche a prescindere dal TUSMA, tenuto ad osservare le norme che regolano la proprietà intellettuale contenute nel codice della proprietà industriale e dalla legge sul diritto d’autore.

In questo contesto si inseriscono la dupe culture e il deinfluencing. I nuovi fenomeni risultano essere popolari soprattutto tra la Gen Z, la fascia di popolazione che maggiormente interagisce con il mondo online e che ripone più fiducia negli influencer che nei tradizionali canali di acquisto e di informazione. Inoltre, la Gen Z è maggiormente esposta alla contraffazione, in passato confinata ad un mondo fisico periferico.

Il termine dupe, abbreviazione di duplicate, a cui è sotteso anche il doppio significato di “inganno”, indica un prodotto che non nasconde di voler imitare l’articolo di riferimento originale. Il dupe viene presentato come un’alternativa economica, ma altro non è che una copia, che, come tale, si espone al rischio di integrare gli estremi della contraffazione dei diritti di marchio o di design, nonché dell’illecito civilistico della concorrenza sleale. Sono state recentemente registrate le prime decisioni in materia di dupe da parte della Corte d’Appello di Parigi. In un caso in cui un noto brand fast fashion aveva commercializzato un’ampia gamma di accessori e gioielli low cost imitativi dei modelli di una rinomata maison francese e, per di più, sempre nell’immediatezza del lancio degli originali, la Corte francese ha accertato la sussistenza di una condotta sleale parassitaria, dato il manifesto intento di voler sfruttare gli investimenti e la reputazione dei prodotti altrui (Celine c. Mango, C. App. Parigi, 10 novembre 2023, RG 21/19126).

Se di tali illeciti è sicuramente chiamato a rispondere il produttore di dupe, non è tuttavia da escludere che anche l’attività di promozione svolta dall’influencer possa essere sanzionata, a maggior ragione nei casi in cui la sponsorizzazione del prodotto avvenga in affiliazione col produttore e l’influencer ottenga una remunerazione. L’uso illecito potrebbe comunque dirsi perseguito anche nei casi in cui l’influencer agisca in autonomia, ossia col solo fine di accrescere la propria visibilità agli occhi del brand ed il proprio posizionamento sulla piattaforma per procacciare future collaborazioni.

Il deinfluencing, invece, consiste nella pratica di sconsigliare l’acquisto di un determinato prodotto, perché, ad esempio, ritenuto privo di pregi che ne giustifichino il prezzo.

Tale comportamento potrebbe integrare gli estremi di una pratica commerciale scorretta e, in particolare, della violazione delle norme poste a tutela pubblicità comparativa e ingannevole. Non solo: potrebbe addirittura riconoscersi una condotta anticoncorrenziale ove l’iniziativa di sconsigliare il prodotto fosse caldeggiata dai concorrenti del brand sconsigliato e potesse delinearsi un rapporto di concorrenza anche con l’influencer. Questo tipo di condotta potrebbe tuttavia essere più difficile da sanzionare in quanto il deinfluencing rientra nella libertà di manifestazione del pensiero costituzionalmente garantita.

L’influencer è diventato quindi un intermediario che il brand potrebbe iniziare a valutare di voler colpire (come, ad esempio, ha fatto Amazon nei confronti di due creatrici di contenuti nel novembre 2020), soprattutto considerato che i produttori di dupe risiedono usualmente in altre giurisdizioni.

L’Ufficio Europeo dei Brevetti (European Patent Office – EPO) ha pubblicato il Patent Index 2023, che fornisce una panoramica delle attività di deposito nell’Unione Europea nell’anno appena trascorso.

Il primo dato che si ricava è che i depositi di brevetti presso l’EPO nel 2023 sono aumentati del 2,9% rispetto all’anno precedente e ciò principalmente a causa dell’innovazione nei settori della trasformazione digitale ed ecologica.

In questo scenario, l’Italia emerge come uno dei Paesi europei in cui il deposito brevettuale è cresciuto maggiormente con 5.053 domande depositate e un incremento del 3,8% rispetto alle 4.867 domande di brevetto depositate nel 2022. Si tratta di una crescita superiore alla media europea (+1,4%) e che, se si considerano i Paesi con più di 5.000 domande depositate, è inferiore solo a quella della Gran Bretagna (+4,2%). Se si considerano, poi, i Paesi con almeno 1000 domande depositate, le crescite più consistenti sono state quelle di Finlandia (+9,2%) e Spagna (+6,9%).

La crescita dell’Italia dura ormai da diversi anni: infatti, le domande di brevetto sono cresciute del 38% rispetto a 10 anni fa (erano 3.704 le domande depositate nel 2013) e del 15% rispetto a 5 anni fa (erano 4.399 le domande depositate nel 2018).

Con questi numeri l’Italia si attesta all’undicesimo posto tra tutti i Paesi che presentano domande di brevetto all’EPO e al quinto posto tra i Paesi dell’Unione Europea, dietro Germania (24.966 domande), Francia (10.814 domande), Paesi Bassi (7.033 domande) e Svezia (5.139 domande). L’Italia, invece, è tra i primi Paesi come percentuale di adesione al nuovo sistema di brevetto europeo con effetto unitario (in vigore dal 1° giugno 2023) che consente di godere di una protezione in 17 Stati Membri dell’Unione Europea. In particolare, con 1.212 domande di brevetto europeo con effetto unitario presentate, l’Italia è al quarto posto tra i Paesi europei dietro a Germania (4.295 domande), Francia (1.585 domande) e Svizzera (1.254 domande), ma, considerando il numero complessivo di domande presentate, ha una percentuale di adesione al nuovo sistema unitario di poco inferiore solo a quella della Svizzera. I relativi dati sono disponibili online qui.

Nonostante la crescita in questione, c’è però ancora molta strada da fare se si mette in relazione il numero delle domande di brevetto depositate con la popolazione. L’Italia, infatti, presenta circa 85 domande per milione di abitanti. Un tasso ancora molto basso in Europa: in questa speciale classifica (disponibile online qui), infatti, la Svizzera occupa il primo posto con circa 1085 domande per milione di abitanti, seguita da Svezia, Danimarca, Finlandia e Paesi Bassi con oltre 400 domande per milione di abitanti, dalla Germania con circa 300 domande e da Austria, Belgio e Irlanda con oltre 200 domande per milione di abitanti.

I principali settori in cui sono state presentate le domande di brevetto all’EPO nel 2023 sono stati i settori della comunicazione digitale (comprese le tecnologie relative alle reti mobili), della tecnologia medica, della tecnologia informatica e di macchinari elettrici, apparati ed energia. Quest’ultimo è anche il settore che ha registrato la maggiore crescita rispetto al 2022 (+12,2%), spinto dalle nuove tecnologie per l’energia pulita, tra cui le batterie (+28%), a testimonianza della crescente attenzione alla sostenibilità.

Questi settori hanno guidato il trend di crescita della brevettazione anche in Italia, dove il più alto numero di domande di brevetto si è registrato nei settori dell’Handling (che comprende anche le tecnologie di imballaggio), dei trasporti (in cui l’innovazione ha verosimilmente riguardato in via principale le nuove tecnologie per il trasporto elettrico) e delle tecnologie mediche.

Non a caso, le prime cinque aziende in Italia per numero di domande di brevetto depositate nel 2023 sono state Coesia S.p.A. (157 domande depositate), Ferrari S.p.A. (121 domande depositate), Iveco Group (48 domande depositate), Pirelli & C. S.p.A. (44 domande depositate) e Chiesi Farmaceutici S.p.A. (43 domande depositate). Tali dati sono messi a disposizione dall’EPO sul proprio sito internet (disponibile online qui), ove sono riportate le dieci aziende italiane con il maggior numero di domande di brevetto depositate all’EPO nel 2023.

L’Italia, dunque, prosegue il proprio percorso di crescita nella brevettazione attuato negli ultimi anni. Nonostante un tasso di brevettazione ancora molto basso in Europa in relazione al numero di abitanti, l’Italia ha comunque registrato il proprio record di domande di brevetto depositate all’EPO in un singolo anno e un tasso di crescita tra i più elevati in Europa e molto superiore alla media dei Paesi europei, rispetto ai quali l’Italia ha anche una più alta percentuale di adesione al sistema di brevetto europeo con effetto unitario.

Questa crescita della brevettazione è stata trainata, oltre che dai settori manifatturieri in cui l’Italia è tradizionalmente forte, anche dai settori relativi ai processi di digitalizzazione e transizione green che sono quelli maggiormente cresciuti in termini di innovazione anche a livello europeo e globale.

Con sentenza dell’8 dicembre 2023, recentemente pubblicata qui, la High Court irlandese ha stabilito che Diesel S.p.A. è l’unico legittimo proprietario dell’omonimo marchio “Diesel”, che sarebbe stato usato in malafede (“dishonestly and wrongfully”) dall’irlandese Montex Holdings Ltd. sin dal 1979.

La Corte ribalta così la precedente decisione del Controller of Patents, Designs and Trademarks[1], che, a seguito dell’opposizione presentata dalla stessa Montex, aveva rifiutato le domande di registrazione dei marchi “Diesel” e “Diesel(Device)”[2], ritenendo che:

  • Diesel non fosse titolare del relativo marchio (oggetto peraltro di una precedente domanda di registrazione da parte di Montex[3], del pari rigettata); e che
  • la domanda di marchio non presentasse i requisiti richiesti dalla normativa applicabile[4], in quanto ritenuta potenzialmente confusoria e ingannevole per il mercato di riferimento, considerata la somiglianza tra i segni opposti e il fatto che entrambe le società fossero attive nel settore del casual wear e dei jeans.

Le due principali questioni[5] affrontate dalla decisione in commento sono state, nello specifico, la titolarità del marchio “Diesel”, contesa tra le due società, e la potenziale confusione risultante dalla registrazione da parte di Diesel dell’omonimo marchio.

Rispetto al primo punto, l’attenzione del Giudice (Craegan J.) si è concentrata non tanto sull’effettivo acquisto della proprietà del marchio “Diesel” da parte di Montex[6], ma sull’utilizzo del predetto marchio in buona o mala fede.

In particolare, secondo la High Court, l’uso del marchio “Diesel” per contraddistinguere dei jeans sarebbe da ritenersi talmente inusuale (“so unusual”) da escludere che possa trattarsi di una mera coincidenza che Montex abbia iniziato ad usarlo proprio un anno dopo la fondazione di Diesel S.p.A. e inizio dell’uso da parte della stessa dell’omonimo marchio[7]. Pertanto, non essendo la convenuta stata in grado di dimostrare come fosse giunta all’idea di adottare il marchio “Diesel” per contraddistinguere i propri jeans[8] il Giudice ha concluso che Montex abbia semplicemente copiato il marchio “Diesel”, utilizzandolo in mala fede per contraddistinguere i propri prodotti e indurre in confusione i consumatori circa l’origine commerciale dei jeans su cui veniva apposto.

A nulla è valso in merito l’ulteriore rilievo della convenuta, secondo la quale il suo precedente utilizzo del marchio in Irlanda avrebbe dovuto prevalere anche sulla circostanza di chi ne fosse stato l’effettivo ideatore, essendo il punto stato ritenuto dal Giudice assorbito dalla mala fede dell’uso stesso.

Quanto alla seconda questione, relativa alla confusione, nonostante la High Court abbia riconosciuto che l’utilizzo simultaneo di due marchi identici possa trarre in inganno il pubblico di riferimento e/o causare confusione sul mercato, nel caso di specie il Giudice ha ritenuto che l’origine di tale potenziale confusione fosse da rinvenirsi esclusivamente nel più volte rimarcato utilizzo in mala fede del marchio “Diesel” da parte di Montex, che dunque non poteva in alcun modo tradursi in motivo di rifiuto della relativa registrazione di marchio richiesta da Diesel S.p.A., né tantomeno in alcun vantaggio per la convenuta.

Dopo 45 anni di incertezza, il Tribunale provvederà ora ad adottare una misura che inibisca Montex dall’uso illegittimo del marchio “Diesel” in Irlanda, così da eliminare ogni potenziale fonte di confusione e/o decettività e permettere a Diesel la registrazione del relativo marchio nel territorio di riferimento.  


[1] Dal 2 dicembre 2019, denominato Controller of Intellectual Property.

[2] Presentate da Diesel in data 11 gennaio 1994.

[3] Presentata in data 18 settembre 1992.

[4] Trade Marks Act, 1963, s. 19.

[5] La terza questione affrontata dal Giudice Cregan, riguardava il possibile esercizio del potere discrezionale del giudice di rifiutare la registrazione del marchio, ai sensi della s. 25 del Trade Marks Act del 1963.

[6] La quale lo aveva a sua volta acquistato dalla società Monaghan Textiles.

[7] Nello specifico, il marchio “Diesel” è stato ritenuto essere “so unusual as a mark for jeans, that it cannot be a coincidence. It requires an explanation. No proper explanation was given” (par. 205).

[8] Di nuovo citando la decisione: “res ipsa loquitur”(par. 208).

Fashion Week season is the chance for fashion brands to show their flair and dynamism by launching new creations, ready to be devoured by buyers, influencers, journalists, consumers, and unfortunately, also by competitors.

As it is coming to an end, below is a quick guide which we hope will come in handy when your colleagues return to the office and swamp you with their questions on the similarities they spotted with your last runway.

1. Copycats: unregistered designs, unfair competition and copyright

Better register first than be sorry later. In general it is a good idea to register fashion products which have a reasonable expectation of commercial success as designs or, where possible, as shape-trademarks before they appear on the catwalk.

But if you have not taken that route for one reason or another and you encounter highly similar products on the market, there are other ways to protect your products through IP. One way is to take advantage of the European unregistered design. A design which meets the validity requirement (novelty and individual character) can still be protected by EU unregistered design rights. This right covers products for three years from the date on which the design was first made available to the public within the EU territory. To take advantage of the unregistered design protection, your legal team does not need to file any paper as the right arises by mere “disclosure” to the public at the fashion show. However, should your lawyers have to prove that the disclosure occurred, make sure to keep a record, such as printed documentation related to the catwalk show, including the date it happened. The limitation with an unregistered design is that it merely confers the right to prevent third parties from using a design only when it occurs as a consequence of the copying the protected design.

After these three years or in case your design does not meet the validity requirements, a further option to use is considering when an unfair competition claim might be asserted.

Unfair competition may protect your fashion items against copying in two scenarios.

The first arises where there is so called “slavish imitation”. Here the imitation causes or could cause confusion among the public as to the origin of the product, i.e., the public may be led to believe that the copying product comes from the original designer. In this case, the stumbling block is to prove that the infringed item is distinctive.

For the design to be distinctive in the view of the public it may be necessary that the product is advertised, and this clashes with seasonal trends and the breadth of collections which fashion houses present during various fashion weeks. It is essential for the commercial team to join forces with the marketing department to consider launching some smart advertising campaigns.

Copying of clothes and accessories from previous collections which, although new, are not distinctive enough to enjoy protection from unfair competition caused by confusion, might still be regarded as unlawful (even if there is no element of confusion) as they breach principles of professional fairness. Were the competitor to copy several items or the general aesthetic of your collection, these copies might also fall under the umbrella of non-confusing imitation by parasitic unfair competition.

Last but not least, fashion items might be protected by copyright. The concrete realization of an idea which meets the validity requirements of “creative character” and “artistic value” can be protected under Italian copyright law. Again, no paper registration is needed: similar to design law, for copyright protection the creation must be disclosed to the public, and case law has found that fashion shows qualify as “disclosure” as they may attract experts in the sector and are popular events.

The appeal of using copyright as the means to acquire IP protection lies in the fact that it lasts up to 70 years after the creator’s death. However, although haute couture and high-concept fashion may be considered artistic works, Italian courts have rarely found designs of fashion or clothing products worthy of copyright protection. In Italy, the best-known, recent case is related to the iconic “Moon Boots”. In exceptional Court of Milan decisions the judges ruled that the boots met the requirement of artistic value to justify copyright protection.

Given the (potential) duration of copyright protection and the tendency in the fashion industry to be inspired by the past in its “innovating” capacity, remind your designers and product developers to take extreme care when sourcing competitors’ old archives. Or, at least, remind them that a minimum of diversification will often suffice to provide the garment with different details and hence render it therefore original and free of copyright infringement.

Should the above IP guidelines not suffice, then one way forward is to do as Monsieur Balenciagadid: forbid journalists and attendants to take photographs or sketches of the new designs presented by the fashion house. While this might be a temporary solution in preventing copycats, in this digital era the social media and PR department are likely to be highly skeptical about this.

2. Fashion show: a work of art?

The fashion show during Fashion Week is the annual showcase for most high-profile fashion brands; a real advertisement for fashion houses and designers, which often includes real works of art.

To mention some impressive examples, one cannot fail to mention Chanel’s Haute Couture shows at the Grand Palais in Paris. These fashion shows gain attention every year and are praised for their elaborate set designs, on one occasion transforming the Grand Palais into a bombed-out theatre (FW13); an extravagant, fully-functioning supermarket (FW14); or a Parisian boulevard as the stage for a feminist protest (FW15). Models walked the runway wearing sophisticated and intricately designed garments, showcasing Karl Lagerfeld’s creative vision for the collection. The fusion of art, fashion and storytelling in this fashion show contribute in honouring the Maison’s iconic status in the fashion industry.

As designers take inspiration from competitors’ collections, so do organizers and stylists from other fashion shows. This might be the case of Coperni for its 2023 runway show, where Bella Hadid, in the middle of the catwalk, was dressed with a white “liquid” dress made of cotton fibres and synthetic materials sprayed on by robots. A real artistic exhibition which is highly reminiscent of Alexander McQueen’s 1999 show, where the dress of another model, Shalom Harlow, was painted by robots. Was it a tribute to Alexander McQueen or copyright infringement?

According to the Berne Convention, copyright protection covers “literary and artistic works” where this expression includes “every production in the literary, scientific and artistic domain, whatever may be the mode or form of its expression”. To enjoy copyright protection, there must always be a creative spark. The organizational or logistical nature of the event, albeit sensational, cannot be protected.

While the performance itself may not be protected by copyright, specific elements such as unique designs and creative expressions within it could potentially be protected by copyright. Should the thresholds for copyright protection not be met, unfair competition might again be a better resort.   

Siamo ormai prossimi alla attesa “serata cover” della kermesse sanremese, in cui gli artisti in gara si esibiranno in duetto con cantanti esterni nella performance di brani tratti dal repertorio musicale nazionale e internazionale.

L’occasione offre spunti di riflessione interessanti sulla tutela autoriale dei brani musicali reinterpretati da chi non ne è l’autore o l’interprete originale, in particolar modo quando l’utilizzatore del brano altrui non si limiti a riprodurlo pedissequamente, ma lo rielabori imprimendovi una propria impronta personale.

Occorre in primo luogo premettere che le opere dell’ingegno – tra cui le opere musicali – dotate di innovatività e carattere creativo, sono tutelate dalla Legge sul diritto d’autore n. 633/1941 (di seguito anche “LDA”), che attribuisce all’autore dell’opera il diritto esclusivo di utilizzarla economicamente, ovverosia di eseguirla in pubblico, riprodurla, immetterla in commercio, rielaborarla e via dicendo (artt. 13-18-bis LDA).

Nel quadro della tutela giuridica della creatività, la cover consiste in un rifacimento di una canzone di successo eseguito da un interprete diverso rispetto a quello originario, che non comporta modifiche strutturali all’opera e la cui diffusione è legittima a condizione che, nel caso di esibizione pubblica, vengano adempiute apposite formalità richieste dalla SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori) o da altra società di gestione collettiva dei diritti d’autore, e siano rispettate le condizioni autorizzative per il lecito sfruttamento dei diritti di terzi stabilite dalle piattaforme di distribuzione digitali, qualora l’opera venga registrata per la pubblicazione sulle stesse.

Come anticipato, dalla cover si differenzia l’elaborazione creativa dell’opera altrui, che presuppone una trasformazione sostanziale dell’opera originale mediante un evidente apporto creativo dell’utilizzatore; basti pensare all’ipotesi del remix, che consiste nella rilettura formale di uno o più brani per trasporli in chiave musicale differente. Poiché gli artt. 4 e 18 LDA riservano all’autore dell’opera il diritto esclusivo di elaborarla e modificarla, la rielaborazione creativa altrui necessita della previa autorizzazione da parte dell’autore originario (o dell’editore) e del titolare dei diritti sulla registrazione, e potrà ricevere autonoma tutela quale opera derivata nel caso in cui possieda una propria originalità ed individualità, senza pregiudizio dei diritti esistenti sull’opera originaria.

Una peculiare forma di manipolazione ad uso riproduttivo di un’opera musicale altrui è poi la c.d. sincronizzazione, ossia l’attività di abbinamento o associazione di brani musicali o fonogrammi ad opere audiovisive o ad altro tipo di opere, attività che dà luogo a un prodotto nuovo e diverso (ad esempio, un’opera cinematografica, un filmato pubblicitario o uno sceneggiato televisivo), come sostenuto dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 29811/2017.

Anche l’attività di sincronizzazione rientra nell’ambito delle facoltà esclusive riservate all’autore (o all’editore) dell’opera, comportando la fissazione dell’opera su un supporto e/o mezzo audiovisivo, idoneo a riprodurre suoni o immagini, la riproduzione dell’opera e l’inserimento della stessa in un prodotto nuovo, che necessariamente presuppone la sua manipolazione ed il suo adattamento (sul punto: Trib. Milano, sentenza n. 6832/2020). Pertanto, anche in questo caso è necessario procurarsi il consenso dei titolari di diritti d’autore sull’opera e, per quanto concerne l’uso del supporto fonografico, del produttore fonografico.

Resta inteso che lo sfruttamento economico dei diritti esclusivi altrui su un’opera musicale in assenza di apposita autorizzazione da parte del legittimo titolare si traduce in una violazione di tali diritti e delle relative disposizioni di legge in materia di tutela autoriale. Violazione che può assumere i connotati del plagio qualora alla riproduzione totale o parziale degli elementi creativi di un’opera altrui si accosti anche l’appropriazione della paternità dell’opera da parte di un soggetto diverso dal suo autore.

In conclusione, il non sempre definito confine tra mera riproduzione e sostanziale elaborazione, nonché le nuove tecnologie diffusesi per intervenire su un brano musicale protetto dall’altrui diritto d’autore, impongono agli operatori del settore di adottare particolari cautele con riguardo a consensi e autorizzazioni di volta in volta richiesti, di modo da poter contribuire alla pubblica diffusione e fruizione delle opere dell’ingegno nel pieno rispetto dei diritti individuali esistenti sulle stesse.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Palazzo_della_Farnesina.jpg

Italy has signed an agreement with the Unified Patent Court (UPC) formalizing the cooperation to bring the third seat of the UPC Central Division to Milan. The agreement was signed in Milan between the Italian Ministry of Foreign Affairs and the UPC, represented by the President of the Court of Appeals Klaus Grabinski, in the presence of representatives of the other ministries involved (Ministry of Justice, Ministry of Enterprise and Made in Italy, and Ministry of Economy and Finance), as well as representatives of the UPC Italian judges. The press release from the Italian Ministry of Foreign Affairs is available at this link.

The agreement is a further step in the ongoing work to start up the third seat of the Central Division of the UPC in Milan. This is expected to open its doors as planned in the summer of 2024, exactly one year after the unanimous decision of the UPC Administrative Committee establishing the Milan seat to replace the London seat.

Once operational, the Milan seat will have jurisdiction over patent disputes in the “human necessities” sector, comprising the pharmaceutical and medical device industries, the agricultural industry, the food industry, the tobacco industry, the home appliances industry, the clothing industry, the wood and furniture industry, the fire-fighting industry, the sports and gaming industry.


VERSIONE ITALIANA

L’Italia e il Tribunale Unificato dei Brevetti sottoscrivono un accordo per la terza sede della Divisione Centrale a Milano

L’Italia ha sottoscritto con il Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB) un accordo che formalizza la collaborazione per portare a Milano la terza sede della Divisione Centrale del TUB. L’intesa è stata firmata a Milano tra il Ministero degli Affari Esteri italiano e il TUB, rappresentato dal Presidente della Corte d’Appello Klaus Grabinski, alla presenza di rappresentanti degli altri ministeri coinvolti (Ministero della Giustizia, delle Imprese e del Made in Italy, e dell’Economia e Finanze), oltre che dei giudici italiani del TUB. Il comunicato del Ministero degli Affari Esteri italiano è disponibile a questo link.

L’accordo costituisce un ulteriore tassello dei lavori in corso per l’avvio dell’operatività della terza sede della Divisione Centrale del TUB a Milano. Questa dovrebbe aprire i battenti come previsto entro la fine di giugno 2024, esattamente un anno dopo la decisione unanime del Comitato Amministrativo del TUB che ha istituito la sede di Milano in sostituzione di quella di Londra.

Una volta operativa, la sede milanese sarà competente per le controversie relative a brevetti nel settore delle “human necessities”, comprendente l’industria farmaceutica e dei dispositivi medici, il settore agricolo, l’industria alimentare, del tabacco, degli elettrodomestici, dell’abbigliamento, l’industria del legno e dei mobili, il settore degli impianti antincendio, e il settore dello sport e dei giochi. Sulla base di tali competenze, provvisoriamente assegnate alla sede di Parigi, circa due terzi delle cause al momento pendenti presso la sede di Parigi della Divisione Centrale sarebbero state di competenza della sede milanese.

Quando un nuovo fenomeno assume dimensioni considerevoli, diventa imprescindibile l’istituzione di un sistema di regole, e il fenomeno dell’influencer marketing reclamava ormai da tempo un intervento normativo.

Con un “primo grande passo”, così come definito dalla stessa Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni nel relativo comunicato stampa (disponibile qui), il Consiglio dell’ AGCOM – con relatore il presidente Giacomo Lasorella – in occasione della riunione tenutasi lo scorso 10 gennaio ha approvato all’unanimità nuove Linee Guida per gli influencer. Come sottolineato dall’Autorità, il progetto era in fase di sviluppo da tempo. La delibera 178/23/CONS, relativa all’“Avvio della consultazione pubblica relativa alle misure volte a garantire il rispetto, da parte degli influencer, delle disposizioni del Testo unico sui servizi di media audiovisivi” (disponibile qui), risale infatti al 13 luglio scorso. L’AGCOM anticipa così l’imminente intervento di regole ad hoc, volte a garantire l’assimilazione degli influencer ai fornitori di servizi media audiovisivi e la conseguente conformità di questi alle già vigenti disposizioni del Testo unico sui servizi di media audiovisivi (Tusma).

Stante l’intento di rivolgersi a chi svolge tale attività in modo strutturato e professionale, le nuove Linee Guida definiscono il proprio ambito di applicazione come limitato agli influencer operanti in Italia che vantino almeno un milione di follower complessivi sulle varie piattaforme e che su almeno una di queste abbiano ottenuto un valore di engagement rate medio pari al 2%, ossia che abbiano suscitato reazioni da parte degli utenti, tramite commenti o like, in almeno il 2% dei contenuti pubblicati. Per gli influencer che invece, pur rientrando nella categoria, non soddisfino tali parametri, si applicheranno comunque le norme già vigenti, ivi incluse la disciplina del copyright e della pubblicità commerciale.

Le disposizioni delle nuove Linee Guida si concentrano su misure relative alle comunicazioni commerciali, alla salvaguardia dei diritti fondamentali della persona, dei minori e dei valori dello sport, prevedendo un meccanismo di richiami e ordini volti alla rimozione o adeguamento dei contenuti. In particolare, in caso di contenuti che includano l’inserimento di prodotti commerciali, gli influencer saranno tenuti a evidenziare la natura pubblicitaria del contenuto pubblicato apponendovi una scritta, la quale dovrà essere “prontamente e immediatamente riconoscibile”.

Le Linee Guida prevedono, inoltre, l’avvio di un tavolo tecnico per l’adozione di un “codice di condotta” che definisca le misure a cui gli influencer dovranno attenersi, nel rispetto dei principi precedentemente indicati. In primis, sarà implementato un sistema di trasparenza, affinché gli influencer siano “facilmente individuabili e contattabili”. Il tavolo sarà aperto anche a soggetti che “solitamente non rientrano nel perimetro normativo e regolamentare dell’Autorità”, quali gli operatori che curano i rapporti tra i protagonisti dei social media e le aziende, agenzie e intermediari. L’intenzione dell’Autorità è chiaramente quella di indirizzare fin dall’origine l’azione degli operatori del settore in modo informato e chiaro, prevenendo futuri inadempimenti alle regole.

La decisione (disponibile qui) è l’ultima di una serie di pronunce scaturite da due domande di brevetto depositate presso l’Ufficio Brevetti del Regno Unito (UKIPO) dal Dott. Stephen Thaler, nelle quali veniva designato come unico inventore il sistema di intelligenza artificiale “DABUS”, di proprietà dello stesso Dott. Stephen Thaler.

Le due domande erano state inizialmente respinte dall’UKIPO nel 2019 (decisione disponibile qui), sostenendo che il Dott. Thaler non avesse rispettato l’Art. 13, comma 2, dell’UK Patents Act 1977 (il quale richiede al titolare della domanda di brevetto di indicare (a) la persona che ritiene essere l’inventore; nonché (b) i fatti costitutivi da cui deriverebbe il suo diritto alla concessione del brevetto).

La decisione dell’UKIPO era poi stata confermata dalla High Court of England and Wales (Marcus Smith J – disponibile qui) e dalla Corte d’Appello (Richard Arnold LJ ed Elisabeth Laing LJ, con il parere contrario di Colin Birss LJ – disponibile qui).

Nel rigettare il ricorso presentato dal Dott. Thaler, la Corte Suprema del Regno Unito ha quindi confermato le decisioni dei tribunali inferiori, concludendo che – ai sensi dell’UK Patents Act 1977 – soltanto una “persona fisica” può essere designata come inventore (cfr. §§ 54-73).

Segnatamente, anche a prescindere dal predetto e già insormontabile ostacolo, la Corte ha anche ribadito che non esiste alcun principio che consenta al Dott. Thaler di derivare da DABUS alcun diritto sulle domande di brevetto depositate. Nel farlo, i giudici hanno respinto anche la richiesta del Dott. Thaler di applicare l’istituto inglese dell’accessione, che secondo la Corte opererebbe soltanto in relazione a beni materiali (cfr. §§ 74-90).

Questa decisione, il cui contenuto era ampiamente previsto, non fa che confermare l’approccio sostanzialmente adottato in tutte le principali giurisdizioni in cui il Dott. Thaler ha condotto simili esperimenti (ivi incluse le decisioni adottate dall’USPTO e dall’EPO, con l’eccezione del Sud Africa che ha invece accettato le domande di brevetto depositate dal Dott. Thaler).


ENGLISH VERSION

DABUS case: UK Supreme Court rejects appeal by Dr. Thaler and confirms that an artificial intelligence product cannot be named inventor under the UK Patents Act 1977

The decision (available here) is the final chapter of legal proceedings which arose after Dr. Stephen Thaler, creator and owner of the artificial intelligence product named “DABUS”, filed two UK patent application at the UK Intellectual Property Office, naming DABUS as the sole inventor of both.

The two applications were rejected by the UKIPO in 2019 (decision available here), holding that Dr. Thaler had failed to comply with Section 13(2) of the UK Patents Act 1977, which requires the patent applicant to identify (a) “the person whom he believes to be the inventor”; and (b) the “derivation of his right to be granted the patent”.

The decision of the UKIPO was later confirmed by the High Court of England and Wales (Marcus Smith J – available here) and by the Court of Appeal (Richard Arnold LJ and Elisabeth Laing LJ, with dissenting opinion by Colin Birss LJ – available here).

Dismissing the appeal by Dr. Thaler, the UK Supreme Court confirmed the lower courts’ rulings, concluding that an inventor under the UK Patents Act 1977 must be a “natural person” and therefore DABUS – a software program – cannot be named inventor in a UK patent application (cf. §§ 54-73).

Additionally and importantly, regardless of the above insurmountable obstacle to the possibility for a software program to be indicated as the named inventor in a patent application, the Court also clarified that there would be no legal doctrine under which Dr. Thaler could derive from DABUS any rights on the patent applications filed. In doing so, the Court rejected Dr. Thaler’s request to apply the doctrine of accession, which the Court stated only operates in relation to tangible properties (cf. §§ 74-90).

This decision, which was largely anticipated, substantially confirms the approach which was taken in all other major jurisdictions where Dr. Thaler and his team have run similar test cases (including at the USPTO and EPO – the only exception being South Africa, where Dr. Thaler obtained registration).

At the end of November 2023, EUIPO and DG TAXUD published their annual report setting out the results achieved in the EU enforcement of IP rights. The report (available here) includes crucial information on the EU border and EU internal market detention of goods during 2022.

In relation to detentions at EU borders, data were reported by the customs authorities of the Member States via the COPIS system, i.e., the anti-counterfeit and anti-piracy information system, while the enforcement authorities of 24 Member States collected data on the detentions within the internal market through the IP Enforcement Portal (IPEP).

Detentions at the EU borders

Compared to 2021 the number of border detentions decreased by approximately 15%, as did the number of products detained (approximately 40% less). On the other hand, the estimated value of the detained goods increased by almost Euro 100 million (from Euro 847 million in 2021 to Euro 943 million in 2022).

With regard to the categories of the detained products, the highest number of goods detained were cheaper products. These categories included packaging material, toys, clothing, labels, tags and stickers.

Procedures instigated as a result of detentions, on the other hand, related mainly to more common consumer products, such as clothing and footwear, and luxury goods, such as bags, wallets, jewellery and watches. In 2022, however, the number of procedures decreased by approximately 21% compared to 2021. There were in fact approximately 125,000 procedures in 2021 while only 99,000 in 2022.

As regards the countries of origin of the detained products, China was at the top of the list followed by Turkey and Hong Kong. The categories of goods most detained and coming from these countries were packaging material, clothing and mobile phone accessories.

Finally, the ratio of reported detentions of counterfeit goods to the total number of equivalent imported goods that crossed the EU borders is significant: in 2022, approximately Euro 0.44 of counterfeit products were detained per Euro 1,000 of equivalent imported goods.

Detentions in the EU internal market

Contrary to the detentions at the EU borders, the total number of goods detained within the EU internal market increased by approximately 14 million compared to 2021. The figures were 67 million in 2022, and 53 million in the 2021. On the other hand, the value of detained goods decreased by Euro 27 million, i.e. 2% less than the previous year.

The main categories of detained goods were games, cigarettes, packaging material, toys and, lastly, recorded CDs/DVDs.

The top six Member States accounted for almost 97% of the total detentions within the internal market. Among these, Italy ranks first with more than half of the detentions made in 2022 (almost 63% of the total number of detained articles, corresponding to 55% of the total estimated value of the detained goods).

Conclusions

Finally, the report shows the aggregated data on detentions (at EU borders and within the EU internal market). More precisely, in 2022, approximately 86 million fake articles were detained and thus did not enter the EU market (2% less than in 2021), corresponding to a total estimated value of approximately Euro 2 billion (a 3% increase over the previous year).

Trademarks were the main IP rights infringed (EU, national and/or international), while the five most detained categories of goods were games, packaging material, toys, cigarettes and recorded CDs/DVDs.

With almost 50% of the total detained products (both at the EU borders and in the EU internal market), equal to over 33% of the total value, Italy recorded the highest individual share in terms of volume, thus maintaining its leading position as the most active country in Europe taking action to fight counterfeiting in the European Union. It is clear is that the current customs monitoring and detention tools for the protection of IP rights, in the European and Italian markets, serve a useful and effective purpose.


VERSIONE ITALIANA

I sequestri di merci contraffatte in Unione Europea: il bilancio del 2022

A fine novembre, l’EUIPO e la DG Fiscalità e Unione Doganale hanno pubblicato il report annuale relativo ai risultati ottenuti nella tutela dei diritti IP da parte dell’Unione Europea. La relazione (disponibile qui) riporta le principali informazioni relative ai sequestri di merci effettuati alle frontiere e nel mercato interno nel corso del 2022.

I dati sono stati segnalati, per quanto riguarda i sequestri alle frontiere, dalle autorità competenti degli Stati Membri mediante il sistema di informazione anticontraffazione e antipirateria COPIS e, in relazione ai sequestri nel mercato interno, dalle autorità di contrasto di 24 dei 27 Stati membri mediante l’IP Enforcement Portal (IPEP).

Sequestri effettuati alle frontiere

Il numero dei sequestri è diminuito di circa il 15% rispetto al 2021, così come si è ridotto il numero di articoli oggetto di sequestro (circa il 40% in meno). È, invece, aumentato il valore delle merci sottoposte a sequestro: si è infatti registrato un incremento di quasi 100 milioni di Euro (si è passati da 847 milioni nel 2021 a 943 milioni nel 2022).

Per quanto riguarda la tipologia di prodotti oggetto dei sequestri, anche per il 2022 i prodotti più economici sono stati tra i più sequestrati. Tra questi ritroviamo materiale da imballaggio, giocattoli, abbigliamento, altre bevande, etichette, cartellini e adesivi.

I procedimenti giudiziari instaurati a seguito dei sequestri, invece, hanno riguardato principalmente prodotti di consumo comuni, come abbigliamento e calzature, e prodotti di lusso, come borse, portafogli, gioielli e orologi. Il numero di procedimenti avviati nel 2022 è, tuttavia, diminuito di circa il 21% rispetto all’anno precedente: si è passati infatti da circa 125.000 procedimenti instaurati nel 2021 a 99.000 nel 2022.

Per quanto riguarda i paesi di provenienza degli articoli sequestrati, i principali importatori di merci che violano diritti IP sono stati Cina, Turchia e Hong Kong. Le categorie di merci più soggette a sequestro provenienti da questi paesi sono risultate essere, rispettivamente, materiale da imballaggio, abbigliamento e accessori per telefoni cellulari.

Infine, significativo è il dato relativo al rapporto tra i sequestri di prodotti contraffatti segnalati e il numero complessivo di merci equivalenti importate che hanno attraversato le frontiere dell’UE: nel 2022 sono stati sequestrati circa 0,44 Euro di merci contraffatte per ogni 1000 Euro di merci equivalenti importate.

Sequestri nel mercato interno dell’Unione Europea

Contrariamente a quanto avvenuto per i sequestri effettuati alle frontiere, il numero complessivo di merci sequestrate nel mercato interno dell’UE è aumentato di circa 14 milioni rispetto al 2021 (67 milioni nel 2022 contro 53 milioni nell’anno precedente), mentre il valore delle merci sequestrate è diminuito (meno 27 milioni di Euro, ovvero il 2% in meno rispetto al 2021).

Le principali categorie di prodotti oggetto di sequestro sono state sigarette, materiale da imballaggio, giocattoli e, infine, CD/DVD registrati.

Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo hanno rappresentato quasi il 97% del totale dei sequestri effettuati nel mercato interno. Tra questi, il primo posto spetta all’Italia, responsabile di oltre la metà dei sequestri effettuati nel 2022 (quasi il 63% del numero complessivo di articoli sequestrati, pari al 55% del valore totale stimato delle merci oggetto di sequestro).

Conclusioni

Il report riporta infine i dati aggregati (sequestri alle frontiere e nel mercato interno dell’UE).

In particolare, nel 2022, sono stati sequestrati e quindi non immessi in commercio nell’UE circa 86 milioni di articoli falsi (il 2% in meno rispetto al 2021), per un valore complessivo di circa 2 miliardi di Euro (il 3% in più rispetto all’anno precedente).

I principali diritti IP violati sono stati i marchi (dell’Unione Europea, nazionali e/o internazionali), mentre le cinque categorie di prodotti più sequestrate sono state i giochi, il materiale da imballaggio, i giocattoli, le sigarette e i CD/DVD registrati.

Nota di merito per l’Italia che, con quasi il 50% del totale dei prodotti sequestrati (sia alle frontiere che nel mercato interno), pari al 33% del valore totale, si è aggiudicata la quota individuale più elevata a livello di volume, mantenendo così il primato nell’Unione Europea. Si conferma così l’utilità e l’efficacia degli strumenti di monitoraggio doganale e sequestro ai fini della protezione dei diritti IP, nel mercato europeo e in quello nazionale italiano.