AUTHORITY INVESTIGATION INTO SHEIN

On 25 September 2024, the Italian Competition and Market Authority (“AGCM” or the “Authority”) launched an investigation against the Chinese fast-fashion giant Shein over alleged misleading or omissive environmental messages contained in its Italian website (managed by the Irish company Infinite Styles Services CO. Limited, which is formally the party of the investigation).

More in detail, the Authority holds that Shein’s use of “generic, vague, imprecise” claims over the quality of the products and their environmental impact and recyclability aimed at creating the impression that the garments and manufacturing are sustainable might mislead consumers.

The Authority also notes that the sustainability messages and efforts that Shein passes are at odds with its nature as a “fast or super-fast fashion” brand, which drops on the market hundreds of new cheaply made items each week, and the greenhouse gas emissions reported in the ESG reports of 2022 and 2023 (which increased of 80% from 2022 to 2023).

GREENWASHING: CURRENT AND FUTURE REGULATION

In the context of a growing consumers’ awareness towards climate change and related issues, regulators are making serious efforts to tackle greenwashing. In fact, by the next couple of years, alleged unreliable and unsubstantiated environmental messages might be condemned under Directive (EU) 2024/825 as regards empowering consumers for the green transition through better protection against unfair practices and through better information entered into force on 28 February 2024, but which will be applicable starting from 27 September 2026.

Directive (EU) 2024/825, by amending Directive 2005/29/CE and Directive 2011/83/EU, inserts among misleading actions:

  • any false, untruthful or deceiving information on the environmental characteristics of a product and its circularity aspects, such as durability, reparability or recyclability;
  • making an environmental claim related to future environmental performance without clear, objective, publicly available and verifiable commitments set out in a detailed and realistic implementation plan that includes measurable and time-bound targets and other relevant elements necessary to support its implementation, such as allocation of resources, and that is regularly verified by an independent third party expert, whose findings are made available to consumers;
  • advertising benefits to consumers that are irrelevant and do not result from any feature of the product or business;

and among unfair commercial practices:

  • displaying a sustainability label that is not based on a certification scheme or not established by public authorities;
  • making a generic environmental claim for which the trader is not able to demonstrate recognised excellent environmental performance relevant to the claim;
  • making an environmental claim about the entire product or the trader’s entire business when it concerns only a certain aspect of the product or a specific activity of the trader’s business;
  • claiming, based on the offsetting of greenhouse gas emissions, that a product has a neutral, reduced or positive impact on the environment in terms of greenhouse gas emissions.

In the framework of strategic initiatives and action policies adopted by the European Union on greenwashing and circular economy, Directive (EU) 2024/825 will be complemented by a Directive on Green Claims, which will provide more specific rules on environmental claims. The Directive on Green Claims is still a proposal, but we gave deeper preliminary insights on it here.

THE UK PRECEDENT IN THE FASHION SECTOR

The Italian Authority followed the steps of the British Competition Markets Authority (“CMA”), which earlier this year closed an investigation launched into three major fashion retailers (Asos, Boohoo and Asda) about their eco-friendly claims. The three businesses signed formal agreements to use only accurate, specific and clear green claims. The undertakings are listed here.

Among the changes to look forward from the upcoming review of the 2002 Community Design Regulation (“CDR”), which has been endorsed by the Parliament and awaits formal approval by the Council before entering into force, one lies under Art. 1(126) of the current draft proposal (text available here, state of approval here). Despite not being discussed in the explanatory memorandum, the new Regulation looks to remove the second sentence of Art. 110a(5) CDR, which is currently in force and provides as follows:

“Pursuant to Article 11, a design which has not been made public within the territory of the Community shall not enjoy protection as an unregistered Community design”

This provision was added to the CDR among the many changes made to EU legislation in the context of the Treaty of Accession of the ten countries that joined the EU on 1 May 2004 (Czech Republic, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Poland, Slovenia, Slovakia – full text here). Since its introduction, it has caused an inconsistency between the making available of unregistered community designs (“UCDs”) for the purposes of obtaining the three-year protection provided upon first disclosure (Art. 11 CDR) and destroying/maintaining novelty, which is required to obtain registered/unregistered design protection in the first place (cf. Art. 11 CDR combined with Articles 4, 5 and 7 CDR).

More specifically, as the law currently stands, first time disclosure outside the EU does not give rise to an unregistered design right (as it would if the same design were disclosed “within the Community”), but does destroy novelty, both for the purposes of later seeking an EU registration and/or obtaining a UCD by subsequently disclosing the design within the EU. While the consequence for obtaining registration is mitigated by the one-year grace period provided under Art. 7(2) CDR, unregistered protection is lost without remedy.

The discrepancy, which has been deemed “protectionist” and in breach of Art. 3(1) TRIPS (national treatment), lies in the fact that – by virtue of Art. 110a(5) CDR – the CDR disregards foreign disclosures for the purposes of awarding unregistered protection, but contains no equivalent provision for preserving novelty. As a result, products launched outside the EU – such as in one of the many trade fairs taking place in Asia, the USA or, following Brexit, the UK – are de facto deprived of unregistered design rights (the novelty of a design disclosed abroad could still be saved if one were able to argue that the design disclosed could not “reasonably have become known in the normal course of business to the circles specialized in the sector concerned, operating within the Community” (Art. 7 CDR). Room for this defence however appears minimal).

Throughout the years, attempts have been made to question the interpretation of Art. 110a(5) CDR to try to fix the issue, unsurprisingly without success. In 2008, the German Federal Court of Justice (“Bundesgerichtshof” – BGH) refused to refer the matter to the CJEU, stating that the wording of Art. 110a(5) CDR left no room for interpretation (cf. decision of 9 October 2008 in case I ZR 126/06 (“Gebäckpresse”), [28]-[30], where the BGH held that an application for registered design in China had destroyed novelty for the purposes of subsequently claiming UCD). The issue was then raised again before HHJ Hacon, in the UK, who referred interpretation of Art. 110a(5) CDR to the CJEU in Beverly Hills Teddy Bear Company v PMS International Group Plc [2019] EWHC 2419 (IPEC) (17 September 2019) – available here. The dispute, which concerned toys first disclosed at a trade fair in Hong Kong, was however settled before the CJEU could provide clarity on the matter (here).

As anticipated, the upcoming Regulation on European Union designs should address this loophole by removing Art. 110a(5) altogether. Notably, a minor inconsistency will remain between the wording regarding disclosure under Art. 7(1) and 11(1) CDR, as the latter will still refer – for unregistered design protection – to making available to the public “within the Community” (but not within “the territory” of the Community, as does Art.110a(5) CDR). The relevance, if any, that the Courts will attribute to this, following reform of the CDR, remains to be seen.

Until then, designers should be mindful of the existing legal framework when planning first disclosure of their next creation, ensuring that they seek registration if they intend to launch their products outside of EU territory (either before they do so or within the one year grace period provided under Art. 7(2) CDR), especially for products that they expect will have significant market potential within the EU.

Image source: https://commission.europa.eu/topics/strengthening-european-competitiveness/eu-competitiveness-looking-ahead_en

Today more than ever, Europe is focused on sustainable prosperity and competitiveness. Its institutions aim at creating an environment in which businesses can thrive and people can prosper.

It is with this goal ahead that the European Commission tasked Mario Draghi – former President of the European Central Bank and former Italian Prime Minister – to draft a report of his vision of the future of European competitiveness and innovation.

The vast report, available here, deals in the first part with the policies to be adopted in ten major areas of the European economy (energy, critical raw materials, digitalization and advanced technologies, high-speed/capacity broadband networks, computing and AI, semiconductors, energy-intensive industries, clean technologies, automotive, defence, space, pharma and transport). In the second part, the report sets out a number of horizontal policies aimed at accelerating innovation, closing skills gap, sustaining investment, revamping competition and strengthening governance.

In this context, and more specifically in relation to the goal of accelerating innovation, Draghi stressed the need to achieve a more favorable and simpler regulatory ecosystem for innovative companies, underlining repeatedly throughout the report the fundamental role of patents and in general of IP rights protection to sustain innovation. Draghi also noted that the Unitary Patent system is a key tool to achieve such an innovative ecosystem.

In the words of the report, “Fully adopting the Unitary Patent system in all EU Member States would reduce patent application costs, offer broader and uniform territorial protection of IPR for patent holders, and limit litigation uncertainty through the jurisdiction of the Unified Patent Court. To support the uptake of the EU Unitary Patent system and promote the protection of Intellectual Property Rights, training programmes for IPR professionals should be enhanced and possibly subsidized”.

To date, 24 Member States have signed the Agreement on a Unified Patent Court (UPCA), while only 18 Member States have ratified it (Romania just joined the system on 1 September 2024). Ireland is the likely next country to join, although the referendum necessary for the ratification of the UPCA has been deferred to an unknown date.

The emphasis on the Unified Patent system in Draghi’s report not only reaffirms the willingness of the European institutions to continue to support the new court and to work together with the Member States to ensure the adoption and implementation of the UPCA throughout the EU, but also again confirms the relevance of effective and efficient patent protection for the competitiveness of European businesses.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata, a gennaio di quest’anno, sul tema della tutela dei diritti esclusivi conferiti dal marchio e, nello specifico, sull’ambito di applicazione dell’uso referenziale del marchio nel settore dei pezzi di ricambio per automobili.

I FATTI DI CAUSA

Il caso concerneva la promozione e commercializzazione di griglie per radiatori, quali pezzi di ricambio non originali per autoveicoli Audi, contenenti un elemento progettato per il fissaggio dell’emblema di Audi la cui forma riproduceva il marchio figurativo di titolarità di Audi stessa.

Lamentando la riproduzione del proprio marchio figurativo su pezzi di ricambio non originali, Audi conveniva in giudizio il venditore delle suddette griglie per radiatori affinché il Tribunale regionale di Varsavia inter alia vietasse la loro pubblicazione, importazione, offerta in vendita e commercializzazione.

Nel contesto di tale procedimento venivano sottoposte alla Corte di Giustizia alcune domande pregiudiziali vertenti sull’estensione del diritto conferito al titolare di un marchio dell’Unione europea di vietare a terzi che operano nel settore dei pezzi di ricambio l’uso nel commercio di un segno identico o simile al proprio marchio.

L’INTERPRETAZIONE DELLA NORMATIVA RILEVANTE OFFERTA DALLA CORTE DI GIUSTIZIA

Ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento 2017/1001 (infra, anche solo RMUE), il titolare di un marchio dell’Unione europea gode del diritto esclusivo di vietare a terzi l’uso nel commercio (i) di qualsiasi segno identico al proprio marchio in relazione a prodotti o servizi identici a quelli per i quali il marchio è stato registrato, (ii) di un segno che, a motivo della sua identità o somiglianza con il marchio e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti da tale marchio e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico, (iii) nonché di un segno identico o simile al marchio, anche per prodotti o servizi non simili a quelli coperti da registrazione, se il marchio gode di notorietà nell’Unione e l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio oppure rechi pregiudizio agli stessi.[1]

Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, il suddetto diritto può essere esercitato ove il terzo faccia uso del segno “nel commercio”, vale a dire nel contesto di un’attività commerciale finalizzata a un vantaggio economico[2] , e ove tale uso pregiudichi o possa pregiudicare una o più funzioni del marchio (tra le quali sono annoverate la funzione essenziale di garantire l’identità di origine del prodotto o servizio, la funzione di garanzia della qualità del prodotto o servizio e le funzioni di comunicazione, investimento e pubblicità).

La Corte di Giustizia rileva che nel corso del procedimento a quo è stato accertato (i) che le griglie per radiatori non sono prodotti provenienti dal titolare del marchio e non sono state immesse nel commercio con il suo consenso, (ii) che la forma dell’elemento progettato per il fissaggio dell’emblema di Audi è identica o simile al marchio figurativo di Audi e (iii) che la sua apposizione sulle griglie per radiatori ai fini della loro commercializzazione rappresenta un uso nel commercio del segno.

La Corte prosegue poi la propria analisi constatando che l’elemento per il fissaggio dell’emblema, riproduttivo del marchio di Audi, è collocato sulla griglia per radiatori in modo tale che, fino a quando l’emblema di Audi non è fissato, il segno identico o simile a tale marchio è visibile per il pubblico di riferimento. A parere della Corte, “un fatto del genere è tale da concretizzare l’esistenza di un collegamento materiale tra questo stesso pezzo, che un terzo importa, pubblicizza e propone in vendita, e il titolare del marchio AUDI”.[3]

Ciò detto, nel settore della produzione e commercializzazione dei pezzi di ricambio, occorre conciliare l’interesse alla tutela dei diritti di proprietà industriale (incluso quello di marchio) con la necessità di preservare una concorrenza non falsata tra costruttori di autoveicoli e venditori di pezzi di ricambio non originali, nonché con l’interesse dei consumatori a poter scegliere tra l’acquisto di pezzi di ricambio originali e l’acquisto di pezzi non originali.

Nella legislazione in tema di disegni e modelli, questa esigenza di bilanciamento tra opposti interessi ha tra l’altro portato all’introduzione della cosiddetta clausola di riparazione di cui all’art. 110 del Regolamento 6/2002[4], in virtù della quale è esclusa la protezione quale disegno o modello comunitario per un disegno o modello che costituisca una componente di un prodotto complesso utilizzato allo scopo di consentire la riparazione di tale prodotto complesso al fine di ripristinarne l’aspetto originario. L’ambito di applicazione della suddetta clausola è tuttavia limitato ai soli disegni o modelli comunitari, non contemplando il Regolamento 2017/1001 sul marchio dell’Unione europea alcuna disposizione analoga al suddetto art. 110 ed essendone esclusa l’applicazione per analogia al diritto dei marchi.[5]

Tuttavia, pur ribadendo il principio della stretta applicabilità della clausola di riparazione ai soli disegni o modelli, la Corte di Giustizia chiarisce che ciò non esclude che l’obiettivo di preservare una concorrenza non falsata trovi riconoscimento anche nel settore dei marchi. Rileva a tal fine, per esempio, l’art. 14 RMUE che, in specifiche situazioni ivi espressamente indicate, limita il diritto del titolare di un marchio dell’Unione europea di opporsi all’uso da parte di un terzo di un segno identico o simile a detto marchio.

Tra le circostanze contemplate dall’art. 14 RMUE viene menzionato anche il cosiddetto uso referenziale del marchio, vale a dire l’uso in commercio del marchio per identificare o fare riferimento a prodotti o servizi propri del titolare di tale marchio, specie se tale uso è necessario per contraddistinguere la loro destinazione, in particolare come accessori o pezzi di ricambio (cfr. art. 14, par. 1, lett. c) RMUE). Legittimare l’uso del marchio a fini referenziali significa consentire ai fornitori di prodotti o di servizi complementari a quelli offerti dal titolare di un marchio di utilizzare tale marchio al fine di informare, in modo comprensibile e completo, il pubblico sulla destinazione del prodotto commercializzato o del servizio offerto e quindi “sul nesso utilitaristico esistente tra i loro prodotti o i loro servizi e quelli del suddetto titolare del marchio”.[6]

Ciò premesso, occorre quindi stabilire se l’uso del marchio di Audi sulle griglie per radiatori oggetto del procedimento a quo possa o meno qualificarsi come uso referenziale del marchio altrui.

A parere della Corte di Giustizia, l’uso del marchio figurativo di Audi oggetto del procedimento a quo non può qualificarsi alla stregua di un uso referenziale del marchio, in quanto la scelta della forma dell’elemento progettato per il fissaggio dell’emblema di Audi è guidata dalla volontà di commercializzare una griglia per radiatori che riproduca il più fedelmente possibile quella originale, non dalla necessità reale di contraddistinguere la destinazione del pezzo di ricambio.

In altre parole, l’apposizione sui pezzi di ricambio di un segno che riproduce il marchio figurativo di Audi eccede l’uso a scopo di riferimento nella misura in cui non è finalizzata ad informare i consumatori che detti pezzi di ricambio sono destinati ad essere integrati nei prodotti di Audi. Ed è assolutamente irrilevante che oggetto del presente procedimento sia un elemento di un pezzo di ricambio per autoveicoli, poiché il Regolamento 2017/1001, al contrario della disciplina sul disegno o modello comunitario, non opera alcuna distinzione in base al settore merceologico di riferimento.

CONCLUSIONE

In conclusione, nella misura in cui l’uso di un marchio dell’Unione europea di titolarità altrui non persegue una funzione strettamente identificativa della reale destinazione del prodotto o servizio (unico interesse che trova tutela nell’art. 14, par. 1, lett. c) RMUE), il titolare di tale marchio potrà legittimamente vietare a terzi l’uso nel commercio di un segno identico o simile al proprio marchio, anche ove essi operino nel settore dei pezzi di ricambio.

[1] Cfr. sentenza del 2 aprile 2020, Coty Germany, C‑567/18, EU:C:2020:267, punto 31.

[2] Cfr. sentenza del 12 novembre 2002, Arsenal Football Club, C‑206/01, punto 40; sentenza del 23 marzo 2010, Google France e Google, da C‑236/08 a C‑238/08, EU:C:2010:159, punto 50.

[3] Cit. par. 40 della sentenza in commento, 25 gennaio 2024, Audi, C-334/22, EU:C:2024:76.

[4] Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari.

[5] Cfr. ordinanza del 6 ottobre 2015, Ford Motor Company, C‑500/14, EU:C:2015:680, punti 39, 41 e 42.

[6] Cit. punto 54 della sentenza di commento. Sul punto si vedano anche: sentenza del 17 marzo 2005, Gillette Company e Gillette Group Finland, C‑228/03, EU:C:2005:177, punti 33 e 34; sentenza dell’11 gennaio 2024, Inditex, C‑361/22, EU:C:2024:17, punto 51.

Con decisione del 5 giugno 2024, il Tribunale dell’UE ha fornito importanti chiarimenti sull’uso di un marchio in relazione a specifici prodotti e servizi registrati.

Fatti del procedimento

Nell’aprile 2017 è stata presentata una domanda di decadenza per non uso del marchio UE n. 62638 “BIG MAC” di titolarità di McDonald’s International Property Co. Ltd (“McDonald’s”).

La domanda ha avuto ad oggetto i seguenti prodotti e servizi nelle classi 29, 30 e 42, relativi a vari prodotti alimentari e servizi di ristorazione:

  • Classe 29: Alimenti a base di carne, maiale, pesce e pollame, panini imbottiti a base di carne, panini imbottiti a base di pesce, panini imbottiti a base di carne di maiale, panini imbottiti a base di pollo, frutta e ortaggi conservati e cotti, uova, formaggi, latte, prodotti a base di latte, sottaceti, dolci;
  • Classe 30: Panini imbottiti, panini imbottiti a base di carne, panini imbottiti a base di carne di maiale, panini imbottiti a base di pesce, panini imbottiti a base di pollo, biscotti, pane, dolci, biscotteria, cioccolato, caffè, succedanei del caffè, tè, senape, semola di avena, pasticceria, salse, condimenti, zucchero;
  • Classe 42: Servizi prestati da ristoranti o riguardanti la gestione e il franchising di ristoranti e di altri locali o strutture destinati alla fornitura di cibi e bevande per il consumo e per strutture drive-in; preparazione di alimenti da asporto; progettazione dei suddetti ristoranti, locali e strutture per terzi; pianificazione della costruzione e consulenza per la costruzione di ristoranti per terzi.

L’11 gennaio 2019, la Divisione di Annullamento EUIPO ha accolto la domanda e ha dichiarato decaduti i diritti di McDonald’s in relazione a tutti i summenzionati prodotti e servizi.

Su ricorso di McDonald’s, il 14 dicembre 2022, la Commissione di Ricorso EUIPO ha annullato la decisione della Divisione di Annullamento, ritenendo che le prove fornite da McDonald’s dimostrassero l’estensione dell’uso del marchio contestato per parte dei prodotti e servizi contestati, ossia:

  • Classe 29: Alimenti a base di carne e pollame; panini imbottiti a base di carne; panini imbottiti a base di pollo;
  • Classe 30: Panini imbottiti, panini imbottiti a base di carne, base di pollo;
  • Classe 42: Servizi prestati da ristoranti o riguardanti la gestione e il franchising di ristoranti e di altri locali o strutture destinati alla fornitura di cibi e bevande per il consumo e per strutture drive-in; preparazione di alimenti da asporto.

La decisione della Commissione di Ricorso è stata impugnata dinanzi al Tribunale adducendo che le prove fornite da McDonald’s fossero insufficienti a dimostrare l’uso effettivo del marchio contestato in relazione a

(i) “panini imbottiti a base di pollo” e “alimenti a base di pollame” in Classe 29;

(ii) “alimenti a base di carne” in Classe 29 e “panini imbottiti” in Classe 30;

(ii) i servizi rivendicati in Classe 42 .

La decisione del Tribunale

Nell’esaminare il ricorso e la documentazione presentata nel corso del procedimento, il Tribunale ha ritenuto:

(i) Insufficiente l’uso per “panini imbottiti a base di pollo” e “alimenti a base di pollame”

Le prove depositate da McDonald’s in merito ai “panini imbottiti a base di pollo”, consistenti in stampe di manifesti pubblicitari, screenshot di uno spot televisivo trasmesso in Francia nel 2016 e screenshot dell’account Facebook di McDonald’s Francia del 2016, non fornivano chiare indicazioni sulle quantità, regolarità e ricorrenza della distribuzione dei prodotti, in quanto tali documenti

  • non contenevano alcuna indicazione sui prezzi di vendita di tali prodotti;
  • non contenevano alcuna informazione specifica sui dati di vendita;
  • non contenevano alcuna chiara indicazione della data in cui i manifesti pubblicitari e i pannelli dei menu erano stati diffusi al pubblico o della data di commercializzazione dei prodotti in questione;
  • si riferivano a un solo anno (cioè il 2016).

Il Tribunale ha inoltre ricordato che la decisione della Commissione di Ricorso aveva ritenuto provato l’uso per “alimenti a base di pollame” sulla base della prova dell’uso per “panini imbottiti a base di pollo”. Tenuto conto però che il Tribunale ha ritenuto non provato l’uso per “panini imbottiti a base di pollo”, il Tribunale ha di conseguenza annullato la decisione impugnata con riferimento a “alimenti a base di pollame”.

(ii) Sufficiente l’uso per “alimenti a base di carne” e “panini imbottiti”

Ritenuto che McDonald’s ha fornito la prova dell’uso effettivo del marchio contestato in relazione ai “panini imbottiti a base di carne”, il Tribunale ha considerato provato l’uso anche per “alimenti a base di carne” e “panini imbottiti”. Il Tribunale ha infatti ritenuto che tali categorie di prodotti non potessero essere suddivise in ulteriori sottocategorie, non costituendo una categoria di prodotti sufficientemente ampia e avendo il medesimo uso o scopo, trattandosi di alimenti contenenti carne, destinati a essere consumati e a soddisfare esigenze nutrizionali specifiche.

(iii) Insufficiente l’uso per i servizi in Classe 42

Il Tribunale ha riconosciuto che la decisione della Commissione di Ricorso aveva commesso un errore di valutazione nell’interpretare i servizi registrati come servizi di ristorazione (fast-food) per fornire alimenti e bevande ai clienti, in quanto:

  • “il significato letterale dei termini che compongono i servizi interessati non si riferisce alla nozione di servizi di ristorazione nell’ambito dei quali prodotti alimentari e prodotti bevande verrebbero forniti ai clienti, ma per supportare servizi destinati ai professionisti della ristorazione, come i servizi relativi alla gestione o al funzionamento di un ristorante, poiché si tratta, da un lato, di servizi forniti o legati alla gestione di ristoranti e altri esercizi o infrastrutture di questo tipo e, dall’altro, di servizi legati alla preparazione di cibi da asporto”

Tanto premesso, il Tribunale, dopo aver esaminato gli elementi di prova presentati da McDonald’s, ossia

  • fotografie delle confezioni utilizzate per panini a base di carne;
  • fotografie di brochure promozionali;
  • schermate dei siti web e dell’account Facebook di McDonald’s;
  • screenshot di spot televisivi e di video su YouTube;
  • fotografie di menu utilizzati nei ristoranti McDonald’s;
  • sondaggi;
  • articoli di giornali e riviste ed estratti di articoli dell’enciclopedia online Wikipedia;
  • una lettera del Direttore Generale di un’associazione tedesca di datori di lavoro e di categoria nel settore delle catene di ristorante;

ha ritenuto che nessuno di tali elementi di prova si riferisse ai servizi in questione, anche se intesi come servizi di fast-food, provando che il marchio è utilizzato esclusivamente in relazione a “panini a base di carne”. Pertanto, a giudizio del Tribunale, le prove non dimostrano un uso effettivo per i servizi di ristorazione rivendicati (ossia “servizi prestati da ristoranti o riguardanti la gestione e il franchising di ristoranti e di altri locali o strutture destinati alla fornitura di cibi e bevande per il consumo e per strutture drive-in; preparazione di alimenti da asporto”).

Alla luce di quanto precede, il Tribunale ha parzialmente accolto il ricorso, con ciò confermando che la portata della prova d’uso su determinati prodotti e servizi non può essere estesa a prodotti e servizi che, per quanto affini, non sono strettamente coperti dalla prova.

One year after the UPC was launched and the Local Division (“LD”) in Milan became operational, the Milan seat of the Central Division (“CD”) is now active, adding to the seats in Paris and Munich.

The Milan Central Division, located in via San Barnaba 50, 20122, is presided by Mr. Andrea Postiglione, an experienced judge at the Commercial Chamber of the Court of Rome and recently appointed as General Attorney at the Italian Supreme Court. Judge Andrea Postiglione took his oath in Milan on 21 June 2024, before the Presiding judge of the Milan LD Mr. Pierluigi Perrotti and at the presence of the other legally qualified judge of the Milan LD, Ms. Alima Zana.

Ms. Anna-Lena Klein, judge in the 21st Civil Chamber of the Regional Court of Munich and Ms. Marije Knijff, judge at the District Court of The Hague in the Netherlands, are the other two judges who will work alongside Mr. Postiglione at the CD in Milan. Additional information on the Judges at the Milan Central Division are available at this link.

What is going to change with the new UPC Central Division in Milan?

As a general rule, UPC Local and Regional divisions have jurisdiction over infringement actions, while Central Divisions deal with patent validity and non-infringement actions. There are also exceptions to this general rule on allocation of cases, such as infringement actions against defendants without offices within the territory of contracting states having a Local or Regional Division. This increases the flexibility for patentees, as the CD provides another layer of forum shopping in infringement cases where the main infringer is located outside the territory of contracting member states with a Local or Regional division. 

The distribution of cases within the Milan, Paris and Munich Central Divisions is guided by the International Patent Classification (IPC) of the patent in suit, which provides for a hierarchical system of language independent symbols for the classification of patents and utility models according to the different areas of technology to which they pertain.

Milan has jurisdiction over disputes relating to patents falling under class “A” of the aforementioned IPC concerning ‘Human Necessities‘, with the exclusion of patents with SPCs. The “A” class comprises a wide range of technologies in fields such as agriculture, foodstuffs, tobacco, personal or domestic articles, health, life saving and amusement, in addition to all technologies pertaining to medical or veterinary science and hygiene, sport, jewellery, wearing apparel and more.

These technology areas are particularly relevant for Italian and European businesses, and include sectors with high patent density and litigation volumes.

According to the UPC’s latest official data on the Court’s caseload, the Paris CD handled 39 cases (1 infringement action, 2 counterclaims for revocation, 35 revocation actions and 1 declaration of non-infringement action), and the Munich CD dealt with 5 cases (1 counterclaim for revocation and 4 revocation actions).

Had the Milan Central Division been operational from the beginning together with the Munich and Paris seats, approx. 2/3 of the cases handled by the Paris CD would have been filed before the Milan CD in accordance with the IPC class of the litigated patents.

Con la sentenza n. 2615/2024 del 4 marzo 2024, il Tribunale di Roma – Sezione Lavoro ha stabilito che l’influencer che opera in maniera stabile e continuativa è qualificabile come agente di commercio, con conseguente obbligo, per la società che lo ingaggia a scopi promozionali, di versare i contributi previdenziali alla Fondazione Enasarco (l’ente di previdenza di agenti e rappresentanti di commercio).

La ricorrente, società attiva nel commercio online di integratori alimentari, si era servita di alcuni influencer per la promozione dei propri prodotti sui social media, attribuendo loro anche un codice sconto personalizzato da condividere con i propri follower. L’inserimento del codice sconto al momento dell’acquisto avrebbe fruttato all’influencer ad esso associato un compenso a percentuale, in aggiunta al compenso fisso erogato per la pubblicazione dei contenuti.

All’esito di un’ispezione, Enasarco aveva accertato che i rapporti intercorrenti tra la società e gli influencer ingaggiati erano qualificabili come contratti di agenzia e aveva conseguentemente richiesto i contributi previdenziali ad essa dovuti e un pagamento sanzionatorio.

Avverso tale accertamento ispettivo la ricorrente ha proposto ricorso, non ritenendo sussistenti i presupposti di legge per inquadrare gli influencer quali agenti di commercio, ossia:

  • la stabile e continuativa promozione volta alla conclusione di contratti in una determinata zona e con riferimento ad una tipologia definita di potenziale clientela (art. 1742 c.c.). Infatti, secondo la ricorrente, l’attività di pubblicazione di contenuti sul web, seppur diretta ad attrarre vendite, non può essere considerata alla stregua dell’obbligazione dell’agente di promuovere la conclusione di contratti (a pena di inadempimento) e la non occasionalità del caso di specie era da ricondurre ad una “semplice convenienza economica”. Per la ricorrente si deve inoltre considerare che, con la modalità di promozione tipica dell’influencer, questi non ha un rapporto diretto col potenziale cliente, nei confronti del quale non svolge quindi una personale attività promozionale, né ha una zona e/o segmento commerciale ben precisi;
  • il vincolo di esclusiva (art. 1743 c.c.);
  • il dovere di rispettare le istruzioni del preponente (art. 1746 c.c.), dovere non pattuito nei contratti del caso di specie;
  • la retribuzione con provvigione (art. 1748 c.c.), perché la provvigione non è una prerogativa tipica solo della figura contrattuale dell’agenzia ed esistono diversi tipologie di compensi a percentuale che non sono provvigioni (es. le royalties);
  • il rispetto del termine di preavviso ex lege per il recesso (art. 1750 c.c.), termine non rispettato nei contratti del caso di specie.

Il Tribunale non ha però accolto le difese della ricorrente e ha concluso che l’influencer è qualificabile come agente di commercio.

Più nel dettaglio, ribaditi i caratteri essenziali dell’agenzia, ossia la continuità e la stabilità dell’attività dell’agente, il Tribunale ha rilevato che:

  • affinché si configuri un rapporto di agenzia occorre che vi sia un nesso di causalità tra l’opera promozionale dell’agente e la conclusione dell’affare, non intendendosi necessaria, quindi, ai fini della “promozione della conclusione di contratti” una effettiva ricerca del cliente o un atto con contenuto predeterminato (come, ad esempio, la propaganda o la predisposizione di contratti);
  • la mancata assegnazione di una specifica zona non può escludere che si configuri un contratto d’agenzia e, in ogni caso, per “zona designata” non deve intendersi solo la zona geografica, ma anche il segmento di mercato che, per l’influencer, è individuato dalla propria community;
  • nemmeno l’assenza del vincolo di esclusiva esclude che si abbia il contratto di agenzia, perché il diritto di esclusiva non è un elemento essenziale del contratto e può essere derogato dalle parti, così come il mancato rispetto del termine di preavviso, che non travolge né rende invalido il recesso e si risolve nell’automatica sostituzione della clausola nulla con la clausola imperativa che impone la concessione del preavviso.

Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto ravvisabile un rapporto stabile e non episodico. Infatti, i contratti in essere con gli influencer erano stati stipulati a tempo indeterminato e la lunga durata del rapporto era comunque provata dalla presenza di estratti conto contabili delle provvigioni ricevute dagli influencer e dalla sistematica emissione di fatture per gli affari procurati attraverso la loro attività di marketing.

Ancora, per il Tribunale, l’attività dell’influencer può essere ricondotta a quella dell’agente perché la promozione, seppur svolta non “tradizionalmente” con la ricerca e la sollecitazione del cliente finale, ma attraverso la pubblicazione di post e stories destinati indistintamente alla propria community, aveva, in ogni caso, lo scopo di far acquisire all’azienda preponente nuovi clienti, per il cui buon fine l’influencer veniva (proprio come accade nel rapporto di agenzia).

Prosegue quindi il percorso che sta individuando e tracciando l’insieme di norme applicabili agli influencer operanti in Italia (ne abbiamo parlato sul nostro blog anche qui  e qui). Sotto il profilo giuslavoristico, il Tribunale di Roma, facendo proprio un orientamento già timidamente affermatosi tra i commentatori, ha per il momento confermato la qualificazione dell’influencer quale agente di commercio, anche se è stata affrontata anche l’ipotesi che il rapporto tra l’influencer e la società ingaggiatrice possa essere ascrivibile al contratto d’opera intellettuale.

Lo scorso aprile, durante il Consiglio UE Agricoltura, gli Stati membri hanno approvato all’unanimità la c.d. Direttiva Breakfast avente lo scopo di aggiornare ed armonizzare le norme di commercializzazione e diffusione di prodotti quali succhi di frutta, confetture, latte (disidratato) e miele nel territorio dell’UE.

Obiettivo fondamentale del provvedimento normativo è quello di contrastare le frodi alimentari fornendo una maggiore trasparenza sull’origine dei prodotti e, dunque, di aiutare non solo i consumatori ad effettuare delle scelte più sane e consapevoli, ma anche di fornire ai produttori degli strumenti utili alla tutela del proprio prodotto.

I prodotti coinvolti

Le principali novità della predetta normativa riguarderanno i prodotti di largo uso comune quali miele, latte (disidratato), succhi di frutta e confetture. 

Nello specifico, per il miele, attraverso l’etichettatura obbligatoria e chiaramente visibile, verrà indicato in ordine decrescente, in base al peso, il Paese di origine. Questo consentirà di contrastare le importazioni di miele adulterato da Paesi Terzi e creare un sistema di tracciabilità. Inoltre, gli Stati membri, all’interno dei propri territori, potranno concedere la possibilità di commercializzare il miele indicando nell’etichettatura solamente le quattro quote maggiori (se insieme costituiscono oltre il 50%) delle miscele utilizzate. 

Per il latte (disidratato), invece, potrà essere concesso l’uso di trattamenti per la produzione di prodotti a base di latte disidratato senza lattosio.

Per i succhi di frutta, conseguentemente alla crescente richiesta di prodotti a basso contenuto di zucchero, verranno introdotte tre categorie: “succo di frutta a tasso ridotto di zuccheri”, “succo di frutta da concentrato a tasso ridotto di zuccheri” e “succo di frutta concentrato a tasso ridotto di zuccheri”.  In aggiunta, sarà possibile apporre sull’etichetta la dicitura “i succhi di frutta contengono solo zuccheri naturalmente presenti”, allo scopo di rendere consapevoli i consumatori della differenza tra succhi di frutta (che non contengono zuccheri aggiunti e il cui contenuto di frutta varia dal 25% al 50%) e nettari di frutta (che hanno un contenuto minimo di frutta del 50%, 25% se tropicali e 40% se di albicocca). 

Per quanto riguarda le confetture, il contenuto minimo di frutta presente passerà da 350 grammi a 450 grammi per chilo nelle confetture e da 450 a 500 grammi per chilo nelle confetture extra.

Il commento della Coldiretti

La Coldiretti, tuttavia, non promuove a pieni voti tale Direttiva. Infatti, come dalla stessa affermato, se da un lato la normativa assicura una maggior tutela del miele e della sua produzione volta a contrastare l’import sleale di prodotti di scarsa qualità e a prezzi stracciati dall’estero, questa non fornisce altrettanta trasparenza per i prodotti quali succhi, confetture e marmellate, avendo cancellato l’obbligo dell’indicazione di origine della materia prima.

La Coldiretti, pertanto, ha lanciato una raccolta firme per rendere obbligatoria l’indicazione dell’origine in etichetta su tutti i prodotti alimentari in commercio nell’Unione Europea, insistendo sul principio di reciprocità in tema di sicurezza alimentare, tutela dell’ambiente e del lavoro degli agricoltori europei.

Le tempistiche

Sebbene formalmente la Direttiva Breakfast sia stata adottata dal Consiglio UE Agricoltura lo scorso aprile, le nuove misure saranno applicabili in tutta l’Unione Europea dopo due anni.

A quasi un anno dalla sua introduzione, è già possibile trarre utili indicazioni strategiche per affrontare le sfide e cogliere le opportunità create dal nuovo sistema

Introduzione

La riforma che ha cambiato radicalmente il sistema brevettuale in Europa, con l’istituzione del brevetto unitario e del Tribunale Unificato dei Brevetti (o, come indicato in inglese, “UPC”), è entrata in vigore da quasi un anno, ed è già possibile trarre qualche utile considerazione strategica per le imprese italiane circa l’utilizzo di questi nuovi strumenti.

Il brevetto unitario è un brevetto veramente internazionale, che produce effetti in 17 Paesi europei (evidenziati nella cartina riprodotta qui di seguito) fin dalla concessione ad opera dell’Ufficio Europeo Brevetti. Il richiedente mantiene ancora la possibilità di ottenere un brevetto europeo classico, in alternativa al brevetto unitario, ottenendo un titolo indipendente per ciascun Paese.

L’UPC invece è un nuovo tribunale sovranazionale, che ha competenza esclusiva per le azioni relative ai brevetti unitari, e competenza condivisa coi tribunali nazionali per le controversie riguardanti i brevetti europei tradizionali che siano stati convalidati nei paesi aderenti al nuovo sistema. Il titolare può al momento comunque esercitare il diritto a escludere tale competenza condivisa tramite opt-out del proprio titolo, che in tal caso rimane sottoposto alla giurisdizione esclusiva dei tribunali nazionali.

Con il nuovo sistema, ottenendo una singola decisione da parte dell’UPC è possibile impedire la contraffazione di un brevetto in tutti i 17 Paesi che partecipano al nuovo sistema (praticamente tutti i Paesi economicamente più importanti dell’UE, salvo Spagna e Polonia, per un mercato potenziale di oltre 300 milioni di persone). Quale rovescio della medaglia, il titolare è esposto al rischio che in esito a una domanda di nullità da parte del preteso contraffattore, con una singola decisione il brevetto venga annullato negli stessi 17 Paesi.

Opt-out: una scelta strategica

Ad oggi sono oltre 590.000 i brevetti europei tradizionali opted-out, rispetto ai quali cioè i rispettivi titolari hanno esercitato l’opzione di escludere la giurisdizione dell’UPC e mantenere la giurisdizione esclusiva dei tribunali nazionali, corrispondenti a circa un terzo del totale dei brevetti europei esistenti.

Sembra quindi che molte imprese abbiano adottato un approccio conservativo del tipo “wait and see”, preferendo rimanere fuori dal nuovo sistema, in attesa di valutare il funzionamento e in attesa di valutare il consolidamento della prima giurisprudenza dell’UPC su questioni sia sostanziali che procedurali. Numerosi titolari di brevetti hanno infatti esercitato l’opt-out indiscriminatamente per tutti i brevetti europei presenti nei loro portafogli.

Sarebbe tuttavia preferibile effettuare una valutazione caso per caso per ciascun singolo brevetto, valutando se mantenerlo all’interno del sistema UPC o invece esercitare l’opt-out sulla base di una serie di considerazioni strategiche, tra le quali:

  • forza del brevetto, intesa come capacità di resistere ad eventuali attacchi di validità;
  • rilevanza tecnologica della soluzione rivendicata;
  • presenza di concorrenti che potenzialmente potrebbero riprodurre la soluzione rivendicata e quindi essere attaccati dal titolare, e su quali mercati.

Un altro aspetto rilevante da sottolineare in tema di opt-out è che lo stesso può essere ritirato dal titolare del brevetto, per far rientrare il relativo brevetto europeo nell’ambito della giurisdizione UPC. Ciò accade quando, ad esempio, il titolare si stia preparando ad azionare detto brevetto avanti all’UPC stesso. Non è possibile tuttavia ritirare l’opt-out nel caso in cui sia già pendente un giudizio relativo a quel brevetto di fronte a un qualsiasi tribunale nazionale.

È dunque opportuno valutare con attenzione l’opportunità di mantenere opted-out un brevetto potenzialmente da azionare nei confronti di un concorrente, a fronte del rischio che quest’ultimo promuova una azione di c.d. “lock-out”, cioè un giudizio di nullità/non contraffazione del brevetto avanti a un tribunale nazionale che blocchi medesimo al di fuori della giurisdizione UPC. Dall’altra parte, questo tipo di azioni può essere un utile strumento difensivo per evitare una inibitoria pan-europea da parte dei soggetti potenzialmente contraffattori.

I primi casi avanti all’UPC

Nonostante l’alto numero di opt-out, in questi primi mesi di attività sono già stati promossi avanti all’UPC un buon numero di giudizi. Secondo le ultime statistiche pubblicate dal Tribunale stesso (disponibili a questo link), sono stati promossi 110 giudizi di contraffazione avanti alle Divisioni Locali e 28 azioni di nullità avanti alla Divisione Centrale, oltre a 29 procedimenti cautelari di vario tipo. L’elaborazione grafica che segue offre una panoramica di tutti i casi promossi:

In questi primi mesi i contenziosi tendono a concentrarsi soprattutto avanti alle quattro Divisioni Locali tedesche, e meno in altri Paesi. L’iniziale preferenza degli utenti del nuovo sistema per la Germania è probabilmente dovuta al fatto che quello tedesco è storicamente il foro più popolare per le controversie brevettuali in Europa e viene considerato maggiormente prevedibile. È comunque prevedibile una tendenza al progressivo riequilibro del carico di lavoro tra le Divisioni Locali anche non tedesche, favorito anche da un sempre maggiore utilizzo della lingua inglese.

La Divisione Locale di Milano ha gestito finora tre giudizi di merito (due dei quali sono stati seguiti dal nostro Studio per i propri clienti). Tra questi vi è stato un primo giudizio di contraffazione riguardante la pretesa violazione di un brevetto nell’ambito di un più ampio contenzioso internazionale tra due importanti player del settore della logistica, poi estinto in breve tempo a seguito di un accordo transattivo, e due casi paralleli relativi allo stesso brevetto nel settore tessile, azionato nei confronti di due soggetti diversi. Dopo aver ottenuto i primi provvedimenti di descrizione (preservation of evidence) emessi dall’UPC, eseguiti presso una fiera su un macchinario pretesamente contraffattivo, il titolare ha infatti promosso due giudizi ordinari di contraffazione, al momento in corso.

Nel futuro prossimo, tuttavia, Milano ospiterà non solo una Divisione Locale dell’UPC, ma anche una sede della Divisione Centrale. Nel sistema UPC, la Divisione Centrale (con sedi a Parigi, Monaco e presto Milano) è competente per le azioni di nullità dei brevetti. La terza sede era inizialmente prevista con sede a Londra ma, a seguito della Brexit, essa è stata riassegnata a Milano. La sede milanese comincerà ad operare entro la fine di giugno 2024 e avrà competenza sulle azioni di nullità dei brevetti che rientrano nella c.d. Classe A della Classificazione Internazionale dei Brevetti, inclusi quelli relativi a numerosi importanti settori industriali, a partire da quello farmaceutico (con l’esclusione però dei brevetti farmaceutici dotati di Certificato Complementare di Protezione), dei dispositivi medici, del settore agricolo, alimentare, dell’abbigliamento, degli elettrodomestici, dello sport e intrattenimento, e del tabacco e prodotti da fumo, tra gli altri.

Di conseguenza, Milano e l’Italia aumenteranno ulteriormente la propria centralità nel sistema brevettuale europeo.

Prospettive strategiche per le imprese italiane

L’UPC pone l’Europa al centro del panorama mondiale delle controversie in materia di brevetti. Con giudizi molto più rapidi di quelli dei tribunali nazionali (l’obiettivo del Tribunale è quello di emettere una decisione di primo grado in 12 mesi dall’avvio del giudizio) e decisioni con un impatto potenziale su un mercato di oltre 300 milioni di persone, l’UPC può diventare un’arma letale per i titolari di brevetti nei confronti di (pretesi) contraffattori. Ciò comporta inevitabilmente dei rischi per le imprese italiane, che si trovano esposte ad azioni di contraffazione brevettuale promosse da loro concorrenti stranieri, con tempi molto brevi per difendersi e un’altissima complessità tecnica delle difese.

Un ulteriore rischio significativo per le imprese italiane è quello di essere costrette a combattere battaglie decisive in “territorio straniero”, potendo il titolare del brevetto selezionare la Divisione Locale dove promuovere l’azione tra tutte quelle dove la contraffazione ha luogo (e quindi essenzialmente quasi ovunque, in caso di prodotti venduti su scala europea). Un buon esempio in questo senso è l’azione recentemente intentata dalla multinazionale della stampa AGFA contro l’italiana Gucci davanti alla Divisione Locale dell’UPC di Amburgo, in Germania, relativa alla pretesa violazione da parte di Gucci di uno dei brevetti AGFA che protegge un metodo di produzione per abbellire la pelle naturale con una immagine decorativa.

Il nuovo sistema UPC d’altro canto potrebbe rivelarsi un’opportunità per le imprese che sapranno sfruttarne le caratteristiche. Lo sviluppo di una solida strategia che parta dal momento della brevettazione, alla valutazione di un eventuale opt-out sui propri titoli, all’uso di nuovi strumenti processuali introdotti in Italia con il nuovo sistema quali ad esempio le protective letters (atti volti a prevenire la concessione di misure inibitorie inaudita altera parte a favore di concorrenti), alle valutazioni sull’opportunità di promuovere cause nazionali di lock-out, o giudizi di contraffazione avanti all’UPC selezionando accuratamente la Divisione Locale più adatta alle circostanze concrete, sono tutti aspetti che le imprese italiane dovranno tenere presente. In tale nuovo contesto, sarà fondamentale per le imprese ricevere una consulenza integrata, con avvocati e consulenti brevettuali a definire le strategie brevettuali, assicurandone l’efficacia competitiva di lungo periodo, la rilevanza strategica, anche in chiave contenziosa, e il ritorno finanziario.

Il contenzioso brevettuale non è mai stato così strategico per la sopravvivenza stessa delle aziende. Le imprese italiane dovrebbero fare buon uso delle armi di cui dispongono, difendendosi così dalle potenziali minacce e, soprattutto, sfruttando l’UPC come opportunità di crescita.

When using colours in internet and social media marketing strategies, companies are able to transmit values and emotions, thus enhancing the effectiveness of promotional messages. For this reason, the role of colour branding in the definition of brand identity is becoming increasingly fundamental for trademark rights. In particular, the role of eye-catching trademarks has become central to marketing strategies aimed at transmitting a distinctive message to the consumer. Here is where colour plays a powerful role in a product’s sensorial messaging and worth fighting for.  

An episode that allows us to understand the power a colour can possess is represented by a stunt conceived by Tiffany & Co in 2021. The American company published through its social media a photo of the well-known “blue box” in golden yellow instead of the iconic “Robin’s Egg” colour, claiming to have changed the brand’s distinctive colour. In fact it was just an April Fool’s joke, but the collective surprise demonstrated the central role that the colour had established in defining Tiffany’s brand identity.

The CJEU case-law on colour trademark

When we think of colour marks associated with brands there are many examples that come to mind. We immediately recognize the purple of Milka chocolate, the Canary Yellow of Post-it notes, the blue of Mattei biscuits, Ferrari red, Valentino’s Pink PP, and many more.

The possibility of registering colour combinations or tones as trademarks is expressly provided for in Article 7 of the Italian IP Code, but the requirement of graphic representation made it complex to obtain such protection for many years. Later, the Court of Justice of the EU clarified that a verbal description of the colour is sufficient for registration purposes if it is clear, self-contained, easily accessible, intelligible, and objective, and if “it enables the competent authorities to carry out the prior examination of registration applications” (see C-104/01 and C-49/02). How do you graphically represent a specific colour? This requirement is met by the indication of an internationally recognised colour identification code: the PANTONE colour code.

The CJEU also ruled that the graphic representation may not give rise to doubts as to its subject matter and scope. Indeed, in the well-known Red Bull GMBH v. EUIPO case (C-124/18), the Court upheld the EUIPO’s decision and declared their two-colour trademarks invalid because they consisted of the mere juxtaposition of colours, which did not permit the consumer “to perceive and recall a particular combination, thereby enabling him to make further purchases with certainty“. It is not sufficient to graphically represent the colour combination “in the abstract and without contours” by accompanying it with imprecise descriptions, rather the representation must consist of a “systematic arrangement” in which the colours are associated “in a predetermined and constant manner”.

Finally, the CJEU has limited the possibility of registering a single colour as a trademark to exceptional cases in which the colour has acquired distinctive character over time thanks to a concrete use leading the public to associate a specific colour with the goods distinguished by it. The acquisition of such evidence is today easily obtainable through the use of social media in marketing activities as happened to Glossier for the registration of the Millennial Pink as its trademark. Indeed, that brand was able to demonstrate to the USPTO the acquired distinctiveness of the trademark’s Millenial Pink colour used for product packaging, proving its brand association carried out through a promotional campaign on social networks.

The protection of colour trademarks in Italian rulings

The principles we have just seen have been applied by Italian case-law that recently has been more inclined to recognise the individualising power of monochromatic trademarks. It took various cases to secure protection.

First, an important decision was pronounced by the Court of Milan in 2008 in the so-called Ferrari case. The judge, having ascertained the infringement of Ferrari’s unregistered colour trademark recognized its absolute qualifying value and highlighted how the actual use of the colour represents a fundamental element for the purposes of comparative assessment, recognizing its association directly with Ferrari.

Then there was the well-known case decided by the Court of Turin relating to the “jaune-orangé” colour trademark used to distinguish Veuve Cliquot Champagne. The Court of Turin recognised its validity on several occasions – most recently on 4 March 2022 – in which the Court expressed some fundamental principles on colour trademarks. In particular, the Court of Turin stated that:

–  in the context of the assessment of confusability it is necessary to consider that the consumer, not usually having before him both distinctive signs, cannot compare at the same time the colour of the contested goods with the infringed colour trademark, but “only mentally compares what he sees with the imperfect memory and mnemonic image of the other“;

– the fact that the product is also distinguished by the word mark of the alleged infringer does not exclude infringement of the colour trademark, since it is necessary to consider the “interdependence between the similarity of the signs and that of the marked goods“: if the consumer is led to believe that the goods come from the same or a related company, this will be sufficient to consider there to be infringement by confusability.

More recently, there have been other decisions pronounced by Italian courts that have recognised intrinsic value of colour trademarks. However, as far as trademark notoriety is concerned, the most significant is certainly the case concerning Tiffany’s colour trademark, whose validity has been confirmed on several occasions by the Court of Milan, most recently on 10 January 2024. In justifying the validity of this colour trademark, the Judge stated that when the product, distinguished by the colour, is sold online, the risk of confusion for the public is greater because consumers cannot see “the physical specimen” and this makes the comparison between trademarks and products even more difficult. 

The risk of colour monopolisation

Despite this more favourable attitude of Italian case-law towards colour trademarks, there are still few rulings confirming their validity. This is because the judge must also take into account the interest of other economic operators. Indeed, the recognition of a chromatic trademark carries with it the risk of a monopoly situation on a tone or combination of colours to the disadvantage of other operators offering the same goods and services. Already in 2003 the CJEU had highlighted this issue. The danger is that the recognition of the validity of a colour trademark, which still does not have distinctive character, unduly restricts the availability of colours for competitors. For this reason, it is essential to limit registration only to cases where the brand is able to demonstrate acquired distinctiveness. This happens more likely in cases when the connection between the product and the colour is arbitrary and trademark registration is sought for a specific colour shade with its own distinctive character. This is also the reason why both Italian doctrine and case-law excludes the registration of primary colours, going so far as to deny the possibility of exploiting for that purpose any colour that the public may consider to have its own identity. It should also be considered that the risk of monopolisation is no less in cases where the distinctive sign is made up of several colours and where the mere juxtaposition of them does not enable the economic operators “to know the scope of the protection afforded to the proprietor of the trademark” (C- 49/02). For this reason, it has been argued that in assessing the validity of trademarks consisting of colour combinations it is necessary to consider whether their use was dictated by the nature of the product. If so, it is not distinctive. In any case, what remains is to wait and see what future claims are brought to court regarding colour trademarks and how Italian decisions will impact economic competition.