fiorucci.pngPer settori merceologici identici o affini, non è più possibile adottare come segno distintivo il proprio nome anagrafico se lo stesso in precedenza è stato validamente registrato come marchio denominativo, ha acquisito notorietà ed è stato ceduto a terzi, salvo il suo impiego limitato secondo il principio di correttezza professionale.

È quanto emerge dalla pronuncia della Cassazione sul caso Fiorucci (no. 10826 del 25 maggio 2016), che ha ribadito come lo stesso diritto al nome trovi “se non una vera e propria elisione, una sicura compressione nell’ambito dell’attività economica e commerciale” laddove il suo titolare, a seguito di precedente registrazione e di acquisita notorietà del marchio contenente tale nome, l’abbia poi ceduto a terzi.

Il caso in esame interessa il noto designer ELIO FIORUCCI (recentemente scomparso) e le società a lui collegate, che dopo aver ceduto a società terze i marchi denominativi e figurativi contenenti il celebre nome dello stilista, hanno poi registrato e utilizzato altri marchi, tra cui “Love Therapy by Elio Fiorucci”, “Love Therapy Collection by Elio Fiorucci”, per abbigliamento, accessori e gadget, oltre che per contraddistinguere una particolare linea di dolcificanti a seguito di un contratto di cobranding stipulato con l’azienda leader mondiale di dolcificanti ipocalorici. Tuttavia, tali “nuovi” marchi, nella misura in cui contenevano il nome dello stilista, di fatto collidevano con gli “originari” marchi Fiorucci, ora di titolarità di società terze.

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Grazie alla collega Ida Palombella per averci segnalato che la decisione recensita nel nostro post hip-hop-jewels-anelli-trilogy.jpgdell’11 novembre è stata immediatamente reclamata da Stroili Oro e Binda Italia e, all’esito della procedura di reclamo, revocata dal Tribunale di Torino con ordinanza in data 14 settembre 2012.

Stando alle motivazioni del provvedimento, ai fini della revoca è risultata decisiva la circostanza, allegata in sede di reclamo,  che effettivamente lo stilista Andrè Riberio aveva commercializzato anche anelli di silicone con diamanti con taglio a brillante in anni recenti, così che il design adottato per l’anello Due Punti di Blue White doveva ritenersi privo di carattere individuale e, quindi, non proteggibile come disegno o modello non registrato.

Rimane comunque aperto il dibattito sull’argomento suggerito dal giudice di prime cure, e cioè sul se un design a suo tempo divulgato e poi di fatto “dimenticato” dal settore di riferimento possa dirsi equivalente ad un design non divulgato, e quindi riacquisire carattere individuale meritevole di protezione

due punti.jpgIl design di un prodotto può essere protetto come disegno e modello a condizione che sia nuovo, nel senso che nessun disegno identico deve essere stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione, e abbia “individualità”, cioè deve suscitare nell’utilizzatore informato un’impressione diversa da qualsiasi altro disegno o modello divulgato prima della data di presentazione. A livello comunitario è stata anche introdotta la possibilità che alla protezione possano accedere tutti i disegni che presentino i requisiti della novità e dell’individualità a prescindere dalla loro registrazione (c.d. disegno e modello non registrato) anche se in questo caso il periodo temporale di esclusiva è più limitato.

Ed è proprio su queste basi che il produttore di gioielli Blue White Group S.r.l ha adito in via cautelare il Tribunale di Torino perché fosse inibita la produzione e commercializzazione degli anellini Hip Hop Jewels realizzati e commercializzati in Italia da Binda Italia (Breil) e Stroili Oro Spa (qui sotto) perché ritenuti, tra le altre, in violazione dei diritti di Blue White sul design non registrato del proprio anello “Due Punti” (qui a sinistra) composto da un corpo di gomma silicone in cui è incastonata una pietruzza di diamante. Il Tribunale ha riconosciuto l’esistenza dei presupposti per la tutela del design non registrato “Due Punti”, adottando però una motivazione all’apparenza “innovativa” (ordinanza del 29 agosto 2012, qui

 

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copyight.JPGNella recente sentenza 9917/12 (disponibile qui – pag. 47 e ss.) il Tribunale di Milano si esprime sulla incompatibilità dell’art. 239 c.p.i. con il diritto comunitario. Come è noto, la norma – introdotta nella sua prima versione nel 2001 – ha subito numerose modifiche fino ad arrivare alla versione attuale – introdotta il 15 febbraio 2012. Essa stabilisce che “i terzi che avevano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, copie di opere del disegno industriale in pubblico dominio non rispondono della violazione del diritto d’autore compiuta proseguendo questa attività anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli da essi fabbricati nei tredici anni successivi a tale data e purché detta attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso” (per un sunto della questione si vedano i precedenti post qui, qui e qui). Secondo i giudici milanesi, una moratoria decennale “risulterebbe in sé disapplicabile dal giudice ordinario” in quanto fisserebbe un termine “espressamente dichiarato incompatibile con la Direttiva 98/71/CE nella sentenza della Corte di Giustizia CE del 28.1.2011”. Se sono troppi i dieci anni sui quali si è pronunciata la Corte di Giustizia UE, che dire dei tredici anni che prevede la norma attualmente in vigore? Che sia la fine del 239 c.p.i.?

post 239 senato.bmpNella serata di ieri il Senato ha approvato la proposta di emendamento al DDL di conversione del c.d. “Decreto Milleproroghe”  del 29 dicembre 2011, che riscrive per l’ennesima volta l’art. 239 CPI del Codice della Proprietà industriale, in materia di protezione per diritto d’autore delle opere di design classico. Come già annunciata qualche giorno fa sul nostro blog (qui), la proposta di modifica mirava ad ottenere un’estensione del periodo di moratoria a favore delle aziende produttrici di copie degli oggetti di classic design tutelate dal diritto d’autore, attualmente di cinque anni a partire dal 19 aprile 2001. L’emendamento – che proponeva un periodo di moratoria di 15 anni (fino al 2016) – è stato approvato in forma modificata dal Senato, che ha ridotto il periodo di moratoria a 13 anni (fino al 2014).  In attesa di vedere cosa succederà in sede di terza e ultima lettura alla Camera, ci limitiamo a segnalare che la sentenza della Corte di Giustizia, nell’esprimersi sulla vecchia versione dell’art. 239 che, prima della riforma  2010, prevedeva una moratoria di dieci anni (caso Flos (C-168/09, anche questa ampiamente commentata qui e qui) si era già espressa nel senso che “un periodo transitorio di dieci anni non appare giustificata dalla necessità di garantire gli interessi economici dei terzi in buona fede, poiché risulta che un periodo più breve sarebbe parimenti idoneo a permettere la cessazione progressiva dell’attività nei limiti dell’uso anteriore e, a fortiori, a smaltire le scorte. Inoltre, una moratoria decennale della protezione del diritto d’autore risulta andare al di là di quanto necessario, poiché, sottraendo dieci anni dal periodo di tutela di un’opera – cioè, in linea di principio, 70 anni dopo la morte dell’autore – l’applicazione della tutela del diritto d’autore è rinviata per un periodo sostanziale di tempo”. Il senato ha quindi “bypassato” la sentenza della Corte. Il testo torna ora alla Camera.

 

punto_esclamativo.jpgDopo il tentativo fallito dell’estate scorsa (vedi qui) si torna a parlare di tutela autoristica del design classico. Giovedì scorso le commissioni Affari Costituzionali e Bilancio della Camera hanno approvato un emendamento al disegno di legge di conversione del c.d. “Decreto Milleproroghe” che contiene una norma di modifica del famoso articolo 239 del Codice della Proprietà Industriale. L’emendamento (di cui si può trovare il testo qui) proposto dal deputato del PD Rolando Nannicini prevede l’inserimento nel disegno di legge dell’Art. 22-bis che riscrive il 239 CPI come segue: “La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell’ articolo 2, n. 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633 , comprende anche le opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano, oppure erano divenute, di pubblico dominio. Tuttavia i terzi che avevano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale allora in pubblico dominio non rispondono della violazione del diritto d’autore compiuta proseguendo questa attività anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli fabbricati nei quindici anni successivi a tale data e purché detta attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso”. La norma, se approvata, comporterebbe una proroga di altri dieci anni (rispetto ai cinque previsti dalla norma attualmente vigente) del periodo di esenzione per le aziende produttrici di copie dei prodotti di classic design tutelate dal diritto d’autore. In sostanza le aziende produttrici che da anni copiano le opere tutelate dal diritto d’autore potrebbero continuare a farlo fino al 2016. Nel virgolettato dell’On. le Nannicini riportato da Rita Fatiguso su Il Sole 24 Ore di ieri, il firmatario dell’emendamento dichiara: “Non metto in discussione il principio della proprietà industriale, però bisogna affrontare la questione dal punto di vista dell’economia. Dobbiamo dare il tempo alle aziende italiane che da anni producevano questi mobili o accessori di ristrutturare la produzione. Altrimenti mettiamo a rischio migliaia di posti di lavoro in Italia perché questi mobilifici producono tutto in Italia”. Alle parole di Nannicini seguirà sicuramente la reazione dei titolari dei diritti che, se la norma dovesse essere approvata, vedrebbero ulteriormente e significativamente posticipata la possibilità di godere dell’esclusiva sul classic design.  Intanto, è pure di ieri la notizia che il disegno di legge che doveva approdare in aula a Montecitorio dovrà tornare in commissione per un’ulteriore esame. Quindi appuntamento rinviato pare a oggi alle 19,30. Martedì 31 marzo il voto finale sul testo, che passerà poi all’esame del Senato.  

cortecassazione.bmpCon sentenza depositata in data 20 dicembre 2011, la Corte di Cassazione Penale, sez. V ha annullato l’ordinanza con cui il Tribunale di Brindisi aveva in precedenza confermato un provvedimento di sequestro preventivo mediante oscuramento di tre siti internet, attraverso i quali venivano pubblicizzati e commercializzati copri cerchioni non originali su cui era stato apposto il marchio di una nota casa automobilistica. Nel motivare la propria decisione la Corte parte dalla premessa secondo cui ai ricambisti è consentito “riprodurre fedelmente il singolo componente in tutti i suoi elementi descrittivi” al fine di un esatto ripristino dell’aspetto originario del bene complesso (l’automobile), potendosi così accreditare come valida alternativa perfettamente fungibile al ricambio originale. Il marchio apposto sul ricambio non originale verrebbe così a svolgere una duplice funzione: una funzione distintiva, con riferimento al bene complesso (l’automobile), restando così impregiudicati i diritti del titolare del marchio; e una funzione meramente estetica o descrittiva, con riferimento al singolo pezzo di ricambio. La Corte ha ritenuto che l’apposizione del marchio sui cerchi copriruota in questione debba configurarsi come uso lecito del marchio altrui in funzione estetico-descrittiva e che – come tale – detta condotta non è sufficiente a integrare il reato di contraffazione disciplinato agli artt. 473 e 474 del codice penale, ove è prevsito che la contraffazione consista nell’uso di un segno altrui in funzione distintiva. La motivazione della Corte non convince. In primo luogo, la premessa secondo cui ai ricambisti sarebbe consentito di riprodurre il singolo componente “in tutti i suoi elementi descrittivi” – così che l’apposizione sugli stessi del marchio ne costituirebbe un utilizzo in funzione meramente estetica – appare fondata su un’erronea interpretazione dell’art 241 c.p.i. Se è pur vero che detta norma prevede che “i diritti esclusivi sui componenti di un prodotto complesso non possono essere fatti valere per impedire la fabbricazione e la vendita dei componenti … al fine di ripristinarne l’aspetto originario”, si tratta comunque di un’eccezione dettata con esclusivo riferimento al design del componente, e non può ritenersi estesa anche al marchio che il produttore originale appone sul prodotto complesso in corrispondenza del singolo componente (come già chiarito dalla sentenza Ford del 29.09.2008, Tribunale di Torino). Inoltre, all’atto della vendita il copriruota non originale viene venduto separatamente rispetto all’autovettura, con la conseguenza che  il marchio ivi apposto svolge necessariamente una funzione distintiva: non si può ragionevolmente negare che il singolo acquirente, alla vista del marchio riprodotto sul componente, sia indotto a ritenerne la provenienza dal produttore dell’autovettura. Peraltro, applicando alla lettera la motivazione della Corte si dovrebbe concludere che la commercializzazione di un pezzo di ricambio contrassegnato dal marchio del produttore ed identico a quello originale configurerebbe un uso lecito in funzione meramente estetico-descrittiva del marchio altrui, mentre certamente illecita sarebbe l’apposizione del marchio su un componente non identico all’originale (non potrebbe costituire un uso in funzione “estetica” in quanto non si realizzerebbe il ripristino dell’aspetto originario). L’effetto paradossale sarebbe quello di escludere la contraffazione proprio nell’ipotesi in cui è maggiore il rischio di confusione per l’acquirente (identico marchio e identico componente).

maschera_carnevale1.jpgE’ di ieri l’entrata in vigore della legge di conversione con modificazioni del D.L. 70/2011 del il 13 maggio scorso, che aveva introdotto l’ennesima modifica al testo dell’art. 239 CPI in materia di tutela di diritto d’autore dei disegni e modelli.  Vedi i post precedenti sull’argomento qui, qui e qui. La legge di conversione (legge 12 luglio 2011, n. 106) ha però soppresso completamente il comma 10 dell’art. 8 del decreto legge e, quindi, cancellato l’ultima revisione all’art. 239 CPI, il cui testo torna pertanto ad essere quello derivante dalla riforma della scorsa estate, cioè il seguente:  “La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell’ articolo 2, n. 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633 , comprende anche le opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano, oppure erano divenute, di pubblico dominio. Tuttavia i terzi che avevano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale allora in pubblico dominio non rispondono della violazione del diritto d’autore compiuta proseguendo questa attività anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data e purché detta attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso “. Niente di fatto, quindi, per le lobby dei “copiatori”. Che sia finita qui?

Il_Palio_di_Siena_.jpg

Leggo sul sito del coordinamento provinciale di Siena del Popolo delle Libertà le origini della recente modifica all’art. 239 CPI (vedi posts sul punto qui e qui). Riporto una frase secondo me interessante: “Noi, come PDL provinciale con  il supporto  dell’ On. Riccardo Migliori  abbiamo sollecitato il Governo tramite il Sottosegretario Saglia  a rivedere questa normativa e sarà presentato e formalizzato un emendamento al testo dell’art. 239 del Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. n. 30/2005) nel Decreto Milleproroghe riguardante il diritto d’autore al Design, data l’urgenza di porre riparo alle iniziative già intraprese dalle multinazionali del settore nei confronti di alcune aziende del comparto produttivo presenti nel nostro territorio provinciale”. Un unico commento (anche se ce ne sarebbero certamente altri): è interessante notare come “il caso straordinario di necessità ed urgenza” (che secondo l’art. 77, comma 2, della Costituzione solo consente l’adozione di un decreto-legge, come è l’atto con cui è stato da ultimo modificato l’art. 239 CPI) sia stato ravvisato nell’esigenza di rispondere velocemente ad azioni di contraffazione già instaurate.

 

modular 1.jpgPhilips, società leader nei settori Healthcare, Lighting e Consumer Lifestyle, e la sua controllata Modular Lighting Instruments, società attiva nel settore dell’ideazione di luminarie per interni, hanno ottenuto dal Tribunale di Milano un provvedimento di inibitoria cautelare a tutela di due modelli registrati aventi ad oggetto luminarie da interno del catalogo Modular. In particolare, Philips e Modular avevano rilevato che il catalogo 2010 di un noto distributore italiano, che peraltro aveva recentemente interrotto rapporti di distribuzione esclusiva con la stessa Modular, presentava due prodotti per illuminazione da interno molto simili ai modelli di luminarie “Cake” and “Downut” per le quali Modular ha ottenuto, rispettivamente, il Modello comunitario n. 213350-0003 – CAKE e il Modello comunitario n. 432737-0003 – DOWNUT. Il Tribunale di Milano (con ordinanza cautelare in data 29 dicembre 2010, poi divenuta stabile) ha accertato l’interferenza dei prodotti contestati con i modelli registrati. L’ordinanza è interessante in quanto ovviamente deve far riferimento al difficile parametro dell’utilizzatore informato: ai sensi dell’art. 41 comma 3 CPI, infatti, “i diritti esclusivi conferiti dalla registrazione di un disegno o modello si estendono a qualunque disegno o modello che non produca nell’utilizzatore informato una impressione generale diversa” e norma assolutamente analoga è prevista dal Regolamento 6/2002/CE sul modello comunitario.  L’argomento che viene spesso utilizzato dai contraffattori convenuti in giudizio è che per utilizzatore informato deve intendersi un consumatore particolarmente attento, capace di distinguere anche i particolari che verrebbero invece tralasciati da un consumatore più distratto, da ciò derivando che disegni che, rispetto al modello registrato, si differenzino anche per il minimo particolare, non interferirebbero con l’esclusiva. La lettura corretta sembra però essere in senso contrario. L’utilizzatore informato non è semplicemente un consumatore attento, ma anche un soggetto conoscitore del mercato inerente il singolo prodotto, capace pertanto di prescindere da (piuttosto che notare e dare peso a) quei particolari che non contribuiscono all’impressione generale suscitata dal disegno, e che pertanto non valgono ad escludere l’interferenza. È facile intuire chemdoular 2.jpg quella dei disegni e modelli è una materia estremamente complessa e la formulazione delle norme rilevanti (così come la stratificazione delle interpretazioni di volta in volta fornite, spesso contrastanti) non facilita il compito dei giudici chiamati a decidere i casi di contraffazione. Nel caso di specie, tuttavia, il compito del giudice è stato relativamente facile: come confermato dall’ordinanza, da un confronto tra i design registrati di Philips-Modular e le luminarie contestate è risultato che “i lampadari in esame sono infatti praticamente uguali, sia nelle forme che nelle proporzioni”.  Qualche piccola e insignificante differenza pare in realtà ci fosse, ma, appunto, si trattava di diferenze (spesso non visibili a luminaria instakllata ed in uso) da cui l’utilizzatore informato avrebbe saputo prescindere nell’identificare l’impressione generale del disegno. L’ordinanza in parola è intereSsante anche in quanto – affrontando un profilo di concorrenza sleale confusoria – ha stabilito che le espressioni utilizzate dall’ex distributore nel proprio sito web fossero tali da creare confusione nel pubblico in ordine alla effettiva provenmienza dei prodotti distribuiti, dando l’impressione che si trattasse ancora di prodotti Modular. E’ così stato emesso un ordine di modifica del testo presente nel sito web.