Con sentenza depositata in data 20 dicembre 2011, la Corte di Cassazione Penale, sez. V ha annullato l’ordinanza con cui il Tribunale di Brindisi aveva in precedenza confermato un provvedimento di sequestro preventivo mediante oscuramento di tre siti internet, attraverso i quali venivano pubblicizzati e commercializzati copri cerchioni non originali su cui era stato apposto il marchio di una nota casa automobilistica. Nel motivare la propria decisione la Corte parte dalla premessa secondo cui ai ricambisti è consentito “riprodurre fedelmente il singolo componente in tutti i suoi elementi descrittivi” al fine di un esatto ripristino dell’aspetto originario del bene complesso (l’automobile), potendosi così accreditare come valida alternativa perfettamente fungibile al ricambio originale. Il marchio apposto sul ricambio non originale verrebbe così a svolgere una duplice funzione: una funzione distintiva, con riferimento al bene complesso (l’automobile), restando così impregiudicati i diritti del titolare del marchio; e una funzione meramente estetica o descrittiva, con riferimento al singolo pezzo di ricambio. La Corte ha ritenuto che l’apposizione del marchio sui cerchi copriruota in questione debba configurarsi come uso lecito del marchio altrui in funzione estetico-descrittiva e che – come tale – detta condotta non è sufficiente a integrare il reato di contraffazione disciplinato agli artt. 473 e 474 del codice penale, ove è prevsito che la contraffazione consista nell’uso di un segno altrui in funzione distintiva. La motivazione della Corte non convince. In primo luogo, la premessa secondo cui ai ricambisti sarebbe consentito di riprodurre il singolo componente “in tutti i suoi elementi descrittivi” – così che l’apposizione sugli stessi del marchio ne costituirebbe un utilizzo in funzione meramente estetica – appare fondata su un’erronea interpretazione dell’art 241 c.p.i. Se è pur vero che detta norma prevede che “i diritti esclusivi sui componenti di un prodotto complesso non possono essere fatti valere per impedire la fabbricazione e la vendita dei componenti … al fine di ripristinarne l’aspetto originario”, si tratta comunque di un’eccezione dettata con esclusivo riferimento al design del componente, e non può ritenersi estesa anche al marchio che il produttore originale appone sul prodotto complesso in corrispondenza del singolo componente (come già chiarito dalla sentenza Ford del 29.09.2008, Tribunale di Torino). Inoltre, all’atto della vendita il copriruota non originale viene venduto separatamente rispetto all’autovettura, con la conseguenza che  il marchio ivi apposto svolge necessariamente una funzione distintiva: non si può ragionevolmente negare che il singolo acquirente, alla vista del marchio riprodotto sul componente, sia indotto a ritenerne la provenienza dal produttore dell’autovettura. Peraltro, applicando alla lettera la motivazione della Corte si dovrebbe concludere che la commercializzazione di un pezzo di ricambio contrassegnato dal marchio del produttore ed identico a quello originale configurerebbe un uso lecito in funzione meramente estetico-descrittiva del marchio altrui, mentre certamente illecita sarebbe l’apposizione del marchio su un componente non identico all’originale (non potrebbe costituire un uso in funzione “estetica” in quanto non si realizzerebbe il ripristino dell’aspetto originario). L’effetto paradossale sarebbe quello di escludere la contraffazione proprio nell’ipotesi in cui è maggiore il rischio di confusione per l’acquirente (identico marchio e identico componente).