Con una recente decisione del 22 gennaio 2021, la Divisione di Opposizione dell’EUIPO ha chiarito quali siano le prove più idonee a dimostrare la notorietà di un marchio.
Fatti del procedimento
Nella primavera del 2020, un’azienda italiana, attiva nel settore fashion e titolare del segno “PLEASE”, presentava opposizione contro la domanda di marchio “PLEASE DON’T BUY”. L’opponente motivava la propria opposizione in base alla asserita notorietà del marchio anteriore azionato, ai sensi dell’art. 8, paragrafo 5, RMUE. Per dimostrare la notorietà del marchio, l’opponente depositava la seguente documentazione:
- una dichiarazione sul livello di fatturato, sottoscritta dal direttore generale dell’azienda;
- un catalogo;
- circa 70 fatture;
- estratti di articoli di stampa e inserzioni pubblicitarie.
Decisione della Divisione di Opposizione dell’EUIPO
Nell’esaminare la documentazione presentata dall’opponente, l’EUIPO ha richiamato i seguenti principi:
- la notorietà implica la necessità di una soglia di conoscenza, da valutarsi principalmente in base a criteri quantitativi, ossia il marchio anteriore dev’essere conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi da esso contraddistinti;
- le prove vanno considerate globalmente, nel senso che ciascun indizio deve essere ponderato a fronte degli altri, mentre le informazioni confermate da più fonti in generale sono considerate più attendibili rispetto ai fatti desunti da singoli riferimenti isolati. Inoltre, quanto più la fonte delle informazioni è indipendente, attendibile ed autorevole, tanto più elevato sarà il valore probatorio delle prove.
Alla luce di tali considerazioni, l’EUIPO ha ritenuto non provata la notorietà del marchio azionato, non avendo l’opponente depositato adeguata documentazione. L’Ufficio ha infatti rilevato che l’opponente non ha presentato prove che costituiscono i mezzi i più idonei per dimostrare la notorietà di un marchio, la quota di mercato da esso detenuta o la posizione occupata sul mercato rispetto ai prodotti dei concorrenti, ovverosia:
- sondaggi di opinione e indagini di mercato
- indicazioni indipendenti sul volume delle vendite
- indicazioni indipendenti sulla quota di mercato detenuta
- riconoscimenti o premi ottenuti dal marchio
- posizione in classifiche di brand del settore di riferimento
- relazioni annuali sui risultati economici certificate da enti indipendenti
- indagini di mercato da parte di enti indipendenti sulla percezione del segno presso il pubblico
In mancanza di tale documentazione, l’Ufficio ha respinto l’opposizione per mancata prova della notorietà acquisita dal marchio anteriore, ai sensi dell’art. 8, paragrafo 5, RMUE.