Con due recenti provvedimenti, la Divisione Locale di Milano del Tribunale Unificato dei Brevetti (UPC), già distintasi nel panorama europeo per l’approccio pragmatico in tema di provvedimenti cautelari, ha chiarito alcuni importanti profili in tema di concessione delle misure cautelari di raccolta della prova previste nel sistema UPC (equivalenti alla descrizione italiana o alle saisie disponibili in Francia e Belgio).

La Divisione Locale ha infatti confermato i provvedimenti di preservation of evidence emessi nei casi Prinoth v. Xelom (decisione del 27 ottobre 2025, giudice Dott.ssa Zana) e 3V Sigma v. ACEF (decisione del 5 dicembre 2025, giudice Pres. Dott. Perrotti). In entrambi i casi, le società resistenti nei cui confronti era stato emesso ed eseguito un ordine di preservation of evidence inaudita altera parte avevano chiesto il riesame del provvedimento cautelare.

Ciò che emerge da tali provvedimenti, in primo luogo, è il chiarimento circa soglia probatoria richiesta ai fini dell’ottenimento di un provvedimento di preservation of evidence. In particolare, la Divisione Locale di Milano conferma come non sia necessario che il richiedente presenti una prova piena della contraffazione del proprio titolo brevettuale, essendo sufficiente la presentazione di “elementi di prova sufficienti” a verificare la coerenza logico-fattuale della prospettazione, secondo una valutazione ex ante da compiersi sulla base di una ricostruzione argomentativa adeguatamente supportata e credibile. Le prove offerte dal ricorrente devono inoltre essere “ragionevolmente accessibili”, ossia sotto il suo diretto controllo, di modo che la loro acquisizione non richieda sforzi irragionevoli.

La Divisione Locale di Milano inoltre chiarisce esplicitamente – come del resto già pacifico nella giurisprudenza nazionale, anche italiana – che (1) la compiuta valutazione in ordine alla presunta contraffazione del brevetto azionato dal richiedente è rimessa al successivo giudizio di merito, in contraddittorio tra le parti, laddove il convenuto potrà pienamente svolgere tutte le proprie difese, e non già alla fase – sommaria – deputata solo alla concessione della tutela probatoria, e (2) il Tribunale non deve indagare nel merito neanche la validità del titolo brevettuale, accertamento invece necessario quando il titolare chiede un ordine inibitorio che, sia in sede cautelare sia in sede di merito, incide invece sul diritto soggettivo sostanziale del convenuto.

Un ulteriore profilo di rilievo attiene al requisito dell’urgenza. Diversamente da quanto previsto per l’adozione di provvedimenti inibitori (“provisional measures”) – per i quali l’Accordo UPC e le Rules of Procedure impongono la valutazione di un eventuale “unreasonable delay” del richiedente nell’agire a tutela dei propri diritti –, la Divisione Locale ridimensiona la rilevanza di tale requisito nell’ambito delle misure di preservation of evidence: la loro funzione, strumentale e autonoma rispetto ai rimedi inibitori cautelari, non richiede la prova dell’urgenza, bensì solamente la prova da un lato della necessità delle misure richieste ai fini dell’acquisizione della prova della contraffazione, che non sarebbe disponibile altrimenti, e dall’altro della sussistenza di un concreto – ancorché non certo – rischio di distruzione della prova stessa.

La giurisprudenza della Divisione Locale di Milano si conferma dunque all’avanguardia in materia di misure cautelari nel sistema UPC. Disponibile a utilizzare in modo pragmatico tutti gli strumenti previsti dal nuovo sistema, la Divisione Locale italiana – anche grazie alla pregressa esperienza nazionale dei propri giudici – contribuisce allo sviluppo di best practices europee su un tema essenziale per garantire un’effettiva tutela dei diritti dei titolari di brevetti, senza trascurare i profili di proporzionalità e garanzia nei confronti dei soggetti convenuti.