Con una recente ordinanza del 16 giugno 2021 (disponibile online qui), il Tribunale di Torino ha ribadito la possibilità per il giudice di modulare il provvedimento inibitorio emesso in un caso di contraffazione brevettuale, facendo applicazione del principio di proporzionalità.

Nello specifico il giudice torinese, ritenuta la validità di due brevetti di proprietà delle società ricorrenti e la relativa contraffazione ad opera dei prodotti fabbricati e commercializzati dalle società resistenti (una valvola aortica ed il relativo sistema di posizionamento), ha inibito a queste ultime la fabbricazione, il commercio e l’utilizzo di tali prodotti contraffattivi, anche autorizzando il sequestro degli stessi.

Tuttavia, in considerazione dei diversi interessi in gioco e visto anche che le società resistenti avevano invocato la previsione dell’art. 124, comma 6, c.p.i., secondo cui “nell’applicazione delle sanzioni l’autorità giudiziaria tiene conto della necessaria proporzione tra la gravità delle violazioni e le sanzioni, nonché dell’interesse dei terzi”, il Tribunale di Torino ha ritenuto di modulare l’efficacia del provvedimento inibitorio – e, di riflesso, del sequestro – prevedendo che dagli stessi fossero esclusi i prodotti contraffattivi relativi a tre forniture, due già eseguite ed una già aggiudicata ed in fase di esecuzione, presso tre diverse strutture sanitarie.

Nel fare questo il giudice torinese ha richiamato con approvazione una precedente sentenza del Tribunale di Milano, emanata in una causa avente ad oggetto la violazione di segreti commerciali relativi a cementi ossei utilizzati in campo ortopedico, in cui già si era avuta analoga modulazione dal punto di vista temporale dell’inibitoria in applicazione del principio di proporzionalità (cfr. Tribunale di Milano, sentenza n. 9828, del 29 Ottobre 2019, la cui versione pubblica è disponibile su Darts-ip; la versione riservata, cui si ha accesso avendo lo studio assistito l’attrice in quel giudizio, non include informazioni di interesse per il profilo in esame).

Anche in quel caso, infatti, i giudici milanesi, accertata la sottrazione e l’illecito utilizzo dei segreti industriali di proprietà delle società attrici da parte delle società convenute per la produzione di cementi ossei replica di quelli prodotti dalle prime, avevano inibito a queste ultime la produzione, la commercializzazione, l’acquisto e la promozione di tali prodotti illeciti, limitando tuttavia l’efficacia temporale del comando inibitorio. Difatti, tenuto conto degli interessi in questione ed applicando il principio di proporzionalità, il Tribunale di Milano aveva stabilito che l’inibitoria non avrebbe avuto effetto per un periodo di tempo di un anno (c.d. “grace period”) con riferimento alle “forniture già in corso con pubbliche amministrazioni o comunque presidi ospedalieri”, così da salvaguardare l’attività di questi ultimi, consentendogli di ricorrere “a procedure ad evidenza pubblica urgenti per l’acquisto di prodotti equivalenti e per formare il proprio personale medico”.

I principi espressi dal Tribunale di Milano, che nell’emanazione dell’inibitoria ha preso in considerazione l’interesse pubblico relativo al corretto funzionamento delle strutture sanitarie coinvolte nella fornitura dei prodotti illeciti, sono stati ritenuti condivisibili dal Tribunale di Torino, che sul punto ha anche richiamato analoghi principi espressi dalla England and Wales High Court, che in un caso analogo aveva stabilito che è necessario “garantire un equilibrio tra l’interesse [privato] a mantenere l’esclusiva conferita dal brevetto […] e l’interesse pubblico di assicurare che i pazienti con stenosi aortica ricevano un trattamento appropriato” (cfr. Edwards Lifesciences v Boston Scientific [2018] EWHC 1256, espressamente citata dal Tribunale di Torino, che invece omette di citare la successiva decisione inglese in Evalve v Edwards Lifesciences [2020] EWHC 514, in cui l’applicazione del principio di proporzionalità, richiamata dagli asseriti contraffattori per negare in astratto l’irrogabilità dell’inibitoria, era stata esclusa, a fronte, tuttavia, di un accordo negoziale inter partes che assicurava un carve out per certi limitati usi in cui la valvola aortica del titolare del brevetto si fosse dimostrata non idonea).

Il Tribunale torinese, pertanto, ha scelto di modulare l’inibitoria pronunciata nel caso di specie al fine di salvaguardare l’interesse pubblico connesso all’attività delle strutture sanitarie che avevano già operato, o comunque già aggiudicato, la fornitura dei prodotti contraffattivi, tenuto anche conto della delicatezza della destinazione d’uso di questi ultimi.

L’ordinanza in commento, al pari della precedente sentenza del Tribunale di Milano, ha quindi sancito la possibilità per il giudice di modulare l’inibitoria emanata in caso di accertata violazione delle norme in materia di proprietà intellettuale, in applicazione del principio di proporzionalità e della necessità di contemperare l’interesse privato dei titolari di tali diritti di proprietà intellettuale con l’interesse pubblico legato alla corretta esplicazione dell’attività di cura dei pazienti delle strutture sanitarie.

Ed è verosimilmente questa la ragione per cui l’ordinanza – diversamente dai citati precedenti inglesi – non ha svolto un esame comparativo approfondito dell’impatto che l’inibitoria richiesta avrebbe avuto sulle strutture sanitarie, operando sulla base di quella che parrebbe una presunzione di prevalenza dell’interesse alla salute, superabile dal titolare del brevetto nei rari casi in cui avrà un interesse ad evitare una tale modulazione dell’ordine inibitorio per escludere forniture sanitarie già avviate.