Italy Intellectual Property Blog - L’IP in Italia

Nelle ultime settimane la Mozzarella di Bufala Campana DOP ha seriamente rischiato l’estinzione per effetto di un cortocircuito legislativo cui si è riusciti a porre rimedio con un decreto del Ministro per le Politiche Agricole pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 aprile 2013, giusto in tempo per scongiurare i ritardi che si sarebbero verificati a causa del passaggio di consegne tra il Ministro per le Politiche Agricole dimissionario e quello appena instauratosi con il governo Letta.

In buona sostanza, una norma adottata nell’intento di garantire specifiche esigenze di tutela dei consumatori e quindi, indirettamente, anche l’integrità della denominazione di origine protetta Mozzarella di Bufala Campana, si è trasformata in un vero e proprio boomerang che ha seriamente rischiato di affossare la quarta DOP per importanza in Italia.

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Lo scorso 31 gennaio è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge n. 9 del 14 gennaio 2013 recante “Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini”, definita anche legge “salva olio Made in Italy”. Questa legge introduce nel mercato di oli “Made in Italy” una serie di novità significative dirette da un lato a garantire maggiore trasparenza in materia e dall’altro a combattere il fenomeno della contraffazione nell’ambito del commercio degli oli di oliva vergini.

Va subito detto che questa legge è attualmente in vigore, ma potrà essere motivo di una procedura d'infrazione da parte dell'Unione Europea dal momento che già il suo disegno legislativo, notificato lo scorso 21 novembre 2012 alla Commissione Europea, era stato da quest'ultima sospeso sino al 22 novembre 2013, perché ritenuto in contrasto con la normativa comunitaria vigente in materia.

La Commissione Europea ha infatti sostenuto che il testo legislativo italiano apporti limiti più restrittivi rispetto a quelli fissati dal Regolamento comunitario n. 61/2011 (che modifica il Regolamento comunitario n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi di analisi ad essi attinenti) con riferimento alla presenza di alchil esteri nell'olio di oliva vergine. Ed invero, mentre il predetto Regolamento stabilisce che la somma degli etil esteri e di metil esteri degli acidi grassi, insieme definiti alchil esteri, deve essere uguale o inferiore a 75 mg o avere un valore compreso tra i 75 mg e 150 mg, mantenendo un rapporto tra i due valori uguale o inferiore a 1,5, dal momento che un valore elevato di etil esteri sarebbe indice di fermentazione e di cattiva conservazione delle olive, l'Italia porta invece il valore della presenza di alchil esteri negli oli vergini d'oliva a 25/30 mg. E ciò al fine di rafforzare la tutela dell'olio d'olia vergine “Made in Italy” rispetto ad altri tipi di olio con caratteristiche e proprietà organolettiche diverse e non adeguate ed al fine di evitare frodi in danno ai consumatori. Una restrizione questa che, seppur condivisibile dal punto di vista delle finalità di tutela perseguite dall'Italia, sarebbe discriminante per gli oli provenienti da altri Stati membri e prodotti nel rispetto della disciplina comunitaria, con ripercussioni sugli scambi intra-UE.

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Come forse ancora non tutti sanno, a seguito della recente approvazione da parte del  Parlamento Europeo, lo scorso 31 dicembre è stato pubblicato sulla Gazzetta dell’Unione il Regolamento istitutivo del brevetto europeo con effetto unitario (il c.d. brevetto unitario). Poco dopo (il 13 gennaio) è stata pubblicata sul server del Consiglio Europeo la versione definitiva dell’accordo istitutivo di una Corte centralizzata europea dei brevetti. Dal 19 febbraio il testo dell’accordo sarà aperto alle sottoscrizioni e dovrà quindi essere ratificato secondo le regole costituzionali di ciascuno stato membro. L’entrata in vigore del nuovo sistema è subordinata alla ratifica dell’accordo istitutivo della Corte centralizzata da parte di almeno 13 paesi firmatari (sempre che tra questi tredici paesi vi siano i primi tre paesi per numero di brevetti europei validati, ossia essenzialmente Germania, Francia e Regno Unito).

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Con la decisione del 18 ottobre 2012 in C- 173/11 (Football Dataco v. Sportradar GmbH), la Corte di Giustizia ha affrontato il caso del “reimpiego” non autorizzato da parte della tedesca Sportradar GmbH, fornitrice di servizi per società di scommesse online, dei dati relativi alle partite dei campionati inglese e scozzese (punteggio, marcatori, sostituzioni, ammonizioni, etc.) faticosamente raccolti in un database dall’inglese Football Dataco tramite collaboratori, spesso ex calciatori, profumatamente pagati per recarsi negli stadi ad assistere di persona alle competizioni.

E’ noto che a prescindere dall’esistenza di un carattere creativo e, quindi, dalla possibilità di ottenere protezione per diritto d’autore, il costitutore di una banca dati accede comunque ad un livello di tutela ai sensi dell’art. 7 Direttiva 96/9/CE (cfr. art. 102 bis della legge 633/1941 sul diritto d’autore), che consiste nel diritto di vietare ai terzi, per la durata di quindici anni dalla costituzione della banca dati, l’estrazione e/o il “reimpiego”, cioè la messa a disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto dei dati ivi contenuti, quando il conseguimento, la verifica e la presentazione di essi siano stati effettuati con investimenti rilevanti sotto il profilo quantitativo e qualitativo. In buona sostanza, l’unico requisito richiesto è che la raccolta e l’organizzazione di grossi volumi di dati abbia implicato uno sforzo organizzativo ed economico necessario, che è il vero oggetto della tutela “sui generis”.

Ma nel caso in cui la messa a disposizione avvenga attraverso un sito web, sussiste “reimpiego” in un determinato luogo per il semplice fatto che i dati sono accessibili via Internet in quel luogo? 

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Nella recente sentenza 9917/12 (disponibile qui – pag. 47 e ss.) il Tribunale di Milano si esprime sulla incompatibilità dell’art. 239 c.p.i. con il diritto comunitario. Come è noto, la norma - introdotta nella sua prima versione nel 2001 - ha subito numerose modifiche fino ad arrivare alla versione attuale - introdotta il 15 febbraio 2012. Essa stabilisce che “i terzi che avevano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, copie di opere del disegno industriale in pubblico dominio non rispondono della violazione del diritto d'autore compiuta proseguendo questa attività anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli da essi fabbricati nei tredici anni successivi a tale data e purché detta attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso” (per un sunto della questione si vedano i precedenti post qui, qui e qui). Secondo i giudici milanesi, una moratoria decennale “risulterebbe in sé disapplicabile dal giudice ordinario” in quanto fisserebbe un termine “espressamente dichiarato incompatibile con la Direttiva 98/71/CE nella sentenza della Corte di Giustizia CE del 28.1.2011”. Se sono troppi i dieci anni sui quali si è pronunciata la Corte di Giustizia UE, che dire dei tredici anni che prevede la norma attualmente in vigore? Che sia la fine del 239 c.p.i.?

Un cortocircuito tra istituzioni UE ha fatto ulteriormente slittare l’approvazione da parte del Parlamento UE del cosiddetto “unitary patent package” che prevede l’approvazione di un regolamento istitutivo di un unico titolo brevettuale con effetti nei paesi UE partecipanti alla cooperazione rafforzata - tra cui non rientra l'italia - promossa nel 2011 e la stipula di un accordo internazionale fra i suddetti paesi per la creazione di una “unified patent court”, un Tribunale Unico che avrebbe competenza esclusiva sulle controversie in materia di Brevetto Unico Europeo. I fatti. Nella seconda metà del 2011, serrate negoziazioni fra istituzioni UE avevano portato alla definizione di una Proposta di Regolamento UE istitutivo del Brevetto Unico e di una Bozza di Accordo sull’istituzione del Tribunale Unico, testi che avrebbero dovuto essere sottoposti al voto del Parlamento UE lo scorso 4 luglio. Se non ché, all’esito del Consiglio Europeo del 29 giugno 2012 è arrivata la decisione da parte dei Capi di Stato o di Governo dei paesi partecipanti di modificare il testo della Proposta di Regolamento della Commissione UE cancellando dal testo gli articoli da 6 a 8. A seguito dell’annuncio, il Parlamento UE ha fatto sapere di avere rinviato il voto del 4 luglio e chiesto ai propri Servizi Giuridici un’opinione circa la legittimità della cancellazione degli Articoli da 6 a 8 da parte del Consiglio. Con la propria opinione pervenuta in data 9 luglio 2012– e dal dibattito parlamentare che ne è immediatamente seguito, il 10 luglio 2012 – i Servizi giuridici hanno concluso che un’eventuale approvazione del Regolamento privo degli Articoli da 6 a 8 sarebbe in contrasto con l’art. 118 del Trattato (TFUE), ai sensi del quale “il parlamento Europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure per la creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale”: conclusione lapalissiana, se sol si considera che gli Articoli da 6 a 8 fanno parte di una sezione titolata “Effetti del Brevetto Europeo unitario” e sono rubricati, rispettivamente “Diritto di impedire l’utilizzo diretto dell’invenzione”, “Diritto di impedire l’utilizzo indiretto dell’invenzione”, “Limiti ai diritti derivanti dal Brevetto Europeo Unico”. Norme non esattamente marginali, che definiscono l’ambito di protezione conferito dal brevetto unico e la cui eliminazione dal testo del Regolamento UE comporterebbe l’impossibilità, per il Tribunale Unico, di attivare il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE ogni qual volta sorgano dubbi sul se una determinata attività interferisca con l’ambito di protezione conferito dal brevetto unico. Detti dubbi dovrebbero essere risolti sulla base delle legislazioni e interpretazioni nazionali dei paesi coinvolti,  con la conseguenza che il Brevetto Europeo Unico non garantirebbe una protezione uniforme dei diritti sull’invenzione. Ma allora, se, come è evidente, nessuno degli Stati partecipanti alla cooperazione rafforzata intende “accentrare” all’UE il proprio potere di decidere quando un brevetto è violato o no, quale mai potrebbe essere il senso della cooperazione rafforzata su un Brevetto Europeo Unico? A quanto sembra, se ne riparlerà a settembre, quando – come si è augurata la Presidenza UE (ora cipriota) – avranno tutti potuto approfittare della pausa estiva per riflettere ancora un po’ sugli Articoli da 6 a 8. Staremo a vedere, è comunque netta lasensazione di essere arrivati ad una sorta di "sfida finale” .                  

Di ritorno dal Ferragosto, ho riletto quanto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea circa il procedimento instaurato dall’Italia davanti alla Corte di Giustizia nei confronti della decisione del Consiglio relativa alla cooperazione rafforzata – cui Italia e Spagna non hanno aderito – per la creazione di un titolo brevettuale unitario. Vedi mio precedente post qui. E ho scoperto anche che, in realtà, pure la Spagna – già prima dell’Italia, lo scorso giugno – ha fatto ricorso alla Corte di Giustizia sulla stessa questione  Purtroppo quanto è disponibile è solo un brevissimo riassunto degli argomenti presentati dai due Paesi, che a prima vista non sembrerebbero del tutto insensati. L’Italia rileva in sostanza che non è possibile attuare una cooperazione rafforzata in materie in cui l’Unione ha competenza esclusiva e l’art. 118 del TFUE stabilisce che “Nell’ambito dell’instaurazione o del funzionamento del mercato interno, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure per la creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell’Unione e per l’istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati a livello di Unione”. Pertanto, la cooperazione rafforzata non potrebbe essere utilizzata per creare un titolo “sub-unitario”, visto che l’Unione ha competenza esclusiva in materia di titoli unitari. La Spagna aggiunge al riguardo che la cooperazione rafforzata in questo caso è un vero e proprio abuso di potere in quanto non ha l’obiettivo di perseguire il fine dell’integrazione di tutti gli Stati membri, bensì è utilizzata come strumento per evitare di negoziare con uno Stato membro, imponendogli una soluzione di esclusione, anche in considerazione del fatto che il medesimo risultato avrebbe potuto essere raggiunto dagli stati partecipanti alla cooperazione rafforzata – tutti ovviamente membri della CBE - attraverso uno degli accordi speciali previsti all’art. 142 della CBE stessa. Sia Italia che Spagna poi sollevano che non sarebbe stato rispettato il requisito del “last resort”, previsto dall’art. 326 TFUE, per cui la cooperazione rafforzata dovrebbe essere, in sostanza, l’ultima spiaggia.

Sul punto può essere utile notare che, allo stato, nella storia dell’Unione (e della Comunità, prima) c’è stato un solo altro esempio di co-operazione rafforzata. Si tratta del regolamento sulla legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, n. 1259/2010. Sarebbe interessante mettere i due casi a confronto. Magari in un altro post.

Con sentenza pubblicata il 12 luglio 2011 la Corte UE si è pronunciata nella causa C-324/09 L’Orèal vs E-bay. La sentenza presenta diversi profili di interesse che potranno essere affrontati anche in post successivi. Per il momento segnalo che, tra le numerose questioni pregiudiziali risolte dalla Corte UE, ve n’è una in punto di responsabilità degli Internet Service Providers che punta il dito proprio su uno dei profili di criticità già segnalati nel commentare i recenti provvedimenti del Tribunale di Roma nei casi You Tube e Yahoo (qui).  Si era infatti segnalato come tali provvedimenti , nella misura in cui non si limitavano a ordinare la rimozione dei contenuti illeciti ma inibivano altresì i provider dal proseguire l’illecito, potessero implicare per gli stessi provider un obbligo futuro di sorveglianza sulla presenza di eventuali contenuti illeciti – il che sembrava in contrasto con gli artt. 14 e 15 della Direttiva 2000/31 sul commercio elettronico.

In breve, il rinvio pregiudiziale alla Corte Ue trae origine dal giudizio instaurato da L’Orèal nei confronti della casa d’aste on-line e-Bay per avere quest’ultima ospitato sul suo sito una serie di aste di vendita in violazione dei marchi di L’Oréal . Così facendo, e-Bay sarebbe stata responsabile anche di un’autonoma fattispecie di contraffazione per effetto della possibilità di visualizzare i marchi L’Oréal sul proprio sito internet. Dette circostanze erano state segnalate dalla casa francese con una notice inviata a e-Bay in data 22 maggio 2007, a seguito della quale L’Oréal aveva adito la High Court of Justice chiedendo, tra l'altro, l’emissione di provvedimenti idonei a rimuovere gli effetti della violazione e a impedire ulteriori violazioni dei propri diritti di marchio. Nel proporre la seguente questione pregiudiziale – “se nel caso in cui i servizi di un intermediario quale il gestore di un sito internet siano stati utilizzati da terzi per violare un marchio registrato, se l’art. 11 [della Direttiva 2004/48 c.d. direttiva enforcement] imponga agli Stati membri di garantire che il titolare del marchio possa ottenere un’ingiunzione nei confronti dell’intermediario al fine di impedire ulteriori violazioni di detto marchio e non solo la prosecuzione di detto specifico atto di contraffazione, e in tal caso quale sia la portata dell’ingiunzione che può essere chiesta” - la corte inglese solleva dunque innanzi alla Corte Ue il problema di una condanna "per il futuro" dell'internet service provider, e di ciò che comproterebbe in termini di obblgihi di vigilanza. Nel rispondere alla questione pregiudiziale, la Corte UE ha concluso: "L'art. 11, terza frase, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, deve essere interpretato nel senso che esso impone agli Stati membri di far sì che gli organi giurisdizionali nazionali competenti in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale possano ingiungere al gestore di un mercato online di adottare provvedimenti che contribuiscano non solo a far cessare le violazioni di tali diritti ad opera degli utenti di detto mercato, ma anche a prevenire nuove violazioni della stessa natura. Tali ingiunzioni devono essere effettuve, proporzionate, dissuasive e non devono creare ostacoli al commercio legittimo". A prima vista sembrerebbe quindi che l'approccio del Tribunale di Roma sia confermato. Ma la chiave sta nell'ultima frase della conclusione della Corte, che non deve quindi essere letta, ritengo, in modo troppo affrettato. Nella motivazione la Corte infatti segnala che l’art. 11 della Direttiva enforcement deve essere intepretato in via sistematica, facendo riferimento alle altre norme di diritto comunitario. Pertanto (i) i provvedimenti di enforcement non possono introdurre un obbligo di sorveglianza attiva di tutti i contenuti caricati dagli utenti in capo ai provider, da cui gli stessi sono espressamente esentati ai sensi dell’art. 15 della Direttiva (ii) i provvedimenti di enforcement devono predisporre una tutela equa, proporzionata all’offesa e non eccessivamente costosa – ai sensi dell’art. 3 della Direttiva enforcement (iii) il provvedimento ingiuntivo non può creare ostacoli al commercio legittimo e, nel caso di specie, una misura che obbligasse e-Bay a monitorare e impedire vendite “in contraffazione” in via preventiva potrebbe portare all’ effetto concreto di un divieto generale di messa in vendita (anche di prodotti non contraffattòri). Pertanto, dalle motivazioni della Corte pare di comprendere che, pur essendo pacifico che gli intermediari possono essere destinatari di provvedimenti ingiuntivi, il contenuto della tutela giurisdizionale accordata al titolare dei diritti di IP non possa consistere in una ingiunzione che, inibendo la prosecuzione dell’illecito, comporti l’obbligo per il provider di vigilare su e impedire violazioni future. Sembrerebbe dunque confermata la criticità dei provvedimenti già adottati dal Tribunale di Roma nei casi You Tube e Yahoo. La Corte ha però precisato che il contenuto di un provvedimento ingiuntivo destinato a un internet service provider a seguito di un episodio di violazione – e tipicamente al gestore di un mercato online quale è e-Bay - potrebbe comportare “l’obbligo di adottare misure che consentano di agevolare l’identificazione dei suoi clienti venditori”, al fine di prevenire nuove violazioni della stessa natura di quelle già contestate. Ci sarà ancora molto da commentare sul punto (e su questa sentenza in particolare).

…Segue, da un mio precedente post qui. E’ di sabato scorso la notizia dell’entrata in vigore di un nuovo testo dell’art. 239 CPI, che potrebbe sembrare rimettere tutto in discussione. In questo post avrei dovuto parlare nel dettaglio del caso Flos. Ma penso sia meglio parlare prima di questa novità. Lascio i dettagli sul caso Flos alla seconda parte del questo post, per chi è veramente interessato ed avrà la costanza di leggere fino in fondo.

Il fatto è che, già alla pronuncia della sentenza nel caso Flos, il testo dell’art. 239 CPI era diverso rispetto a quello analizzato dalla Corte di Giustizia nel caso Flos. Era stato introdotto dal d.lgs. 131/2010 proprio sulla scorta delle conclusioni dell’Avvocato Generale poi confermate dalla decisione in questione, e stabiliva: “La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell' articolo 2, n. 10) della legge 22 aprile 1941, n. 633, comprende anche le opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano, oppure erano divenute, di pubblico dominio. Tuttavia i terzi che avevano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale allora in pubblico dominio non rispondono della violazione del diritto d'autore compiuta proseguendo questa attività anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data e purché detta attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso”.

Sembrava quindi che il trend fosse ormai segnato a favore degli innovatori rispetto ai c.d. “copiatori” anche se la decisione milanese è solo un’ordinanza cautelare che potrebbe peraltro essere ancora soggetta a reclamo): tutela d’autore a tutte le opere del disegno industriale precedenti al 2001, che fossero state o non fossero mai state registrate; moratoria limitatissima per i “copiatori”.

Altri Tribunali, e segnatamente il Tribunale di Firenze, continuavano comunque ad essere restii a concedere la tutela autoristica alle opere del grande Le Corbusier. Vedi l’articolo di Roberto Bagnoli sul Corriere della Sera del 10 maggio 2011, in cui si riporta che a Firenze le opere del Maestro sono considerate “semplici sedie”. Mah…

E adesso? Ecco un testo nuovo di zecca dell’art. 239 CPI, varato con il Decreto Legge 70/2011 pubblicato il 13 maggio scorso prevede: “La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, n. 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Legge sul diritto d'autore - LdA, n.d.A.), comprende anche le opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano divenute di pubblico dominio a seguito della cessazione degli effetti della registrazione. Tuttavia i terzi che avevano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale allora divenute di pubblico dominio a seguito della scadenza degli effetti della registrazione, non rispondono della violazione del diritto d'autore compiuta proseguendo questa attività anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data e purché detta attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso”. Testo, ammetto, di non chiarissima interpretazione, anche se sembra evidente il diretto collegamento tra questo testo ed il ragionamento della Corte di Giustizia nel caso Flos e l’uso che ne è stato fatto nel caso Cassina deciso dal Tribunale di Milano. Vedi Rita Fatiguso sul Sole 24 Ore di ieri.

Ed ecco, per chi ha avuto la pazienza di leggere fino a qui, dove eravamo rimasti sui casi Flos e Cassina.

Il caso risolto dalla decisione della Corte di Giustizia del 27 gennaio 2011 in causa C-189/2009 è il seguente. Flos aveva proposto un’azione innanzi al Tribunale di Milano dopo che Semeraro aveva fatto importare dalla Cina un modello di lampada denominato ”Fluida”, imitazione della lampada “Arco” di Flos. Nell’ambito del giudizio di merito, il Tribunale di Milano ha posto alla Corte UE la questione se il riguardo che il legislatore italiano ha usato nei confronti dei “copiatori” nell’attuare la Direttiva 98/71 sia da considerarsi in linea con il diritto comunitario (Vedi sul punto il precedente post sullo scenario normativo di riferimento). La Corte UE ha risposto che (i) gli Stati membri non possono negare l’accesso alla tutela di diritto d’autore alle opere di design che presentano i requisiti per l’ottenimento di detta tutela ai sensi della legge sul diritto d’autore, a prescindere dal momento in cui questi sono diventati di pubblico dominio (ii) anche se imposto dal bilanciamento tra il legittimo affidamento dei terzi e gli interessi dei titolari di diritti d’autore, il periodo di moratoria non può durare dieci anni. Un periodo più breve sarebbe senz’altro sufficiente. Inoltre, sottrarre 10 anni dai 70 dopo la morte dell’autore significa incidere pesantemente sulla protezione di diritto d’autore. Tutto chiaro, dunque? Al paragrafo 32 della motivazione la Corte, si dice però anche che ai sensi dell’articolo 17 della Direttiva 98/71 solo un disegno o modello che sia stato oggetto di registrazione in uno Stato membro potrebbe beneficiare della tutela di diritto d’autore vigente in detto Stato membro, ciò che ci riporterebbe daccapo: tutela per tutti, niente moratoria (almeno non di dieci anni), ma solo se il modello è in passato stato oggetto di registrazione. Ed è sulla scorta di questa osservazione della Corte che High Tech, nel caso che la ha recentemente contrapposta a Cassina davanti al Tribunale di Milano, ha sostenuto la non tutelabilità della Chaise Longue di Le Corbusier (su cui Cassina vanta diritti derivanti da una licenza da parte della Fondazione Le Corbusier), mai oggetto di registrazione. Il Tribunale di Milano ha però risolto la questione chiarendo che la lettura proposta da High Tech della decisione della Corte di Giustizia sarebbe “oggettivamente incompatibile con la previsione contenuta nell’art. 239 CPI come da ultimo novellato, laddove si afferma chiaramente un principio opposto, ovvero che le opere di design industriale che non abbiano mai goduto in Italia della protezione come modello o disegno registrato sono comunque tutelate sotto il profilo del diritto d’autore”. Aggiunge il Tribunale che dal punto di vista sistematico “la direttiva 98/71 nasce dall’esigenza di uniformare in ambito comunitario la disciplina in tema di protezione giuridica dei disegni e modelli, generalizzando, in particolare, il principio della cumulabilità della tutela dei disegni registrati con quella offerta dal diritto d’autore”, cosicché, in sostanza, era ovvio che la Corte di Giustizia facesse riferimento solo ai disegni e modelli registrati, visto che l’oggetto del rinvio pregiudiziale concerneva, appunto, la compatibilità dell’art. 239 CPI con la direttiva 98/71, e che la Corte altro non poteva che rispondere agli specifici quesiti posti dal giudice del rinvio; tanto è vero che la Corte ha nella stessa decisione pure affermato “non si può escludere che la protezione del diritto d’autore per le opere che possano costituire disegni o modelli non registrati possa risultare da altre direttive in materia di diritto d’autore e, in particolare, dalla direttiva 2001/29, se ricorrono le condizioni per la sua applicazione, il che deve essere verificato dal giudice del rinvio” (paragrafo 34).

La decisione del Tribunale UE nell’ambito della causa T-59/08 ha riconosciuto la piena applicazione dell’art. 8 comma 5 del Regolamento CE 40 del 1994 sul marchio comunitario (ora regolamento CE 207/2009) al marchio figurativo “la PERLA”, nota casa produttrice di biancheria intima di lusso. La norma esclude la registrazione posteriore di marchi simili anche per prodotti non affini a quelli per i quali il marchio rinomato o notorio anteriore è stato registrato (c.d. “tutela ultramerceologica”), quando dall’uso del marchio posteriore possa derivare per il titolare un vantaggio indebito o un pregiudizio al carattere distintivo o alla notorietà del marchio anteriore. La sentenza del Tribunale chiude una lunga serie di gradi di giudizio originata da un’azione di annullamento proposta dal gruppo bolognese titolare dei vari marchi figurativi “la PERLA” avverso la registrazione comunitaria del segno NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC depositato da Worldgem Brands Srl per “articoli di gioielleria, oreficeria ed orologeria; metalli preziosi; perle; pietre preziose”. È sufficiente qui riportare che, da ultimo, la Seconda Commissione di Ricorso dell’UAMI aveva rifiutato di applicare l’art 8 n. 5 del Regolamento al marchio “la PERLA”. Secondo la Commissione non era infatti dimostrato che il marchio NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC traesse indebito vantaggio dalla notorietà del marchio “la PERLA” o vi recasse pregiudizio. Nell’ambito del giudizio di impugnazione promosso dalla ricorrente La Perla, il Tribunale ha precisato che le violazioni descritte all’art. 8 comma 5 del regolamento (l’indebito vantaggio derivante dall’uso senza giusto motivo del segno posteriore grazie al carattere distintivo o alla notorietà del marchio anteriore e/o il pregiudizio ad essi arrecato dal segno posteriore) sono l’ovvia conseguenza di una somiglianza tra il marchio anteriore e quello posteriore, a causa del quale il pubblico interessato stabilisce un nesso tra i due segni. Tuttavia, ribaltando la decisione della Commissione di Ricorso dell’UAMI, il Tribunale ha chiarito che ai fini della tutela ultramerceologica l’onere probatorio posto a carico del titolare del marchio anteriore deve considerarsi assolto nel momento in cui risulti provata anche solo  la sussistenza di un rischio che l’indebito vantaggio o il pregiudizio si manifestino in futuro. Nel caso di specie, le circostanze provate dalla ricorrente sono state ritenute sufficienti a provare tale rischio: in particolare erano stati prodotti articoli di stampa nazionale che nel recensire gli eventi di presentazione dei prodotti lanciati con il marchio NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, avevano erroneamente ritenuto che questi fossero il risultato di collaborazioni/sponsorizzazioni da parte di La Perla. Il Tribunale ha anche rigettato la difesa di NIMEI secondo la quale sussisteva un giusto motivo ai sensi dell’art. 8 comma 5 del Regolamento per l’utilizzo dei termini “la perla”, stante la necessità per Worldgem Brands di indicare il nome comune della materia con cui erano realizzati i prodotti NIMEI, e cioè le perle. Il Tribunale ha però omesso di motivare la decisione sul punto. Ed effettivamente questa poteva essere un’occasione per fare chiarezza su cosa debba intendersi per “giusto motivo” quale causa scriminante dell’utilizzo di un marchio notorio ai sensi dell’art. 8 comma 5 del Regolamento sul marchio comunitario. Sul punto, la giurisprudenza non ha ancora fornito indicazioni chiare.