cassazione.jpgPer i tribunali italiani impegnati a ricondurre la complessità di certi accertamenti tecnici inerenti la validità o la contraffazione di un brevetto ad una dimensione “giuridica”,  è più volte risultato suggestivo l’argomento in base al quale  deve escludersi la contraffazione qualora il prodotto o il procedimento attuato dal presunto contraffattore presentino caratteristiche tali da farne ritenere l’altezza inventiva: infatti, elevandosi ad invenzione autonoma rispetto a quella brevettata, il prodotto o il procedimento che si assume in contraffazione ricadono necessariamente al di fuori dell’ambito di protezione del brevetto, che quindi non può dirsi contraffatto.

Questo criterio è stato recentemente ripercorso da una recente sentenza della Corte di Cassazione (qui) la quale, facendone un’applicazione inversa, ha ritenuto che un particolare procedimento per la lavorazione e la trasformazione dei rifiuti adottato dalla società Entsorga Italia S.r.l. fosse in contraffazione di un brevetto di procedimento di titolarità della società Ecodeco S.r.l. proprio perché, per quanto il procedimento di Entsorga presentasse differenze rispetto al procedimento brevettato, dette differenze non erano dotate di altezza inventiva e, quindi, non costituivano un valido motivo per escludere la contraffazione del brevetto di procedimento di Ecodeco.

 

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Come promesso, vediamo quali sarebbero le vere significative conseguenze che deriverebbero dall’istituzione di una Corte centralizzata con giurisdizione paneuropea.Thumbnail image for patented_stamp-300x249.jpg

Prima fondamentale conseguenza è che ogni preteso contraffattore potrà essere citato – con effetti paneuropei – innanzi a qualsiasi sezione nazionale della nuova Corte, alla sola condizione che egli commercializzi i propri prodotti nel paese membro in cui ha sede la specifica sezione nazionale adita. Volendo offrire un esempio, un’impresa italiana che commercializza i propri prodotti in Germania potrà essere citata per contraffazione innanzi alla sezione tedesca della Corte. La decisione di quest’ultima avrà effetto diretto e potrà essere eseguita in tutti i paesi membri dell’accordo istitutivo della Corte centralizzata e quindi anche in Italia, dove la decisione avrà valore di titolo esecutivo (art. 82 della versione definitiva dell’accordo). Tale decisione potrà disporre l’inibitoria della produzione, il sequestro dei beni contraffattivi e dei mezzi di produzione, il risarcimento del danno e tutte le altre misure tipiche poste a tutela dei diritti di proprietà intellettuale. Tale decisione sarà in tedesco, emessa all’esito di un procedimento – cui l’impresa italiana non potrà sottrarsi – svolto in tedesco o, al massimo, al ricorrere di determinate circostanze, nella lingua del brevetto (che in ogni caso non sarà mai l’italiano). Tale decisione sarà poi appellabile innanzi alla istituenda Corte d’Appello in materia brevettuale che avrà sede a Lussemburgo. La lingua dell’appello sarà quella del primo grado, e quindi ancora una volta il tedesco. Esaurito l’appello, non ci sarà alcun terzo grado di giudizio. Non solo, perchè un’impresa possa essere citata innanzi una sezione diversa dalla propria sezione nazionale (e quindi costretta a difendersi in una lingua diversa dalla propria), neppure è necessario che essa sia direttamente attiva sul relativo mercato straniero. E’ sufficiente che essa abbia lì un proprio distributore o comunque che vi siano altre ragioni di connessione (e sappiamo benissimo quanti sono i modi per sottrarre un preteso contraffattore al proprio giudice naturale). 

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fotobrevettounico.JPGCome forse ancora non tutti sanno, a seguito della recente approvazione da parte del  Parlamento Europeo, lo scorso 31 dicembre è stato pubblicato sulla Gazzetta dell’Unione il Regolamento istitutivo del brevetto europeo con effetto unitario (il c.d. brevetto unitario). Poco dopo (il 13 gennaio) è stata pubblicata sul server del Consiglio Europeo la versione definitiva dell’accordo istitutivo di una Corte centralizzata europea dei brevetti. Dal 19 febbraio il testo dell’accordo sarà aperto alle sottoscrizioni e dovrà quindi essere ratificato secondo le regole costituzionali di ciascuno stato membro. L’entrata in vigore del nuovo sistema è subordinata alla ratifica dell’accordo istitutivo della Corte centralizzata da parte di almeno 13 paesi firmatari (sempre che tra questi tredici paesi vi siano i primi tre paesi per numero di brevetti europei validati, ossia essenzialmente Germania, Francia e Regno Unito).

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Thumbnail image for astrazeneca-licenziamenti.jpgNel solito superlavoro di fine anno, quasi ci dimenticavamo di dare atto della decisione con cui la Corte di Giustizia ha confermato la sentenza di primo grado del Tribunale Generale nel caso AstraZeneca e, di conseguenza, la correttezza dell’iniziale decisione della Commissione (le decisioni di Corte di Giustizia, Tribunale Generale e Commissione sono disponibili rispettivamente qui, qui e qui).

Oltre che per l’ammontare della sanzione (ben 53 milioni di Euro), il caso AstraZeneca è di estremo interesse per aver definitivamente confermato alcuni obblighi che gravano su tutte le imprese in posizione dominante che si interfacciano con gli uffici brevetti. E’ infatti oggi diritto dell’Unione che un’impresa dominante può violare quella speciale responsabilità che grava su di essa laddove comunichi alle autorità pubbliche preposte alla concessione di diritti esclusivi informazioni ingannevoli idonee ad indurle in errore ed a permettere, di conseguenza, il rilascio di diritti esclusivi cui l’impresa in questione non avrebbe diritto. 

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regalo.jpegIn questi tempi di crisi economica, i canali di pubblicità tradizionali fanno sempre più fatica ad attrarre investimenti. Per contro, assistiamo al boom di canali alternativi come manifestazioni a premio, promozioni, coupon, premi, buoni sconto, voucher, gift cards ecc. nonché al successo planetario di siti web come Privalia e Groupon. Il successo di questi nuovi strumenti è dovuto alla loro capacità di intercettare le esigenze di parsimonia e risparmio che sono sempre più sentite dai consumatori europei. Una recente decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (caso C-428/11) affronta il tema, precisando alcuni dei limiti che devono essere rispettati dai soggetti che vogliano proporsi sul mercato dell’Unione utilizzando questi strumenti promozionali. In particolare, la sentenza della Corte riguarda la fattispecie dei messaggi pubblicitari che reclamizzano un prodotto o servizio attraverso la vincita di un premio. Secondo la Corte, costituisce pratica commerciale vietata dalla direttiva 2005/29/CE dare al consumatore la falsa impressione di aver già vinto un premio, quando egli è obbligato a versare del denaro o a sostenere un costo, di qualsiasi natura, per scoprire cosa ha vinto o prendere possesso del premio.

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rik zwaan 1.jpgTra le rare esperienze di protezione delle nuove varietà vegetali nel panorama della giurisprudenza dei tribunali italiani, la decisione del tribunale di Milano di proteggere la lattuga Ballerina di Rijk Zwaan con un provvedimento di inibitoria permanente (uno dei maiori costitutori di nuove varietà vegetali al mondo) – a suo tempo già segnalata sul nostro blog – aveva dato vita ad un importante precedente e costituito un sostanziale cambio di passo per le aziende sementiere costitutrici di nuove varietà vegetali impegnate a contrastarne la riproduzione illegale.

Il giudizio, poi proseguito ai fini del risarcimento del danno da contraffazione, si è definitivamente concluso con sentenza del 12 novembre 2102 (qui), che contiene diversi profili di interesse.

Innanzitutto, la difficoltà pratica di ricostruire l’effettiva entità della commercializzazione di semi contraffatti, che è stato superata dal tribunale attraverso la scelta di utilizzare come base di calcolo gli acquisti di seme nudo e servizi di lavorazione del seme effettuati da Agriseeds presso i propri fornitori, dalle cui fatture risultavano volumi sproporzionati rispetto alle esigue vendite che erano state effettivamente documentate da Agriseeds a seguito dall’ordine di esibizione delle scritture contabili di Agriseeds.

È interessante poi quanto effettivamente emerso nel corso delle operazioni di consulenza contabile, e cioè che nel settore delle varietà orticole (quali la lattuga, appunto) non esiste, di fatto, un mercato delle licenze sulle nuove varietà vegetali e che, in mancanza di una casistica cui fare riferimento, non è possibile applicare il cosiddetto criterio della royalty ragionevole che rientra tra i criteri previsti dall’art. 125 del codice di proprietà industriale, dovendosi quindi necessariamente fare riferimento ai restanti criteri dell’effettivo mancato guadagno del titolare dei diritti IP e dell’utile del contraffattore. 

La sentenza conferma la tendenza positiva dei tribunali italiani nel garantire la tutela delle nuove varietà vegetali anche all’esito di giudizi molto articolati e complessi, e che le possibilità per i costitutori di nuove varietà vegetali di tutelare i propri investimenti reagendo alla riproduzione illegale – che in questo settore, sfiora i limiti della pirateria – stanno assumendo anche grazie a questa decisione contorni più concreti. 

 

logo_ministero-della-salute.pngIl Decreto Balduzzi (Decreto Legge 158/12 del 13 settembre 2012 recentemente convertito in legge – vedi il testo coordinato qui) sembra aver reso del tutto sconveniente, anzi, economicamente insensata, la commercializzazione di medicinali equivalenti prima della scadenza di diritti di brevetto sul farmaco di riferimento.

La norma rilevante è contenuta nell’art. 11: “Entro il 30 giugno 2013 l’AIFA, sulla base delle valutazioni della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso, provvede ad una revisione straordinaria del Prontuario farmaceutico nazionale, collocando nella classe di cui all’articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i farmaci terapeuticamente superati. In sede di revisione straordinaria ai sensi del precedente periodo e, successivamente, in sede di periodico aggiornamento del Prontuario farmaceutico nazionale, i medicinali equivalenti, ai sensi di legge, ai medicinali di cui è in scadenza il brevetto o il certificato di protezione complementare non possono essere classificati come farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale con decorrenza anteriore alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge”.

In altre parole: ove ancora fosse in vita il brevetto, il generico comunque approvato e commercializzato non sarà rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale. Non sarà pertanto in diretta concorrenza con il farmaco di riferimento, e la sua commercializzazione non potrà influire sulla rideterminazione (leggi: riduzione) del prezzo dello stesso.

 

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Grazie alla collega Ida Palombella per averci segnalato che la decisione recensita nel nostro post hip-hop-jewels-anelli-trilogy.jpgdell’11 novembre è stata immediatamente reclamata da Stroili Oro e Binda Italia e, all’esito della procedura di reclamo, revocata dal Tribunale di Torino con ordinanza in data 14 settembre 2012.

Stando alle motivazioni del provvedimento, ai fini della revoca è risultata decisiva la circostanza, allegata in sede di reclamo,  che effettivamente lo stilista Andrè Riberio aveva commercializzato anche anelli di silicone con diamanti con taglio a brillante in anni recenti, così che il design adottato per l’anello Due Punti di Blue White doveva ritenersi privo di carattere individuale e, quindi, non proteggibile come disegno o modello non registrato.

Rimane comunque aperto il dibattito sull’argomento suggerito dal giudice di prime cure, e cioè sul se un design a suo tempo divulgato e poi di fatto “dimenticato” dal settore di riferimento possa dirsi equivalente ad un design non divulgato, e quindi riacquisire carattere individuale meritevole di protezione

due punti.jpgIl design di un prodotto può essere protetto come disegno e modello a condizione che sia nuovo, nel senso che nessun disegno identico deve essere stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione, e abbia “individualità”, cioè deve suscitare nell’utilizzatore informato un’impressione diversa da qualsiasi altro disegno o modello divulgato prima della data di presentazione. A livello comunitario è stata anche introdotta la possibilità che alla protezione possano accedere tutti i disegni che presentino i requisiti della novità e dell’individualità a prescindere dalla loro registrazione (c.d. disegno e modello non registrato) anche se in questo caso il periodo temporale di esclusiva è più limitato.

Ed è proprio su queste basi che il produttore di gioielli Blue White Group S.r.l ha adito in via cautelare il Tribunale di Torino perché fosse inibita la produzione e commercializzazione degli anellini Hip Hop Jewels realizzati e commercializzati in Italia da Binda Italia (Breil) e Stroili Oro Spa (qui sotto) perché ritenuti, tra le altre, in violazione dei diritti di Blue White sul design non registrato del proprio anello “Due Punti” (qui a sinistra) composto da un corpo di gomma silicone in cui è incastonata una pietruzza di diamante. Il Tribunale ha riconosciuto l’esistenza dei presupposti per la tutela del design non registrato “Due Punti”, adottando però una motivazione all’apparenza “innovativa” (ordinanza del 29 agosto 2012, qui) 

 

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tar-lazio-targa.jpgCon sentenza del 3 settembre 2012 il TAR Lazio ha annullato la decisione dell’AGCM dell’11 gennaio 2012 che aveva condannato Pfizer ad una sanzione di oltre 10 milioni di euro per abuso di posizione dominante in relazione ad azioni giudiziarie ed amministrative dalla stessa avviate per l’ottenimento prima, e la tutela poi, di un CCP sul latanoporst, il principio attivo del farmaco di Pfizer Xalatan. La storia è ormai nota agli addetti ai lavori. In sostanza, l’AGCM aveva ritenuto che Pfizer avesse illecitamente ritardato l’ingresso sul mercato dei generici del proprio farmaco Xalatan, tramite una strategia complessa in cui Pfizer avrebbe, in sostanza, allungato artatamente ed illegittimamente la protezione brevettuale ed instaurato azioni anche giudiziarie finalizzate non tanto alla tutela dei propri diritti, quanto ad ostacolare l’attività dei concorrenti genericisti. Sennonché, l’AGCM non era riuscita a motivare in modo convincente, ed i commenti al riguardo erano stati molti. Presso gli esperti di IP, era stato notato che la motivazione del provvedimento lasciava trasparire come l’Autorità avesse serie difficoltà a comprendere il significato delle più basilari categorie della legge brevettuale; nel mondo degli esperti di concorrenza, non ci si capacitava di come l’Autorità avesse potuto riscontrare l’abuso in capo a Pfizer in presenza di un comportamento costituito da nient’altro che dall’uso lecito degli strumenti messi a disposizione dalla legge brevettuale, e così apertamente contraddire la giurisprudenza rilevante.

Il TAR ha adesso detto che l’AGM ha sbagliato. Ha notato che “l’Autorità ha rinvenuto un’ipotesi di abuso di posizione dominante ponendo in correlazione varie condotte con le quali, sia in sede amministrativa che in sede giudiziaria, Pfitzer ha esercitato la tutela di diritti e di interessi legittimi” ed ha aggiunto che “al fine di poter sussumere tali condotte nell’illecito anticoncorrenziale considerato, le stesse devono connotarsi di un evidente intento escludente alla luce di un quid pluris che si aggiunga alla mera sommatoria di comportamenti leciti per i rispettivi ordinamenti amministrativo e giudiziario”. Tale quid pluris, però, l’Autorità non è stata in grado di trovare, così contravvenendo ai principi sanciti dalla giurisprudenza comunitaria, tra tutte Astra Zeneca e ITT-Promedia.

 

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