due punti.jpgIl design di un prodotto può essere protetto come disegno e modello a condizione che sia nuovo, nel senso che nessun disegno identico deve essere stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione, e abbia “individualità”, cioè deve suscitare nell’utilizzatore informato un’impressione diversa da qualsiasi altro disegno o modello divulgato prima della data di presentazione. A livello comunitario è stata anche introdotta la possibilità che alla protezione possano accedere tutti i disegni che presentino i requisiti della novità e dell’individualità a prescindere dalla loro registrazione (c.d. disegno e modello non registrato) anche se in questo caso il periodo temporale di esclusiva è più limitato.

Ed è proprio su queste basi che il produttore di gioielli Blue White Group S.r.l ha adito in via cautelare il Tribunale di Torino perché fosse inibita la produzione e commercializzazione degli anellini Hip Hop Jewels realizzati e commercializzati in Italia da Binda Italia (Breil) e Stroili Oro Spa (qui sotto) perché ritenuti, tra le altre, in violazione dei diritti di Blue White sul design non registrato del proprio anello “Due Punti” (qui a sinistra) composto da un corpo di gomma silicone in cui è incastonata una pietruzza di diamante. Il Tribunale ha riconosciuto l’esistenza dei presupposti per la tutela del design non registrato “Due Punti”, adottando però una motivazione all’apparenza “innovativa” (ordinanza del 29 agosto 2012, qui) 

 

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tar-lazio-targa.jpgCon sentenza del 3 settembre 2012 il TAR Lazio ha annullato la decisione dell’AGCM dell’11 gennaio 2012 che aveva condannato Pfizer ad una sanzione di oltre 10 milioni di euro per abuso di posizione dominante in relazione ad azioni giudiziarie ed amministrative dalla stessa avviate per l’ottenimento prima, e la tutela poi, di un CCP sul latanoporst, il principio attivo del farmaco di Pfizer Xalatan. La storia è ormai nota agli addetti ai lavori. In sostanza, l’AGCM aveva ritenuto che Pfizer avesse illecitamente ritardato l’ingresso sul mercato dei generici del proprio farmaco Xalatan, tramite una strategia complessa in cui Pfizer avrebbe, in sostanza, allungato artatamente ed illegittimamente la protezione brevettuale ed instaurato azioni anche giudiziarie finalizzate non tanto alla tutela dei propri diritti, quanto ad ostacolare l’attività dei concorrenti genericisti. Sennonché, l’AGCM non era riuscita a motivare in modo convincente, ed i commenti al riguardo erano stati molti. Presso gli esperti di IP, era stato notato che la motivazione del provvedimento lasciava trasparire come l’Autorità avesse serie difficoltà a comprendere il significato delle più basilari categorie della legge brevettuale; nel mondo degli esperti di concorrenza, non ci si capacitava di come l’Autorità avesse potuto riscontrare l’abuso in capo a Pfizer in presenza di un comportamento costituito da nient’altro che dall’uso lecito degli strumenti messi a disposizione dalla legge brevettuale, e così apertamente contraddire la giurisprudenza rilevante.

Il TAR ha adesso detto che l’AGM ha sbagliato. Ha notato che “l’Autorità ha rinvenuto un’ipotesi di abuso di posizione dominante ponendo in correlazione varie condotte con le quali, sia in sede amministrativa che in sede giudiziaria, Pfitzer ha esercitato la tutela di diritti e di interessi legittimi” ed ha aggiunto che “al fine di poter sussumere tali condotte nell’illecito anticoncorrenziale considerato, le stesse devono connotarsi di un evidente intento escludente alla luce di un quid pluris che si aggiunga alla mera sommatoria di comportamenti leciti per i rispettivi ordinamenti amministrativo e giudiziario”. Tale quid pluris, però, l’Autorità non è stata in grado di trovare, così contravvenendo ai principi sanciti dalla giurisprudenza comunitaria, tra tutte Astra Zeneca e ITT-Promedia.

 

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copyight.JPGNella recente sentenza 9917/12 (disponibile qui – pag. 47 e ss.) il Tribunale di Milano si esprime sulla incompatibilità dell’art. 239 c.p.i. con il diritto comunitario. Come è noto, la norma – introdotta nella sua prima versione nel 2001 – ha subito numerose modifiche fino ad arrivare alla versione attuale – introdotta il 15 febbraio 2012. Essa stabilisce che “i terzi che avevano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, copie di opere del disegno industriale in pubblico dominio non rispondono della violazione del diritto d’autore compiuta proseguendo questa attività anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli da essi fabbricati nei tredici anni successivi a tale data e purché detta attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso” (per un sunto della questione si vedano i precedenti post qui, qui e qui). Secondo i giudici milanesi, una moratoria decennale “risulterebbe in sé disapplicabile dal giudice ordinario” in quanto fisserebbe un termine “espressamente dichiarato incompatibile con la Direttiva 98/71/CE nella sentenza della Corte di Giustizia CE del 28.1.2011”. Se sono troppi i dieci anni sui quali si è pronunciata la Corte di Giustizia UE, che dire dei tredici anni che prevede la norma attualmente in vigore? Che sia la fine del 239 c.p.i.?

01_cornetto_enigma_cookie.jpgCon un’ordinanza del 7 agosto 2012 il Tribunale di Milano ha deciso un procedimento cautelare instaurato dalla società Optima S.r.l. nei confronti della filiale italiana di Unilever per pretesa contraffazione di marchio. La multinazionale dell’alimentare era in particolare stata accusata di aver violato i diritti esclusivi di Optima sul marchio figurativo “Cookies”, utilizzato da questa per contraddistinguere i propri ingredienti e semilavorati per gelati artigianali, tramite una nuova versione del mitico cornetto Algida, la versione ”Cornetto Enigma” al gusto “Cookie”, biscotto. Il Tribunale di Milano ha negato la domanda cautelare, osservando come il lemma “cookie” svolga nei prodotti in questione una funzione descrittiva, quella cioè di descrivere, appunto, il gusto del gelato e come, pertanto, la tutela possa essere accordata al marchio registrato unicamente nel caso in cui la somiglianza tra i due segni non sia limitata all’aspetto fonetico, ma si estenda alla specifica rappresentazione grafica, poiché solo in tal caso può eventualmente sussistere il rischio di confusione richiesto dalla legge. Nel caso di specie, tuttavia, il Tribunale ha ritenuto che la caratteristica forma grafica del marchio di Optima non fosse stata ripresa da Unilever e che non sussistesse pertanto il rischio di confusione. cookies-big.pngIl marchio di Optima è infatti caratterizzato dalla sostituzione delle lettere “o” della parola Cookies con due personaggi con la testa a forma di biscotto, ma con braccia e gambe, che si tengono a braccetto, camminano e salutano. Nel segno utilizzato nel “Cornetto Enigma”, invece, le due “o” sono sostituite da due semplici “cookies”, stratagemma peraltro già più volte utilizzato dalla stessa Unilever in passato ed alquanto diffuso nel settore dei gelati e dolciario in generale.

 

 

 

 

Clini-sacchetti-biodegradabili.jpgCon sentenza del 10 luglio 2012, il Tribunale di Torino ha deciso in primo grado la causa instaurata dalla società italiana Novamont S.p.A. nei confronti della società tedesca Biotec Biologisce Naturverpackungen GmbH & Co. KG e della società francese Biosphère S.A. per l’asserita contraffazione di tre brevetti Novamont relativi a materiali plastici a base di amido utilizzati tra l’altro per la produzione di sacchetti per la spesa biodegradabili. Il Tribunale ha rigettato la domanda di contraffazione ed ha anzi accolto la domanda riconvenzionale di nullità dei brevetti Novamont (con la sola eccezione di una rivendicazione di processo che il Tribunale non ha però ritenuto essere stata violata dalle convenute).

Si tratta di un caso in cui il Tribunale ha parzialmente disatteso le conclusioni del CTU nominato, che aveva invece concluso per la validità e la contraffazione di uno dei tre brevetti azionati (confermando invece la nullità degli altri due). A questo riguardo, la decisione contiene un lungo passaggio che analizza il rapporto tra il giudice ed il CTU ed i casi in cui il primo può disattendere le conclusioni del secondo. Premesso che è evidente che il giudice mai è vincolato alle conclusioni del CTU, avendo il noto ruolo di “peritus peritorum”, secondo il Tribunale di Torino, il giudice può in sede di sentenza dissentire da quanto affermato dal proprio consulente solo ove le critiche all’elaborato peritale mosse dalle parti siano “idonee a segnalare e stigmatizzare un vizio logico, metodologico o scientifico nel ragionamento seguito dal Consulente d’ufficio, suscettibile di essere rilevato e valutato dal Giudice sulla scorta del bagaglio di nozioni di comune esperienza e del patrimonio culturale di cui è in possesso”. Il giudice, competente circa le norme che regolano i brevetti e la loro interpretazione, ma non circa lo specifico ambito tecnico cui appartiene l’invenzione brevettata, non può infatti sostituirsi al proprio consulente nella valutazione di critiche aventi natura meramente tecnica e ripetitiva rispetto a quanto già sostenuto nel corso del contraddittorio tecnico e sulle quali il Consulente si è già espresso.

Il caso è poi interessante in quanto si tratta di una delle relativamente poche decisioni in Italia in cui considerazioni circa i criteri da adottare nella valutazione della sussistenza o meno dei requisiti di brevettabilità varcano la soglia dell’elaborato del Consulente Tecnico d’Ufficio e raggiungono la sentenza. Il Collegio si è in particolare soffermato sul criterio da adottare nella valutazione dell’altezza inventiva, confermando espressamente la preminenza del criterio del “problem and solution approach”, definito come segue: “Secondo l’art. 48 C.p.i. un’invenzione è considerata come implicante attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Poiché la verifica della sussistenza di questo requisito viene fatta ex post (ossia dopo l’invenzione) è necessario condurre questa valutazione sulla base di criteri logici che evitino di ritenere “evidente” quello che tale non era e non poteva essere prima della brevettazione. A questo scopo il European Patent Office ha fissato delle linee guida che vengono comunemente denominate “problem – solution approach”. Tale approccio, appunto, consta di tre “gradi” di valutazione e precisamente: a) la determinazione della prior art del settore di riferimento; b) l’individuazione del problema tecnico oggettivo che l’invenzione si propone di risolvere; c) la verifica se la soluzione adottata al problema tecnico oggettivo, a partire dalla prior art, risultasse “ovvia” (ossia evidente) per il tecnico del ramo. Quest’ultimo livello di valutazione viene comunemente definito come “would – could approach” ed esso è finalizzato a verificare, con giudizio ex ante, se l’esperto del ramo sarebbe stato spinto a risolvere il problema tecnico partendo dalla prior art nella speranza di risolvere il problema tecnico oggettivo o quantomeno nell’aspettativa di ottenere qualche miglioramento o vantaggio”.

La decisione, infine, tocca un punto concernente le rivendicazioni c.d. product by process, e conferma espressamente che, nel caso in cui occorra valutare se un prodotto dell’arte nota anticipi un’invenzione protetta tramite rivendicazione “product by process”, il confronto vada comunque effettuato tra i prodotti, e non tra i procedimenti di preparazione: “in sostanza, una rivendicazione di prodotto definita attraverso il procedimento è pur sempre una rivendicazione di prodotto, che deve essere nuovo e originale, e differenziarsi dalla tecnica nota per qualche proprietà obiettivamente accertabile, anche se le difficoltà definitorie vengono superate con la descrizione del procedimento seguito per la produzione, che viene in considerazione nella struttura del documento brevettuale per selezionare il prodotto brevettato attraverso il modo con cui viene preparato. Tuttavia la descrizione del procedimento non può valere a surrogare l’inesistenza delle differenze del prodotto finale, ma solo le difficoltà di descriverle sotto il profilo strutturale”.

 

 

CJEU.jpgLa Corte di Giustizia UE (CJEU) si è sempre pronunciata contro la possibilità per un giudice nazionale di emettere provvedimenti di inibitoria cross  border – vale a dire, con efficacia immediata  anche negli altri paesi – in materia di brevetti europei estesi a più paesi UE. Secondo la CJEU il primo ostacolo è rappresentato dai dubbi sulla possibilità di convenire più soggetti stranieri, ciascuno responsabile di atti di contraffazione nel rispettivo stato di appartenenza, davanti ad un unico giudice nazionale. Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento n. 44 del 2001,  più soggetti stranieri possono essere convenuti davanti al giudice nazionale del luogo in cui uno di essi è domiciliato a condizione che tra le domande rispettivamente proposte nei loro confronti esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica, onde evitare il rischio di decisioni incompatibili da parte di più giudici nazionali. Secondo la CJEU, tale nesso non sussiste tra più contraffattori stranieri che abbiano posto in essere, nei rispettivi paesi di appartenenza, diversi atti di contraffazione: anche nell’ipotesi in cui gli atti di contraffazione posti in essere dai singoli contraffattori siano i medesimi (vendita dello stesso prodotto da parte di più società appartenenti al medesimo gruppo) le singole condotte in contraffazione porrebbero ognuna una diversa questione di diritto, dal momento che ogni distinta frazione nazionale del brevetto è soggetta, per quanto riguarda l’ambito di protezione, alla legge nazionale, così che non sussiste il rischio di decisioni  incompatibili da parte dei singoli giudici nazionali (Roche / Primus C – 539/03). Sempre secondo la CJEU, un ulteriore ostacolo alla giurisdizione cross border in materia di brevetti risiede nell’art. 22 n. 4 del Regolamento 44/2001, ove è previsto che la giurisdizione in materia di validità del singolo titolo nazionale (quale è la frazione nazionale di un brevetto europeo) spetti al giudice dello Stato membro in cui il brevetto è stato registrato. Supponendo che più contraffattori siano soggetti alla giurisdizione di un unico giudice nazionale (per esempio, due società tedesche), quasi certamente esse solleveranno un’eccezione /domanda riconvenzionale di nullità del brevetto azionato, così che l’inibitoria che dovesse essere concessa dal giudice tedesco non potrebbe valere anche per gli atti di contraffazione di altre frazioni nazionali  da parte dei medesimi convenuti. Se così fosse, l’inibitoria concessa dal giudice tedesco implicherebbe una pronuncia in ordine alla validità delle frazioni nazionali “straniere” (non importa se in via principale, come nel caso di una domanda riconvenzionale di nullità proposta dal convenuto in contraffazione, o in via di mera eccezione, secondo la sentenza CJEU C- 4/03, Gat / Luk) rispetto alle quali l’art. 22 del Regolamento prevede la competenza esclusiva del giudice nazionale dello stato cui attiene la singola frazione nazionale del brevetto. Su quest’ultimo punto la CJEU si è tornata a pronunciare con la sentenza C-616/10 in data 12 luglio 2012, resa a seguito di un rinvio pregiudiziale proveniente dal giudice olandese adito in via cautelare dalla società olandese Solvay SA, che aveva convenuto innanzi al giudice olandese una società olandese e due società belga del gruppo Honeywell per la contraffazione del proprio brevetto EP ‘440. Nel decidere sulle questioni del rinvio, la CJEU ha precisato che il giudice nazionale, nonostante i convenuti in contraffazione avessero sollevato l’invalidità del brevetto aizonato, era stato adito in via cautelare e, pertanto, non avrebbe emesso una decisione definitiva in merito alla validità del brevetto azionato, ma semplicemente un provvedimento provvisorio in cui si sarebbe limitato a compiere una valutazione circa la futura e probabile statuizione del giudice (straniero) competente nel merito sulla validità che “non avrà alcun impatto sulla decisione che il giudice competente deve prendere nel merito in base all’articolo 22 punto 4 del regolamento 44 /2001”. È innegabile che si tratti di uno sviluppo interessante verso una giurisdizione cross border: rimane però il problema di convenire più contraffattori stranieri davanti ad un unico giudice nazionale ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, sopra menzionato. Su questo punto la sentenza della CJEU, pur ribadendo l’orientamento Roche / Primus (C – 539/03), ha ritenuto che nel caso specifico, il fatto che tutte e tre le convenute del gruppo Honeywell (di cui una olandese e due belga) avessero ognuna indistintamente venduto nei medesimi paesi in cui era vigente una frazione nazionale implicava il configurarsi di una stessa situazione di fatto (cioè, ognuna della società convenute ha venduto lo stesso identico prodotto, per esempio in Finlandia) e della medesima questione di diritto (violazione delle norme finlandesi da parte di ciascuna delle convenute), così che sussisteva il rischio di decisioni incompatibili sulla medesima situazione di fatto e di diritto da parte del giudice belga e del giudice olandese, rispettivamente competenti per le due società belga e la società olandese del gruppo Honeywell in base al criterio del domicilio del convenuto. Si tratta però di una coincidenza non comune, tanto che si potrebbe anche pensare che il rinvio alla CJEU sia stato fatto ad hoc per provocare la Corte di Giustizia UE a rivedere le sue posizioni sulla giurisdizione cross border  dei giudici nazionali.

brevettoeruopeo1.jpgUn cortocircuito tra istituzioni UE ha fatto ulteriormente slittare l’approvazione da parte del Parlamento UE del cosiddetto “unitary patent package” che prevede l’approvazione di un regolamento istitutivo di un unico titolo brevettuale con effetti nei paesi UE partecipanti alla cooperazione rafforzata – tra cui non rientra l’italia – promossa nel 2011 e la stipula di un accordo internazionale fra i suddetti paesi per la creazione di una “unified patent court”, un Tribunale Unico che avrebbe competenza esclusiva sulle controversie in materia di Brevetto Unico Europeo. I fatti. Nella seconda metà del 2011, serrate negoziazioni fra istituzioni UE avevano portato alla definizione di una Proposta di Regolamento UE istitutivo del Brevetto Unico e di una Bozza di Accordo sull’istituzione del Tribunale Unico, testi che avrebbero dovuto essere sottoposti al voto del Parlamento UE lo scorso 4 luglio. Se non ché, all’esito del Consiglio Europeo del 29 giugno 2012 è arrivata la decisione da parte dei Capi di Stato o di Governo dei paesi partecipanti di modificare il testo della Proposta di Regolamento della Commissione UE cancellando dal testo gli articoli da 6 a 8. A seguito dell’annuncio, il Parlamento UE ha fatto sapere di avere rinviato il voto del 4 luglio e chiesto ai propri Servizi Giuridici un’opinione circa la legittimità della cancellazione degli Articoli da 6 a 8 da parte del Consiglio. Con la propria opinione pervenuta in data 9 luglio 2012– e dal dibattito parlamentare che ne è immediatamente seguito, il 10 luglio 2012 – i Servizi giuridici hanno concluso che un’eventuale approvazione del Regolamento privo degli Articoli da 6 a 8 sarebbe in contrasto con l’art. 118 del Trattato (TFUE), ai sensi del quale “il parlamento Europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure per la creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale”: conclusione lapalissiana, se sol si considera che gli Articoli da 6 a 8 fanno parte di una sezione titolata “Effetti del Brevetto Europeo unitario” e sono rubricati, rispettivamente “Diritto di impedire l’utilizzo diretto dell’invenzione”, “Diritto di impedire l’utilizzo indiretto dell’invenzione”, “Limiti ai diritti derivanti dal Brevetto Europeo Unico”. Norme non esattamente marginali, che definiscono l’ambito di protezione conferito dal brevetto unico e la cui eliminazione dal testo del Regolamento UE comporterebbe l’impossibilità, per il Tribunale Unico, di attivare il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE ogni qual volta sorgano dubbi sul se una determinata attività interferisca con l’ambito di protezione conferito dal brevetto unico. Detti dubbi dovrebbero essere risolti sulla base delle legislazioni e interpretazioni nazionali dei paesi coinvolti,  con laEU Unitary patent.bmp conseguenza che il Brevetto Europeo Unico non garantirebbe una protezione uniforme dei diritti sull’invenzione. Ma allora, se, come è evidente, nessuno degli Stati partecipanti alla cooperazione rafforzata intende “accentrare” all’UE il proprio potere di decidere quando un brevetto è violato o no, quale mai potrebbe essere il senso della cooperazione rafforzata su un Brevetto Europeo Unico? A quanto sembra, se ne riparlerà a settembre, quando – come si è augurata la Presidenza UE (ora cipriota) – avranno tutti potuto approfittare della pausa estiva per riflettere ancora un po’ sugli Articoli da 6 a 8. Staremo a vedere, è comunque netta lasensazione di essere arrivati ad una sorta di “sfida finale” .                  

google suggest 2.bmpDopo aver constatato che, inserendo il proprio nome e cognome nella barra del motore di ricerca Google, il software di completamento automatico GoogleSuggest o Google Autocomplete suggeriva di includere nella ricerca i termini “arrestato” ed “indagato”, X agiva in via cautelare innanzi al Tribunale di Pinerolo nei confronti di Google, chiedendo che a questa fosse ordinato di  eliminare l’associazione tra termini, ritenuta diffamatoria. Secondo X si trattava infatti di un suggerimento contrario al vero, non essendo X stato mai arrestato o indagato, e lesivo della reputazione personale e professionale di X. Il Tribunale ha però escluso la responsabilità di Google e conseguentemente rigettato le richieste cautelari di X, rilevando che le modalità di funzionamento del sistema Google Autocomplete portano ad escludere un’attività illecita da parte di Google. In particolare, poiché l’associazione tra termini avviene in base ad un algoritmo che tiene conto delle rilevazioni statistiche di quali siano le ricerche più comunemente effettuate dagli utenti, secondo il Tribunale l’associazione dei termini “indagato” o “arrestato” al nome di X una volta che questo venga inserito nella stringa di ricerca equivarrebbe a “rendere noto che un certo numero di fruitori di internet si interroghi sul fatto se il ricorrente sia o meno stato coinvolto in vicende penali e voglia verificare se nel web vi siano informazioni in proposito … il fatto può paragonarsi ad una mera diffusione, senza secondi o maliziosi fini, di una notizia avente il menzionato contenuto”. Non ravvisando alcun carattere diffamatorio o illecito in detto contenuto, con ordinanza in data 2 maggio 2012 il Tribunale di Pinerolo ha escluso che la fattispecie possa rientrare nei casi in cui all’Internet Service Provider può essere ordinata la rimozione ex art. 16 d lgs. 70/2003. Si tratta di una motivazione che è destinata a far discutere. Il nodo da sciogliere è infatti se l’associazione tra termini suggerita a mezzo del software Autocomplete combinando informazioni tra loro diverse e separate, lasciate da utenti terzi, possa essere qualificato come semplice hosting di contenuti, o se piuttosto questo non sia un vero e proprio servizio aggiuntivo che Google – agendo come content provider e non come semplice hosting – fornisce ai propri utenti mettendoli nelle condizioni di effettuare ricerche più veloci, mirate ed efficaci. In quest’ultimo caso – e a prescindere dall’effettiva portata diffamatoria dei termini “arrestato” e “indagato” (comunque inesistente, secondo il Tribunale) – si dovrebbe escludere che il suggerimento dell’associazione a termini offensivi possa essere scriminato in quanto semplice “cronaca” delle ricerche effettuate da altri utenti. Di questo avviso sembra essere il Tribunale di Milano, che nel decidere un caso praticamente identico a quello in questione, già commentato sul nostro blog (qui), ha rigettato il reclamo proposto da Google, ritenendo che “l’associazione tra il nome del ricorrente e le parole “truffa” e “truffatore” è opera del software messo a punto appositamente adottato da Google per ottimizzare l’accesso alla sua banca dati operando con modalità descritte e … prescelte per consentirne l’operatività allo scopo voluto (quello appunto di agevolare l’utilizzo del motore di ricerca Google) .. non può che conseguirne la diretta addebitabilità alla società”. Mi sembra si possa dire che siamo di fronte ad un netto contrasto giurisprudenziale. Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi. 

filofax.jpgFilofax Italia, controllata italiana del gruppo inglese che commercializza la celebre agenda Filofax,(insieme  ad una vasta gamma di prodotti come taccuini, notebook, portafogli e borse da lavoro) ha recentemente difeso il proprio marchio Flex by Filofax registrato per notebook, copertine e planners nell’ambito di un procedimento cautelare instaurato innanzi al Tribunale di Roma dall’italiana Buffetti, che ha lamentato come detto marchio interferisca con il marchio Prodotti Flex di titolarità di Buffetti, registrato per prodotti quali meccanismi metallici per block notes, raccoglitori, altri articoli per ufficio e schedari, chiedendo la concessione di inibitoria e provvedimenti consequenziali nei confronti di Filofax Italia. Con ordinanza in data 17 aprile 2012, il Tribunale di Roma ha rigetto le richieste cautelari di Buffetti, in particolare rilevando che il termine “flex”, ovvero l’unico elemento comune alle due registrazioni, peraltro rappresentato in forme grafiche fra loro completamente differenti, richiama generalmente concetti di flessibilità, versatilità ed espansibilità e deve pertanto ritenersi descrittivo, non appropriabile da Buffetti e, quindi, insufficiente a fondare un giudizio di confusione tra i messaggi recapitati dalle due registrazioni in questione. La descrittività del termine “flex” sarebbe peraltro confermata dal suo largo utilizzo, anche nel settore dei prodotti di cartoleria, da parte di numerosi operatori. Il Tribunale ha anche precisato che, se nella parte denominativa Prodotti Flex non può rilevarsi un vero e proprio nucleo ideologico dotato di potere individuante e che i singoli elementi (sia verbali, quali le parole “flex” e “prodotti”, che grafici) di per sé considerati assumono carattere distintivo solo in virtù della particolare combinazione grafica oggetto di registrazione, dovendosi quindi escludere la contraffazione da parte del marchio della resistente. Nel formulare le proprie istanze cautelari, Buffetti ha anche sostenuto che il marchio Prodotti Flex è un marchio rinomato e pertanto meritevole di tutela ultramerceologica, in ragione del suo risalente utilizzo e degli investimenti pubblicitari da parte di Buffetti. Il Tribunale ha tuttavia escluso anche la rinomanza del marchio Prodotti Flex, dal momento che questa sussiste solo quando sia provato che il segno sia conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti e servizi da essofilofax 2.gif contraddistinti, onere non assolto da Buffetti nel caso di specie: è interessante notare che, in questo senso, sono stati ritenuti insufficienti gli elementi portati da Buffetti, tra cui i dati relativi agli  investimenti pubblicitari, considerati irrilevanti in assenza di una qualsiasi indicazione circa la quota di mercato detenuta dal marchio Prodotti Flex e rilevazioni demoscopiche dell’accreditamento questo  presso il pubblico dei consumatori.        

Barilla Fazion 2.jpgLa giurisprudenza italiana si si è solo raramente espressa in tema di “contraffazione per equivalenti” e, fino a poco tempo fa, l’unica esperienza applicativa si rifaceva al caso Lisec vs Forel, deciso dalla Corte di Cassazione con sentenza in data 13 gennaio 2004 n. 257, secondo cui per valutare l’esistenza di una contraffazione per equivalenti è necessario considerare se il prodotto che si assume essere in contraffazione, nell’affrontare il medesimo problema tecnico, si ponga come soluzione originale e non in un accorgimento banale o ripetitivo rispetto alla soluzione brevettata. Recentemente, la Corte di Cassazione è tornata ad esprimersi in tema di contraffazione per equivalenti con sentenza in data 30 dicembre 2011 n. 30234, nel caso Barilla vs Pastificio Fazion. Il caso riguardava un brevetto di titolarità di Barilla, avente ad oggetto una particolare applicazione destinata ad operare sui forni per l’essicazione della pasta. Secondo detta applicazione, diversamente da quanto previsto nell’arte nota, la pasta non veniva adagiata orizzontalmente sulla superficie del nastro trasportatore che la conduceva all’interno del forno essiccante, bensì posta in mezzo a due piastre perforate che consentivano di reggerla in senso verticale rispetto al nastro trasportatore, così che la pasta veniva investita dall’aria calda che passava attraverso il forno essiccante in senso trasversale. Tale soluzione consentiva di aumentare la quantità di pasta alloggiata dentro il forno essiccante e, allo stesso tempo, ne riduceva il rischio di deformazione. Pastificio Fazion utilizzava un sistema che si differenziava da quello rivendicato per il fatto che, invece di essere perforate, le piastre in questione erano dotate di scanalature che consentivano comunque la circolazione dell’aria calda nel forno di essicazione. Secondo Pastificio Fazion, le scanalature presenti sulle piastre consistevano in una soluzione originale e non banale, dal momento che consentivano di ridurre ulteriormente il rischio di deformazione della pasta. Il Tribunale e la Corte di Appello ritenevano che non potesse esserci contraffazione per equivalenti poiché la soluzione adottata dal Pastificio Fazion poteva dirsi, in effetti, non banale e dotata di originalità, e conseguentemente rigettavano la domanda di contraffazione di Barilla. Con la sentenza in questione, la Corte di Cassazione si è tuttavia espressa in senso contrario. In particolare, la Corte ha ritenuto che, a prescindere dal se la soluzione adottata da Pastificio Fazion – ovvero la forma delle piastre – potesse dirsi non banale, nella soluzione brevettata da Barilla l’adozione di particolari accorgimenti circa la forma delle piastre (perforate, secondo il brevetto Barilla) rappresentava un elemento di secondo piano; la  caratteristica principale rivendicata dal brevetto era quella di aver rivoluzionato il sistema di essicazione della pasta introducendo la possibilità di reggere la pasta all’interno del forno collocandola sul nastro trasportatore in senso verticale, e non più orizzontale. L’uso di piastre differenti, anche se dotate di forma  originale, non poteva dirsi circostanza idonea ad escludere la contraffazione (quantomeno parziale) del brevetto, poiché “al fine di escludere la contraffazione per equivalenza non rileva la variazione, seppure originale, apportata ad un singolo elemento del trovato brevettato, se la variazione non consenta di escludere l’utilizzazione, anche solo parziale, del brevetto anteriore”.