preuso.pngL’art. 68 comma 3 del Codice di Proprietà Industriale prevede che “Chiunque, nel corso dei dodici mesi anteriori alla data di deposito della domanda di brevetto o alla data di priorità, abbia fatto uso nella propria azienda dell’invenzione può continuare ad usarne nei limiti del preuso”. La Corte di Cassazione (sent. 5 aprile 20120 n. 5497) ha recentemente applicato la norma in un caso avente ad oggetto la contraffazione, da parte di Fidia Farmaceutici S.p.A., di due brevetti di titolarità di Chemi S.p.a.: uno, depositato in data 28 aprile 1999 e avente ad oggetto un procedimento per la preparazione di fosfatidilserina (Ps); l’altro, depositato in data 5 dicembre 2001, avente ad oggetto un procedimento di purificazione del medesimo principio attivo. All’esito del primo grado di giudizio, i brevetti risultavano validi e contraffatti. Risultava altresì che Fidia, già prima del deposito del primo dei due brevetti di Chemi sopra menzionati, faceva un uso di entrambi i processi (preparazione di Ps e sua purificazione) esclusivamente all’interno della prorpia azienda, tale da non costituirne una divulgazione. Quindi, ritenuto che, ai sensi dell’art. 68 comma 3, “i limiti del preuso” di Fidia coincidessero con i 7.008,80 kg di PS “purificato” prodotti nei dodici mesi antecedenti il 5 dicembre 2001, ovvero la data di deposito del secondo brevetto, questi venivano “scorporati” dal computo dei danni liquidati in sentenza. La Corte d’Appello riformava parzialmente la decisione di primo grado: secondo la Corte d’Appello, se dopo il deposito del primo brevetto doveva ritenersi lecita, da parte di Fidia e in forza del preuso, la produzione di una certa quantità di Ps, “il deposito del secondo brevetto (che riguarda soltanto un processo di purificazione della medesima sostanza) non poteva aver ampliato l’ambito della lecita produzione della sostanza stessa”. I “limiti del preuso” coincidevano quindi con un quantitativo annuo di Ps pari al quantitativo prodotto e purificato da Fidia nei dodici mesi antecedenti il deposito del primo brevetto, ovvero 2.344,98 kg per anno. La Corte di Cassazione confermava la decisione della Corte d’Appello. In particolare, stando alla Corte di cassazione, il limite interno dell’azienda di cui all’art. 68 comma 3 CPI, oltre a segnare un limite “quantitativo”, assume anche un carattere qualitativo, nel senso che “serve ad identificare il comportamento organizzativo di impresa che funge da limite sia al monopolio del titolare dell’esclusiva quanto al diritto del preutente”. Pertanto, poiché il preuso di entrambi gli insegnamenti brevettati si era risolto in unico comportamento aziendale del preutente Fidia, entro il quale non era possibile attribuire un’utilità economica autonoma al processo di purificazione (rivendicato dal secondo brevetto), detto preuso non poteva dar luogo che ad una sola protezione.

tribunale imprese.bmpIl testo del c.d. decreto legge sulle liberalizzazioni (D.L. n. 1/2012) è uscito profondamente modificato dall’esame del Parlamento, conclusosi con il voto di fiducia della Camera di giovedì (Legge n. 27/2012 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 24 marzo 2012). Per quanto qui di interesse, importanti modifiche riguardano l’istituzione delle c.d. sezioni specializzate in materia di impresa, che verranno a sostituire le attuali sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale. In primo luogo, alla competenza delle nuove sezioni specializzate viene ora attribuito anche tutto il contenzioso antitrust, con conseguente superamento dei ben noti problemi derivanti dalla biforcazione tra competenza delle corti d’appello (competenti in materia di diritto antitrust nazionale) e competenza dei tribunali (competenti in materia di diritto antitrust comunitario). Su tale specifico punto è stato dato ascolto alle proposte provenienti da più parti, ed in particolare all’auspicio dell’AGCM (contenuto da ultimo nella Segnalazione a Parlamento e Governo dello scorso 5 gennaio) di ricondurre presso un unico giudice tutta la competenza relativa al contenzioso antitrust. La competenza delle nuove sezioni specializzate viene poi estesa anche alle controversie aventi ad oggetto società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione (il testo iniziale del decreto parlava solo di società per azioni e società in accomandita per azioni, che continuano a rientrare nella sfera di competenza delle nuove sezioni anche nel testo convertito, così come tutto il contenzioso in materia di proprietà intellettuale). Non è invece più devoluto alla competenza delle nuove sezioni specializzate il contenzioso in materia di azioni di classe. Quanto alla distribuzione territoriale, sezioni specializzate vengono ora ad essere istituite in tutti i capoluoghi di regione (con l’eccezione della Val d’Aosta per cui sarà competente la sezione specializzata di Torino), nonché a Brescia, tradizionalmente uno dei distretti di corte d’appello con la più alta incidenza di contenzioso in materia societaria. Il nuovo testo inoltre posticipa l’entrata a regime delle nuove sezioni, portata a 180 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione rispetto ai novanta inizialmente previsti. Contrariamente a quanto si afferma da più parti, l’istituzione delle nuove sezioni specializzate è una novità da accogliere con favore. Rappresenta infatti un ulteriore passo verso una maggiore specializzazione dei nostri giudici e un auspicabile<incremento della loro efficienza. Affinché tali obiettivi possano essere raggiunti, tuttavia, alla legge di conversione dovranno seguire immediati provvedimenti di adeguamento degli organici e delle risorse delle sezioni, già oggi spesso sottodimensionate rispetto al carico dei ruoli e certamente non in grado di fronteggiare l’enorme mole di nuovo lavoro che le attende. Ciò anche per rendere giustificabile agli occhi delle imprese il previsto incremento dei costi dell’accesso alla giustizia. Il contributo unificato è infatti raddoppiato per tutte le cause di competenza delle sezioni specializzate. Il Governo non sembra tuttavia andare in questa direzione, come dimostra ad esempio il fatto che nel nuovo testo si sia ritenuto opportuno precisare che l’istituzione delle sezioni specializzate non comporta incrementi delle dotazioni organiche. Al riguardo, legittime preoccupazioni sono state sollevate dai Presidenti di numerose sezioni specializzate, che giustamente osservano come i propri uffici rischiano la paralisi in mancanza di immediati provvedimenti di adeguamento degli organici e delle risorse disponibili. E infatti non basta creare nominalmente il Tribunale delle imprese per risolvere i problemi delle giustizia civile italiana. Occorre anche fare in modo che le nuove sezioni possano assorbire in modo efficiente tutto il contenzioso e che al maggior costo di ingresso corrispondano servizi adeguati (anche in termini di decoro dei luoghi in cui il servizio viene reso). Le risorse economiche sarebbero peraltro a portata di mano. Basterebbe che il nuovo gettito derivante dall’innalzamento del contributo unificato fosse destinato in misura maggiore al rinnovo delle strutture e alle esigenze di gestione delle sezioni specializzate. Per il testo della legge di conversione clicca qui (http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-03-24;27).

ferrarelle.jpgNella primavera del 2011, Ferrarelle S,p,a ha lanciato una campagna pubblicitaria consistente nell’affissione, realizzazione di packaging e pubblicizzazione a mezzo del proprio sito internet delle bottiglie di acqua Ferrarelle come “Prodotto a ImpattoZero®”, connessa all’adesione, da parte di Ferrarelle, al progetto ImpattoZero® lanciato dall’ente LifeGate. Il progetto prevedeva che – effettuato uno studio certificato sulle emissioni di anidride carbonica comportate dal ciclo di vita del proprio prodotto – ai produttori aderenti fosse concesso di compensare le suddette emissioni finanziando la creazione di territorio forestale in varie parti del pianeta e, nel caso specifico, in Costa Rica. A seguito della riforestazione un ente appositamente designato (il FONAFIFO, Fondo Nacional de Finanziamento Forestale del Costa Rica, ) emetteva c.d. crediti compensativi di carbonio che LifeGate, agendo in qualità di carbon broker, rivendeva sul mercato volontario dei crediti di carbonio. È ovvio che, oltre al fatto di poter acquistare detti crediti compensativi di carbonio, parte dell’ appeal commerciale per la società aderente – in questo caso Ferrarelle – risiedeva nella possibilità di presentarsi ai consumatori come azienda virtuosa e sensibile alle problematiche ambientali. A detti fini, nel quadro del progetto, LifeGate ha anche concesso a Ferrarelle una licenza d’uso, non esclusiva e della durata di due mesi, del marchio ImpattoZero® al fine di contraddistinguere la produzione di 26 milioni di bottiglie Ferrarelle come produzione industriale che, mediante la riforestazione finanziata da Ferrarelle, compensa totalmente le emissioni di C02 imputabili alla fabbricazione di tali bottiglie. Sulla base di detta licenza, Ferrarelle ha appunto lanciato la campagna pubblicitaria in questione, caratterizzata da affissioni di cartelloni pubblicitari e packaging recanti il claim “Prodotto a ImpattoZero®”, nonché diversi disclaimer che specificavano la natura e le finalità del progetto ImpattoZero®. Su segnalazione della concorrente Società Generale delle Acque Minerali s.r.l., società concorrente (SGAM, o Acqua Lete, per intenderci), con delibera dell’8 febbraio 2012l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha rilevato che la campagna pubblicitaria condotta da Ferrarelle si qualifica come pratica commerciale scorretta, inibendola dal proseguire nell’utilizzo dei claim contestati e applicando le relative sanzioni amministrative. In accoglimento delle contestazioni mosse da SGAM, infatti, l’AGCM ha rilevato che l’utilizzo del marchio ImpattoZero® in diretta associazione con i prodotti di Ferrarelle è idoneo a trasmettere il messaggio di una “totale compensazione degli effetti ambientali negativi dovuti alla propria produzione industriale, mentre in realtà l’oggetto dell’iniziativa ha una portata molto più limitata, perché circoscritta alle sole emissioni di CO2, perché limitata nel tempo (due mesi) e perché  riguarda uno specifico numero di bottiglie del professionista” e, quindi, potenzialmente ingannevole per il consumatore, che peraltro potrebbe essere indotto ad attribuire l’assenza di un qualsiasi impatto negativo al prodotto Ferrarelle in generale, e non limitatamente ai 26 milioni di bottiglie “compensati” dalla riforestazione. La decisione dell’AGCM, che nella motivazione si è peraltro spesa nell’apprezzare l’iniziativa di Ferrarelle, certo non faciliterà l’impegno di LifeGate per la tutela dell’ambiente: in buona sostanza, la decisione finisce per riconoscere l’ingannevolezza del marchio ImpattoZero® di LifeGate, o quantomeno pone limiti al suo utilizzo da parte di quelle imprese che, come Ferrarelle, intendessero aderire al progetto LifeGate, con conseguente perdita dell’ appeal commerciale dell’intero progetto e frustrazione dei fini ambientali da esso perseguiti.

post 239 senato.bmpNella serata di ieri il Senato ha approvato la proposta di emendamento al DDL di conversione del c.d. “Decreto Milleproroghe”  del 29 dicembre 2011, che riscrive per l’ennesima volta l’art. 239 CPI del Codice della Proprietà industriale, in materia di protezione per diritto d’autore delle opere di design classico. Come già annunciata qualche giorno fa sul nostro blog (qui), la proposta di modifica mirava ad ottenere un’estensione del periodo di moratoria a favore delle aziende produttrici di copie degli oggetti di classic design tutelate dal diritto d’autore, attualmente di cinque anni a partire dal 19 aprile 2001. L’emendamento – che proponeva un periodo di moratoria di 15 anni (fino al 2016) – è stato approvato in forma modificata dal Senato, che ha ridotto il periodo di moratoria a 13 anni (fino al 2014).  In attesa di vedere cosa succederà in sede di terza e ultima lettura alla Camera, ci limitiamo a segnalare che la sentenza della Corte di Giustizia, nell’esprimersi sulla vecchia versione dell’art. 239 che, prima della riforma  2010, prevedeva una moratoria di dieci anni (caso Flos (C-168/09, anche questa ampiamente commentata qui e qui) si era già espressa nel senso che “un periodo transitorio di dieci anni non appare giustificata dalla necessità di garantire gli interessi economici dei terzi in buona fede, poiché risulta che un periodo più breve sarebbe parimenti idoneo a permettere la cessazione progressiva dell’attività nei limiti dell’uso anteriore e, a fortiori, a smaltire le scorte. Inoltre, una moratoria decennale della protezione del diritto d’autore risulta andare al di là di quanto necessario, poiché, sottraendo dieci anni dal periodo di tutela di un’opera – cioè, in linea di principio, 70 anni dopo la morte dell’autore – l’applicazione della tutela del diritto d’autore è rinviata per un periodo sostanziale di tempo”. Il senato ha quindi “bypassato” la sentenza della Corte. Il testo torna ora alla Camera.

 

Per chi non se ne fosse ancora accorto, il decreto legge sulle liberalizzioni ha fra l’altro abrogato l’art. 68, comma 1bis, del Codice della Proprietà Industriale. L’art. 83 del decreto, infatti, al capo “Altre misure di armonizzazione”, recita: “All’articolo 68 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 1-bis è soppresso”. Diciamo che la cosa non stupisce , rientrando senza dubbio nella strategia dell’attuale governo di tentare di ridurre la spesa sanitaria favorendo sempre più i genericisti rispetto alle case farmaceutiche innovatrici. Come si ricorderà, l’art. 68, comma 1bis, CPI prevedeva che “Ferma la disposizione del comma 1, le aziende che intendono produrre specialità farmaceutiche al di fuori della copertura brevettuale possono avviare la procedura di registrazione del prodotto contenente il principio attivo in anticipo di un anno rispetto alla scadenza della copertura complementare o, in mancanza, della copertura brevettuale del principio attivo, tenuto conto anche di ogni eventuale proroga”. Questa norma era stata interpretata nel senso di prevedere che l’avvio della procedura di AIC da parte del genericista anteriormente ad un anno prima della scadenza dei diritti di brevetto costituisse contraffazione di tali diritti. Come noto la Commissione europea aveva sollevato la questione della compatibilità della norma rispetto al diritto comunitario e pare che il 26 gennaio (cioè due giorni dopo la pubblicazione del decreto legge sulle liberalizzazioni) la Commissione avesse comunicato di avere formalmente invitato l’Italia a modificare la norma con parere motivato. Dico “pare” perché il comunicato stampa della Commissione, prima visibile a questo link, risulta ora inaccessibile. Chi lo trovasse…

L’art. 2 del decreto legge sulle liberalizzazioni estende la competenza esclusiva delle sezioni specializzate alle azioni di classe ed a larga parte del contenzioso societario. Nel dettaglio, vengono ad esse devolute tutte le cause relative a società per azioni e società in accomandita per azioni che abbiano ad oggetto controversie tra soci e tra soci e società, controversie in materia di partecipazioni sociali, controversie in materia di patti parasociali, impugnazioni di delibere e decisioni degli organi sociali, azioni avverso gli organi sociali, azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano, nonché relative ai rapporti di controllo e coordinamento di cui agli articoli 2359, primo comma, n. 3, 2497-septies e 2545-septies del codice civile. Sempre alle nuove sezioni specializzate, ribattezzate per l’occasione “sezioni specializzate in materia di impresa”, sono devolute tutte le controversie relative a contratti pubblici di appalto di rilevanza comunitaria in cui sia parte una società per azioni od una società in accomandita per azioni, ovviamente solo qualora sussista la giurisdizione del giudice ordinario. Come poi già ricordato, il decreto rimette alle nuove sezioni specializzate anche tutto il contenzioso in materia di azioni di classe. Sul punto va anche segnalato come l’art. 6 del medesimo decreto opportunamente chiarisca come requisito per l’accesso alla tutela collettiva non sia l’assoluta identità delle posizioni soggettive, bensì la loro omogeneità, con ciò accogliendo l’orientamento già espresso dalla prime pronunce giurisprudenziali intervenute in argomento. Resta infine ferma la competenza in materia di proprietà industriale e intellettuale. Le nuove norme si applicheranno ai giudizi instaurati dopo il novantesimo giorno dall’entrata in vigore del decreto. L’ampliamento della competenza delle sezioni specializzate è certamente da accogliere con favore, rappresentando un ulteriore passo verso una maggiore specializzazione dei nostri giudici ed un auspicabile incremento dell’efficienza degli stessi. Ovviamente, perché tali obiettivi possano effettivamente raggiungersi, al decreto dovranno seguire immediati provvedimenti di adeguamento degli organici e delle risorse delle sezioni, già oggi spesso sottodimensionate rispetto al carico dei ruoli e certamente non in grado di fronteggiare l’enorme mole di nuovo lavoro che le attende. Ciò anche per rendere giustificabile agli occhi delle imprese il significativo incremento dei costi dell’accesso alla giustizia: il secondo comma dell’art. 2 del decreto quadruplica il contributo unificato per tutte le cause devolute alle sezioni specializzate. Non mancano poi possibilità di miglioramenti in sede di conversione. Viene immediatamente in mente la materia antitrust: potrebbe, infatti, essere questa l’occasione per superare i ben noti problemi derivanti dalla biforcazione tra competenza delle Corti d’Appello e competenza delle sezioni specializzate. Segnalo sul punto anche la interessante newsletters dell’Osservatorio Permanente sull’Applicazione delle Regole di Concorrenza dell’Università di Trento.

 

punto_esclamativo.jpgDopo il tentativo fallito dell’estate scorsa (vedi qui) si torna a parlare di tutela autoristica del design classico. Giovedì scorso le commissioni Affari Costituzionali e Bilancio della Camera hanno approvato un emendamento al disegno di legge di conversione del c.d. “Decreto Milleproroghe” che contiene una norma di modifica del famoso articolo 239 del Codice della Proprietà Industriale. L’emendamento (di cui si può trovare il testo qui) proposto dal deputato del PD Rolando Nannicini prevede l’inserimento nel disegno di legge dell’Art. 22-bis che riscrive il 239 CPI come segue: “La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell’ articolo 2, n. 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633 , comprende anche le opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano, oppure erano divenute, di pubblico dominio. Tuttavia i terzi che avevano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale allora in pubblico dominio non rispondono della violazione del diritto d’autore compiuta proseguendo questa attività anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli fabbricati nei quindici anni successivi a tale data e purché detta attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso”. La norma, se approvata, comporterebbe una proroga di altri dieci anni (rispetto ai cinque previsti dalla norma attualmente vigente) del periodo di esenzione per le aziende produttrici di copie dei prodotti di classic design tutelate dal diritto d’autore. In sostanza le aziende produttrici che da anni copiano le opere tutelate dal diritto d’autore potrebbero continuare a farlo fino al 2016. Nel virgolettato dell’On. le Nannicini riportato da Rita Fatiguso su Il Sole 24 Ore di ieri, il firmatario dell’emendamento dichiara: “Non metto in discussione il principio della proprietà industriale, però bisogna affrontare la questione dal punto di vista dell’economia. Dobbiamo dare il tempo alle aziende italiane che da anni producevano questi mobili o accessori di ristrutturare la produzione. Altrimenti mettiamo a rischio migliaia di posti di lavoro in Italia perché questi mobilifici producono tutto in Italia”. Alle parole di Nannicini seguirà sicuramente la reazione dei titolari dei diritti che, se la norma dovesse essere approvata, vedrebbero ulteriormente e significativamente posticipata la possibilità di godere dell’esclusiva sul classic design.  Intanto, è pure di ieri la notizia che il disegno di legge che doveva approdare in aula a Montecitorio dovrà tornare in commissione per un’ulteriore esame. Quindi appuntamento rinviato pare a oggi alle 19,30. Martedì 31 marzo il voto finale sul testo, che passerà poi all’esame del Senato.  

Pfizer.jpgIl procedimento aperto dall’AGCM nell’ottobre del 2010 nei confronti di Pfizer (vedi precedenti post qui e qui) si è concluso ieri. L’Autorità ha stabilito che Pfizer ha commesso un grave abuso di posizione dominante per avere illecitamente ritardato l’ingresso sul mercato dei generici del proprio farmaco Xalatan, tramite una strategia complessa in cui Pfizer avrebbe, in sostanza, allungato artatamente ed illegittimamente la protezione brevettuale ed instaurato azioni anche giudiziarie finalizzate non tanto alla tutela dei propri diritti, quanto ad ostacolare l’attività dei concorrenti genericisti. La multinazionale americana è stata quindi condannata ad una sanzione di 10,6 milioni di euro. La scorsa primavera Pfizer aveva offerto impegni ai sensi dell’art. 14 ter legge 287/1990 al fine di evitare qualsiasi accertamento e l’applicazione delle eventuali sanzioni che ne sarebbero derivate, impegni che, almeno a prima vista, sembravano avere portata sostanziale. Risultava difficile pensare che cos’altro Pfizer avrebbe potuto offrire per evitare la continuazione del procedimento. L’Antitrust ha però ritenuto di non dover accogliere tali impegni (la motivazione non è allo stato nota) ed ha invece preferito continuare l’istruttoria, conclusasi ieri. l’Antitrust ha in particolare concluso – sulla scorta di un’istruttoria che dal provvedimento emerge essere stata molto approfondita, con l’esame di numerosi documenti interni a Pfizer ed in particolare delle comunicazioni tra la casa madre americana e le altre filiali coinvolte, tra cui Pfizer Italia – che Pfizer abbia consapevolmente posto in essere una strategia escludente costituita da:  “1) L’artificiosa estensione della protezione brevettuale di Xalatan in Italia oltre la scadenza del brevetto principale del settembre 2009, nell’ambito della quale rilevano: a) la richiesta ad EPO e l’ottenimento del brevetto divisionale EP168; b) la validazione del brevetto divisionale esclusivamente in Italia, [omissis], Paesi in cui la scadenza brevettuale di Xalatan – in forza del brevetto principale EP417 – era fissata al 6 settembre 2009; c) la richiesta ad UIBM e l’ottenimento del CPC in Italia al fine di allineare nel nostro Paese la durata della tutela brevettuale di Xalatan a quella in vigore nel resto d’Europa (luglio 2011); d) la richiesta della successiva estensione brevettuale a seguito di sperimentazione pediatrica; 2) l’avvio di una litigation giudiziale per scoraggiare o rendere maggiormente onerosa la vendita dei generici a base di latanoprost ovvero interdirne direttamente la commercializzazione, posta in essere per il tramite di: a) diffide ai genericisti alla commercializzazione dei generici di Xalatan prima della nuova scadenza brevettuale del luglio 2011; b) azioni di pressione su AIFA al fine di impedire il rilascio delle AIC ai genericisti, nonché successivamente il loro inserimento in lista di trasparenza; c) richiesta di ingenti risarcimenti del danno”. È presto per fare commenti, su quello che sembra essere il primo provvedimento di un’autorità antitrust nazionale preso sulla scia della nota indagine conoscitiva della Commissione europea nel settore farmaceutico conclusasi nel 2009. Sono sicura però che i commenti saranno moltissimi e che vari saranno quelli diretti al modo “peculiare” con cui l’AGCM ha interpretato certe nome  della nostra legge brevettuale…

cortecassazione.bmpCon sentenza depositata in data 20 dicembre 2011, la Corte di Cassazione Penale, sez. V ha annullato l’ordinanza con cui il Tribunale di Brindisi aveva in precedenza confermato un provvedimento di sequestro preventivo mediante oscuramento di tre siti internet, attraverso i quali venivano pubblicizzati e commercializzati copri cerchioni non originali su cui era stato apposto il marchio di una nota casa automobilistica. Nel motivare la propria decisione la Corte parte dalla premessa secondo cui ai ricambisti è consentito “riprodurre fedelmente il singolo componente in tutti i suoi elementi descrittivi” al fine di un esatto ripristino dell’aspetto originario del bene complesso (l’automobile), potendosi così accreditare come valida alternativa perfettamente fungibile al ricambio originale. Il marchio apposto sul ricambio non originale verrebbe così a svolgere una duplice funzione: una funzione distintiva, con riferimento al bene complesso (l’automobile), restando così impregiudicati i diritti del titolare del marchio; e una funzione meramente estetica o descrittiva, con riferimento al singolo pezzo di ricambio. La Corte ha ritenuto che l’apposizione del marchio sui cerchi copriruota in questione debba configurarsi come uso lecito del marchio altrui in funzione estetico-descrittiva e che – come tale – detta condotta non è sufficiente a integrare il reato di contraffazione disciplinato agli artt. 473 e 474 del codice penale, ove è prevsito che la contraffazione consista nell’uso di un segno altrui in funzione distintiva. La motivazione della Corte non convince. In primo luogo, la premessa secondo cui ai ricambisti sarebbe consentito di riprodurre il singolo componente “in tutti i suoi elementi descrittivi” – così che l’apposizione sugli stessi del marchio ne costituirebbe un utilizzo in funzione meramente estetica – appare fondata su un’erronea interpretazione dell’art 241 c.p.i. Se è pur vero che detta norma prevede che “i diritti esclusivi sui componenti di un prodotto complesso non possono essere fatti valere per impedire la fabbricazione e la vendita dei componenti … al fine di ripristinarne l’aspetto originario”, si tratta comunque di un’eccezione dettata con esclusivo riferimento al design del componente, e non può ritenersi estesa anche al marchio che il produttore originale appone sul prodotto complesso in corrispondenza del singolo componente (come già chiarito dalla sentenza Ford del 29.09.2008, Tribunale di Torino). Inoltre, all’atto della vendita il copriruota non originale viene venduto separatamente rispetto all’autovettura, con la conseguenza che  il marchio ivi apposto svolge necessariamente una funzione distintiva: non si può ragionevolmente negare che il singolo acquirente, alla vista del marchio riprodotto sul componente, sia indotto a ritenerne la provenienza dal produttore dell’autovettura. Peraltro, applicando alla lettera la motivazione della Corte si dovrebbe concludere che la commercializzazione di un pezzo di ricambio contrassegnato dal marchio del produttore ed identico a quello originale configurerebbe un uso lecito in funzione meramente estetico-descrittiva del marchio altrui, mentre certamente illecita sarebbe l’apposizione del marchio su un componente non identico all’originale (non potrebbe costituire un uso in funzione “estetica” in quanto non si realizzerebbe il ripristino dell’aspetto originario). L’effetto paradossale sarebbe quello di escludere la contraffazione proprio nell’ipotesi in cui è maggiore il rischio di confusione per l’acquirente (identico marchio e identico componente).

macine-biscotti.jpgCome reso noto da numerosi mezzi di informazione, il 30 novembre 2011 Plasmon ha lanciato a mezzo stampa e internet una pubblicità in cui l’effetto comunicativo della destinazione dei prodotti Plasmon alla primissima infanzia (da 0 a tre anni) viene ottenuto mettendo a confronto i prodotti Plasmon con prodotti Barilla (i ”Piccolini”) e Mulino Bianco (le “Macine”). Questi ultimi vengono descritti come prodotti “per adulti” per via del livello di pesticidi in essi presente, livello che – stando alla campagna pubblicitaria – è più basso nei prodotti Plasmon, giudicati più adatti per i più piccoli. Ritenuto che le modalità comunicative adottate da Plasmon costituiscono violazione delle norme in materia di pubblicità comparativa, nonché atto di concorrenza sleale, Barilla ha immediatamente reagito, sui mezzi di informazione e innanzi all’autorità giudiziaria, depositando ricorso cautelare per inibitoria e provvedimenti consequenziali nei confronti di Plasmon e della controllante Heinz. Con decreto in data 3 dicembre 2011, il Tribunale di Milano ha inibito Plasmon dalla prosecuzione della pubblicità contestata, fissando una penale di € 100.000 per ogni girono di ritardo. Nel motivare il provvedimento, il giudice ha in particolare ritenuto che, ad una prima analisi, la pubblciità di Plasmon appare non rispettosa dei canoni di una comparazione oggettiva tra caratteristiche “essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative” (art. 4 lett. c del d. lgs. 145 del 2007). In particolare (i) la pubblicità Plasmon darebbe particolare risalto al termine “pesticida”, termine idoneo a trasmettere un messaggio di pericolosità per i consumatori, mentre verrebbe dato un risalto minimo all’unità in cui sono espressi i valori, che è di microgrammi (µg/Kg) per chilo – il valore indicato è quindi una quantità minima; (ii) nel comparare i livelli di queste sostanze presenti rispettivamente nei prodotti Plasmon e Barilla – parametro di difficile comprensione per il consumatore – la pubblicità indica i valori numerici relativi ai soli prodotti Barilla, mentre per i prodotti Plasmon viene indicata una freccia verde. In tal modo Plasmon fornirebbe un’informazione non verificabile dal pubblico. Con motivazione non chiarissima il giudice ha inoltre ritenuto illegittima la comparazione anche ai sensi dell’art. 4 lett. b) d. lgs. 145/2007, in quanto si tratterebbe di prodotti atti a soddisfare bisogni diversi (bambini da 0 a tre anni per Plasmon, mentre bambini sopra i tre anni, adolescenti e adulti per i prodotti Barilla e Mulino Bianco). Poichè l’utilità pratica dell’azione svolta da Barilla potrebbe essere pregiudicata  dalla prosecuzione della campagna pubblicitaria nel tempo necessario all’instaurazione del contraddittorio nei confronti di Plasmon, il provvedimento è stato emesso nelle forme del decreto inaudita altera parte, con udienza per la discussione fissata per il 28 dicembre.