Key4biz riporta la notizia di una proposta di legge statunitense volta a perseguire duramente la pirateria online di contenuti. Pare che essa preveda tra l’altro la definizione come reato grave dello streaming illegale di video a scopi commerciali, punibile fino a 5 anni di prigione se riguarda almeno dieci opere protette da copyright in un periodo di 180 giorni. Non mi è chiaro dalla notizia (cercherò di verificare meglio nei prossimi giorni) come tali disposizioni, , ove approvate, colpirebbero e, in particolare, se colpirebbero i siti web accusati di offrire contenuti illegali, le persone che fanno l’uploading o il downloading di video su e da questi siti, oppure le persone che si limitano a fruire dei contenuti tramite streaming. Questa proposta ci riporta agli ormai noti casi italiani seguiti dal tribunale di Roma che hanno riguardato tra gli altri Google e Yahoo (vedi un mio precedente post qui) e sarà interessante seguirne la strada. E’ probabile che avrà influenze anche da noi. D’altra parte, già il Digital Millennium Copyright Act aveva notevolmente influenzato la nostra direttiva 2001/29/CE, ed anche da noi – ed i casi romani sopra citati ne sono la dimostrazione – si sono ben manifestati i segnali del fatto che le norme contenute in questi provvedimenti legislativi (ormai “vecchi” di più di dieci anni) non sembrano totalmente idonee ad affrontare la realtà di oggi quando si tratta di circolazione di contenuti audiovisivi nella rete.
Luci e design
Philips, società leader nei settori Healthcare, Lighting e Consumer Lifestyle, e la sua controllata Modular Lighting Instruments, società attiva nel settore dell’ideazione di luminarie per interni, hanno ottenuto dal Tribunale di Milano un provvedimento di inibitoria cautelare a tutela di due modelli registrati aventi ad oggetto luminarie da interno del catalogo Modular. In particolare, Philips e Modular avevano rilevato che il catalogo 2010 di un noto distributore italiano, che peraltro aveva recentemente interrotto rapporti di distribuzione esclusiva con la stessa Modular, presentava due prodotti per illuminazione da interno molto simili ai modelli di luminarie “Cake” and “Downut” per le quali Modular ha ottenuto, rispettivamente, il Modello comunitario n. 213350-0003 – CAKE e il Modello comunitario n. 432737-0003 – DOWNUT. Il Tribunale di Milano (con ordinanza cautelare in data 29 dicembre 2010, poi divenuta stabile) ha accertato l’interferenza dei prodotti contestati con i modelli registrati. L’ordinanza è interessante in quanto ovviamente deve far riferimento al difficile parametro dell’utilizzatore informato: ai sensi dell’art. 41 comma 3 CPI, infatti, “i diritti esclusivi conferiti dalla registrazione di un disegno o modello si estendono a qualunque disegno o modello che non produca nell’utilizzatore informato una impressione generale diversa” e norma assolutamente analoga è prevista dal Regolamento 6/2002/CE sul modello comunitario. L’argomento che viene spesso utilizzato dai contraffattori convenuti in giudizio è che per utilizzatore informato deve intendersi un consumatore particolarmente attento, capace di distinguere anche i particolari che verrebbero invece tralasciati da un consumatore più distratto, da ciò derivando che disegni che, rispetto al modello registrato, si differenzino anche per il minimo particolare, non interferirebbero con l’esclusiva. La lettura corretta sembra però essere in senso contrario. L’utilizzatore informato non è semplicemente un consumatore attento, ma anche un soggetto conoscitore del mercato inerente il singolo prodotto, capace pertanto di prescindere da (piuttosto che notare e dare peso a) quei particolari che non contribuiscono all’impressione generale suscitata dal disegno, e che pertanto non valgono ad escludere l’interferenza. È facile intuire che
quella dei disegni e modelli è una materia estremamente complessa e la formulazione delle norme rilevanti (così come la stratificazione delle interpretazioni di volta in volta fornite, spesso contrastanti) non facilita il compito dei giudici chiamati a decidere i casi di contraffazione. Nel caso di specie, tuttavia, il compito del giudice è stato relativamente facile: come confermato dall’ordinanza, da un confronto tra i design registrati di Philips-Modular e le luminarie contestate è risultato che “i lampadari in esame sono infatti praticamente uguali, sia nelle forme che nelle proporzioni”. Qualche piccola e insignificante differenza pare in realtà ci fosse, ma, appunto, si trattava di diferenze (spesso non visibili a luminaria instakllata ed in uso) da cui l’utilizzatore informato avrebbe saputo prescindere nell’identificare l’impressione generale del disegno. L’ordinanza in parola è intereSsante anche in quanto – affrontando un profilo di concorrenza sleale confusoria – ha stabilito che le espressioni utilizzate dall’ex distributore nel proprio sito web fossero tali da creare confusione nel pubblico in ordine alla effettiva provenmienza dei prodotti distribuiti, dando l’impressione che si trattasse ancora di prodotti Modular. E’ così stato emesso un ordine di modifica del testo presente nel sito web.
Finalmente (sembra) procedura di opposizione anche per i marchi italiani
L’attesa per la procedura di opposizione marchi in Italia sembra essere giunta al termine. Il sito dell’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale riporta infatti che un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (ancora non pubblicato) ha stabilito che, a partire dal mese luglio, sarà pubblicato con cadenza mensile (solo online sul sito www.uibm.gov.it) il Bollettino ufficiale dei marchi. Sarà possibile fare opposizione alle domande di marchio nazionali depositate dal 1° maggio 2011, mentre per i marchi internazionali estesi all’Italia l’opposizione sarà possibile per i marchi pubblicati sulla Gazette WIPO dal luglio 2011. Non tutte le modalità procedurali sono state ancora definite; si è in attesa di un provvedimento dell’UIBM (si spera a breve), che dovrebbe rendere note ulteriori istruzioni operative.
Il Tribunale di Torino sulla (non) brevettabilità dell’intermedio
Dopo la lunga saga della cimetidina, che ha segnato la giurisprudenza in materia di brevetti farmaceutici negli anni ‘90, finalmente tornano ad essere pubblicate decisioni relative alla dibattuta questione della brevettabilità o meno dell’intermedio, ovverosia del prodotto chimico che rappresenta un passaggio obbligato del procedimento di sintesi e la cui struttura viene successivamente modificata portando alla realizzazione della sostanza voluta. Si tratta della sentenza del 14 gennaio 2011 del Tribunale di Torino nel caso Bayer Schering Pharma contro Industriale Chimica Srl relativo ad un brevetto concernete un processo di produzione del drospirenone, brevetto che rivendica espressamente anche l’intermedio c.d. IDROX. Ebbene, nonostante il CTU avesse concluso per la validità della rivendicazione relativa all’intermedio, considerato quindi nuovo ed inventivo, il Tribunale ha deciso di seguire quanto affermato dalla Corte di Cassazione nei casi cimetidina (sentenze n. 11094/1990 e 8324/1997) e, cioè, che l’intermedio non è di per sé brevettabile poiché non risulta “avere di per sé una funzione autonoma e un’utilità concettualmente separabile dal procedimento di sintesi che conduce alla produzione del drospirenone”. Trovo che questa affermazione – almeno ove estrapolata dallo specifico contesto – non sia particolarmente convincente. Più condivisibile mi sembra invece quanto detto dalla Corte d’Appello di Milano nella sentenza del 16 novembre 1993. In quell’occasione la corte milanese si pronunciava sempre in uno dei numerosi casi cimetidina, prendendo le distanze dalla Corte di Cassazione ed affermando che “se è vero che un prodotto per costituire oggetto di un trovato brevettabile deve servire a soddisfare un bisogno umano, non vi è ragione per escludere che tale finalità sia adempiuta laddove tale prodotto, nuovo ed originale, svolga una funzione puramente strumentale nell’ambito di un processo di preparazione industriale”. Pare peraltro che la corte torinese, ribadendo l’orientamento della Corte di Cassazione nei casi cimetidina, continui a porre la giurisprudenza italiana in contrasto con numerosi ordinamenti stranieri che sembrerebbero ammettere la brevettabilità dell’intermedio.
Parte II – Flos v. Semeraro e Cassina v. High Tech: gli ultimissimi sviluppi in materia di tutela di diritto d’autore per le opere del disegno industriale o meglio il nuovo testo dell’art. 239 CPI
…Segue, da un mio precedente post qui. E’ di sabato scorso la notizia dell’entrata in vigore di un nuovo testo dell’art. 239 CPI, che potrebbe sembrare rimettere tutto in discussione. In questo post avrei dovuto parlare nel dettaglio del caso Flos. Ma penso sia meglio parlare prima di questa novità. Lascio i dettagli sul caso Flos alla seconda parte del questo post, per chi è veramente interessato ed avrà la costanza di leggere fino in fondo.
Il fatto è che, già alla pronuncia della sentenza nel caso Flos, il testo dell’art. 239 CPI era diverso rispetto a quello analizzato dalla Corte di Giustizia nel caso Flos. Era stato introdotto dal d.lgs. 131/2010 proprio sulla scorta delle conclusioni dell’Avvocato Generale poi confermate dalla decisione in questione, e stabiliva: “La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell’ articolo 2, n. 10) della legge 22 aprile 1941, n. 633, comprende anche le opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano, oppure erano divenute, di pubblico dominio. Tuttavia i terzi che avevano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale allora in pubblico dominio non rispondono della violazione del diritto d’autore compiuta proseguendo questa attività anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data e purché detta attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso”.
Sembrava quindi che il trend fosse ormai segnato a favore degli innovatori rispetto ai c.d. “copiatori” anche se la decisione milanese è solo un’ordinanza cautelare che potrebbe peraltro essere ancora soggetta a reclamo): tutela d’autore a tutte le opere del disegno industriale precedenti al 2001, che fossero state o non fossero mai state registrate; moratoria limitatissima per i “copiatori”.
Altri Tribunali, e segnatamente il Tribunale di Firenze, continuavano comunque ad essere restii a concedere la tutela autoristica alle opere del grande Le Corbusier. Vedi l’articolo di Roberto Bagnoli sul Corriere della Sera del 10 maggio 2011, in cui si riporta che a Firenze le opere del Maestro sono considerate “semplici sedie”. Mah…
E adesso? Ecco un testo nuovo di zecca dell’art. 239 CPI, varato con il Decreto Legge 70/2011 pubblicato il 13 maggio scorso prevede: “La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell’articolo 2, n. 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Legge sul diritto d’autore – LdA, n.d.A.), comprende anche le opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano divenute di pubblico dominio a seguito della cessazione degli effetti della registrazione. Tuttavia i terzi che avevano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale allora divenute di pubblico dominio a seguito della scadenza degli effetti della registrazione, non rispondono della violazione del diritto d’autore compiuta proseguendo questa attività anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data e purché detta attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso”. Testo, ammetto, di non chiarissima interpretazione, anche se sembra evidente il diretto collegamento tra questo testo ed il ragionamento della Corte di Giustizia nel caso Flos e l’uso che ne è stato fatto nel caso Cassina deciso dal Tribunale di Milano. Vedi Rita Fatiguso sul Sole 24 Ore di ieri.
Ed ecco, per chi ha avuto la pazienza di leggere fino a qui, dove eravamo rimasti sui casi Flos e Cassina.
Il caso risolto dalla decisione della Corte di Giustizia del 27 gennaio 2011 in causa C-189/2009 è il seguente. Flos aveva proposto un’azione innanzi al Tribunale di Milano dopo che Semeraro aveva fatto importare dalla Cina un modello di lampada denominato ”Fluida”, imitazione della lampada “Arco” di Flos. Nell’ambito del giudizio di merito, il Tribunale di Milano ha posto alla Corte UE la questione se il riguardo che il legislatore italiano ha usato nei confronti dei “copiatori” nell’attuare la Direttiva 98/71 sia da considerarsi in linea con il diritto comunitario (Vedi sul punto il precedente post sullo scenario normativo di riferimento). La Corte UE ha risposto che (i) gli Stati membri non possono negare l’accesso alla tutela di diritto d’autore alle opere di design che presentano i requisiti per l’ottenimento di detta tutela ai sensi della legge sul diritto d’autore, a prescindere dal momento in cui questi sono diventati di pubblico dominio (ii) anche se imposto dal bilanciamento tra il legittimo affidamento dei terzi e gli interessi dei titolari di diritti d’autore, il periodo di moratoria non può durare dieci anni. Un periodo più breve sarebbe senz’altro sufficiente. Inoltre, sottrarre 10 anni dai 70 dopo la morte dell’autore significa incidere pesantemente sulla protezione di diritto d’autore. Tutto chiaro, dunque? Al paragrafo 32 della motivazione la Corte, si dice però anche che ai sensi dell’articolo 17 della Direttiva 98/71 solo un disegno o modello che sia stato oggetto di registrazione in uno Stato membro potrebbe beneficiare della tutela di diritto d’autore vigente in detto Stato membro, ciò che ci riporterebbe daccapo: tutela per tutti, niente moratoria (almeno non di dieci anni), ma solo se il modello è in passato stato oggetto di registrazione. Ed è sulla scorta di questa osservazione della Corte che High Tech, nel caso che la ha recentemente contrapposta a Cassina davanti al Tribunale di Milano, ha sostenuto la non tutelabilità della Chaise Longue di Le Corbusier (su cui Cassina vanta diritti derivanti da una licenza da parte della Fondazione Le Corbusier), mai oggetto di registrazione. Il Tribunale di Milano ha però risolto la questione chiarendo che la lettura proposta da High Tech della decisione della Corte di Giustizia sarebbe “oggettivamente incompatibile con la previsione contenuta nell’art. 239 CPI come da ultimo novellato, laddove si afferma chiaramente un principio opposto, ovvero che le opere di design industriale che non abbiano mai goduto in Italia della protezione come modello o disegno registrato sono comunque tutelate sotto il profilo del diritto d’autore”. Aggiunge il Tribunale che dal punto di vista sistematico “la direttiva 98/71 nasce dall’esigenza di uniformare in ambito comunitario la disciplina in tema di protezione giuridica dei disegni e modelli, generalizzando, in particolare, il principio della cumulabilità della tutela dei disegni registrati con quella offerta dal diritto d’autore”, cosicché, in sostanza, era ovvio che la Corte di Giustizia facesse riferimento solo ai disegni e modelli registrati, visto che l’oggetto del rinvio pregiudiziale concerneva, appunto, la compatibilità dell’art. 239 CPI con la direttiva 98/71, e che la Corte altro non poteva che rispondere agli specifici quesiti posti dal giudice del rinvio; tanto è vero che la Corte ha nella stessa decisione pure affermato “non si può escludere che la protezione del diritto d’autore per le opere che possano costituire disegni o modelli non registrati possa risultare da altre direttive in materia di diritto d’autore e, in particolare, dalla direttiva 2001/29, se ricorrono le condizioni per la sua applicazione, il che deve essere verificato dal giudice del rinvio” (paragrafo 34).
Parte I – Flos v. Semeraro e Cassina v. High Tech: gli ultimissimi sviluppi in materia di tutela di diritto d’autore per le opere del disegno industriale
La recentissima decisione del Tribunale di Milano del 28 aprile 2011, nel caso Cassina contro High Tech, e la decisione della Corte di Giustizia dello scorso gennaio nel caso Flos contro Semeraro, rappresentano gli ultimissimi sviluppi in materia di tutela delle opere del disegno industriale dalle riproduzioni non autorizzate, e segnano punti importantissimi a favore del mondo dei designer, dopo anni di lotte durissime contro la potente lobby dei “copiatori”.
Inquadriamo il tema. Sono anni che si discute sul se le opere del disegno industriale possano beneficiare della tutela di diritto d’autore che dura fino a settant’anni dopo la morte dell’autore, e sono anni che le corti italiane pronunciano decisioni discordanti o comunque basate su scenari normativi in continua evoluzione (o, per alcuni, “involuzione”) e quindi incapaci di scrivere linee guida sicure per le imprese. Per molti decenni il vecchio testo dell’art. 2 della legge sul diritto d’autore, in base al quale le opere del disegno industriale potevano godere di protezione autoristica solo ove il loro valore artistico fosse scindibile dal carattere industriale, aveva portato la giurisprudenza ad escludere siffatta tutela in praticamente tutti i casi di opere del disegno industriale che non fossero bidimensionali. Nel 2001 è stata implementata la direttiva 1998/71/CE e, fra le altre cose, modificato l’art. 2 della legge sul diritto d’autore, eliminando il concetto di “scindibilità” e sostituendolo con due altri requisiti (valore artistico e carattere creativo) che garantiscono un maggior raggio d’azione della tutela autoristica nel settore del disegno industriale. Inoltre, è stato ammesso il cumulo delle tutele: ciò che può accedere alla tutela come design registrato, può anche accedere (ove ne ricorrano i requisiti) alla tutela di diritto d’autore. Sennonché, sono dieci anni che – evidentemente sotto l’efficace spinta della lobby dei “copiatori” – assistiamo all’adozione di norme, riforme e controriforme finalizzate a limitare l’applicabilità della nuova disciplina alle opere preesistenti al momento dell’implementazione della direttiva (avvenuta con il d.lgs. 95/2001). E così, prima con l’art. 25 bis del d.lgs. 95/2001 (successivamente abrogato dal Codice della Proprietà Industriale – CPI) e poi con varie versioni dell’art. 239 CPI, si è resa praticamente inefficace l’applicazione della tutela autoristica a coloro che, prima del 2001, avessero già iniziato la produzione e commercializzazione di riproduzioni di opere da ritenersi – appunto prima del 2001 – in pubblico dominio. L’art. 25 bis d.lgs. 95/2001 stabiliva infatti che per un periodo di dieci anni decorrenti dal 19 aprile 2001, la protezione accordata dal nuovo testo dell’art. 2 della legge sul diritto d’autore non avrebbe operato nei confronti di coloro che, anteriormente alla predetta data, già avessero intrapreso la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli “precedentemente tutelati da brevetto e caduti in pubblico dominio”. La prima versione dell’art. 239 CPI (introdotta nel 2005 con l’adozione del CPI) aveva poi riscritto l’inciso facendo riferimento a disegni o modelli “che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio”. In questo modo, sembrava essersi chiarito che la moratoria dei dieci anni dovesse applicarsi a tutti i casi, sia che si trattasse di opere precedentemente registrate, sia che si trattasse di opere mai registrate prima (come era il caso della maggior parte dei modelli dei grandi designer del novecento). La successiva versione dell’art. 239 CPI (adottata nel 2007) aveva poi addirittura eliminato il limite dei dieci anni, stabilendo che la tutela d’autore non operasse tout court nei confronti di coloro che già avevano copiato precedentemente al 2001. E’ a cavallo di queste due ultime versioni dell’art. 239 CPI che si inserisce il caso che ha contrapposto Flos e Semeraro su cui nel prossimo post.
Yahoo e la responsabilità del service provider
Con ordinanza del 22 marzo 2011 il Tribunale di Roma ha emesso un provvedimento di inibitoria nei confronti di Yahoo con un interessante decisione in materia di responsabilità del caching provider, ovvero il service provider che trasmette su una rete di comunicazione informazioni che, fornite da un destinatario del servizio, vengono temporaneamente memorizzate dal provider (servizi di motori di ricerca quali Yahoo e Google). In breve, PFA Films S.r.l. ha agito in via cautelare nei confronti di Google Italy s.r.l., Microsoft s.r.l., Yahoo Italia s.r.l. chiedendo che venisse loro ordinato di rimuovere dai propri servers una serie di link che riconducevano a file audiovisivi non autorizzati, nonché che gli stessi venissero inibiti dal proseguire nelle violazioni. Nelle more del giudizio l’azione veniva circoscritta nei soli confronti di Yahoo (essendo accertata la carenza di legittimazione passiva delel altre parti ). In particolare, da una ricerca effettuata mediante il servizio di motore di ricerca Yahoo, emergeva la presenza di links a siti pirata dai quali era possibile visionare in streaming o scaricare in modalità download il film “About Elly” senza autorizzazione della ricorrente PFA Films, titolare dei diritti sull’opera. Il giudice qualificava l’attività svolta da Yahoo attraverso il relativo motore di ricerca quale attività di memorizzazione temporanea delle informazioni (chaching ai sensi dell’art. 13 della Direttiva 2000/31 e dell’art. 15 del D. lgs n. 70 del 2003, di attuazione della predetta) e rilevava che, ai sensi dell’art. 15 della Direttiva e 17 del Decreto, “nella prestazione dei servizi di cui agli artt. 14, 15 e 16, il prestatore non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, ne ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite”. Non potendosi richiedere a Yahoo un controllo generale sull’eventuale presenza di contenuti illeciti, in linea generale la stessa non poteva considerarsi responsabile di contributory infringement. Ciò in quanto siffatta attività avrebbe comportato costi eccessivi a carico dell’impresa, che avrebbero finito per pesare sullo stesso consumatore. Rilevava tuttavia il giudice come lo stesso Decreto preveda un bilanciamento tra l’ interesse del prestatore di servizi e la tutela degli interessi protetti dalle norme in materia di illecito, essendo previsto ai commi 2 e 3 dell’art. 17 del Decreto l’obbligo per i provider di informazione verso l’autorità giudiziaria per il caso in cui il provider venga a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite. Sulla scorta di detto bilanciamento di interessi, il giudice rilevava che l’esonero dall’obbligo di un controllo sulla presenza di contenuti illeciti ed il conseguente esonero da responsabilità del provider non potesse applicarsi all’ipotesi di informazioni e/o contenuti illeciti specificamente individuati, di cui il provider fosse venuto o fosse stato messo a conoscenza. Il giudice rilevava che questa impostazione era in linea con la giurisprudenza comunitaria, in particolare C236/08 e C238/08, che avevano chiarito come l’esenzione da responsabilità si applicasse “salvo che, essendo venuto a conoscenza della natura illecita di tali dati o di attività, egli [il provider] abbia omesso di prontamente rimuovere tali dati o disabilitare l’accesso agli stessi”. Sulla scorta di tale giurisprudenza e poiché risultava provato in atti che Yahoo fosse stata messa a conoscenza dei contenuti illeciti in violazione dei diritti di PFA Films (sulla base di lettera di diffida inviata dalla ricorrente) senza attivarsi per la rimozione dei contenuti illeciti, il giudice ha quindi inibito Yahoo! Italia s.r.l. dal proseguire o ripetere la violazione dei diritti della PFA Films S.r.l. sul film “About Elly” mediante il collegamento a mezzo dell’omonimo motore di ricerca ai siti non autorizzati riproducenti in tutto o in parte l’opera. Seppure asseritamente in linea con gli ultimi sviluppi giurisprudenziali (non solo comunitari ma anche nazionali, si veda ordinanza Trib. Roma 16 dicembre 2009 che ha deciso in via cautelare la querelle tra RTI e Youtube rigurdante la presenza, sul noto sito di video sharing, di filmati che riproducevano spezzoni della trasmissione “Il Grande Fratello”), il provvedimento emesso dal Tribunale di Roma lascia qualche perplessità. Il giudice non si è infatti limitato ad ordinare a Yahoo la rimozione dei contenuti illeciti, ma ha adottato un dispositivo che inibisce Yahoo dalla prosecuzione dell’illecito. Analogo dispositivo era stato adottato dal Tribunale di Roma nel decidere la querelle tra Youtube e RTI, richiamata sopra. Così facendo, si può pensare che a Yahoo sia dunque imposto di verificare il proprio server rispetto alla presenza di contenuti illeciti che possano in futuro esservi caricati da utenti del servizio, così facendosi carico di quell’obbligo generale di sorveglianza sulla presenza di contenuti illeciti da cui dovrebbe essere esentata ai sensi dell’art. 17 del Decreto e 15 della Direttiva.
Uso lecito del marchio altrui e pubblicità ingannevole
Nei primi mesi del 2010 l’AGCM ha avviato un procedimento di istruttoria, chiusosi con delibera in data 14.02.2011, ai sensi del Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa adottato dall’AGCM in data 15 novembre 2007. La richiesta di intervento pervenuta all’AGCM riguardava l’utilizzo sul sito web della società Turmax S.r.l., attiva nel campo degli impianti per la sovralimentazione motoristica (turbocompressori), dei loghi di alcuni marchi di note case produttrici nel settore motoristico. Dall’istruttoria emergeva che nella sezione “turbocompressori” del sito internet di Turmax era presente una schermata ove, immediatamente sotto alla mission della società, erano riportati i loghi dei marchi di Toyota, Nissan, Mitsubishi, Holset, Ihi. Turmax esponeva che tra i turbocompressori da essa commercializzati rientravano anche turbocompressori/pezzi originali provenienti da quelle case produttrici e che pertanto l’utilizzo dei relativi loghi o marchi doveva essere ricompreso nell’esenzione di cui all’art. 21 del Codice di Proprietà Industriale (CPI), ove è previsto che i diritti di marchio d’impresa registrato non permettono al titolare di vietare a terzi l’uso nell’attività economica del marchio di impresa se esso è necessario per indicare la destinazione di un prodotto o servizio (in questo caso la vendita da parte Turmax dei turbocompressori e l’attività di assistenza sugli stessi) purché conforme ai principi di correttezza professionale. Turmax richiamava poi giurisprudenza della Corte di Giustizia UE secondo cui, se il diritto del titolare di un marchio di vietarne l’uso per determinati prodotti si esaurisce all’atto dell’immissione in commercio dei prodotti da parte del medesimo titolare, lo stesso accade al diritto di utilizzare il marchio per promuovere l’ulteriore commercializzazione dei prodotti (ovvero i compressori/pezzi che forniti a Turmax dalle stessa case produttrici). L’AGCM ha disatteso le difese svolte da Turmax. Ha infatti considerato che l’attività svolta e pubblicizzata sul sito web di Turmax non si limitasse alla vendita di turbocompressori ma anche all’effettuazione di servizi di assistenza sui motori di vari produttori, tra cui le marche Toyota, Nissan, Mitsubishi, Holset, Ihi. L’apposizione dei loghi di detti produttori, peraltro in una sede tipicamente promozionale quale è un sito web, poteva indurre i consumatori a ritenere che la qualità dei servizi offerti da Turmax fosse in qualche modo garantita da controlli che detti produttori avrebbero effettuato sull’attività di Turmax. Pertanto, in assenza di un qualsiasi rapporto tra Turmax e i suddetti produttori, l’uso dei loghi di questi risultava idoneo a fuorviare il consumatore circa gli standard qualitativi del servizio offerto da Turmax. L’AGCM ha anche escluso che l’uso dei predetti loghi rispondesse all’esigenza di Turmax di indicare la provenienza/destinazione dei prodotti o servizi offerti. In particolare, dopo aver precisato che la ratio della disciplina in materia di pubblicità ingannevole e comparativa è quella di garantire una corretta informazione pubblicitaria per i destinatari della comunicazione e che, pertanto, la normativa in materia di usi leciti del marchio altrui non rileva ai fini di una valutazione della conformità della condotta ai suddetti principi, l’AGCM ha comunque rilevato che le modalità con cui i loghi di Toyota, Nissan, Mitsubishi, Holset, Ihi venivano riportati sul sito web Turmax inducevano a ritenere che non si trattasse di un uso meramente descrittivo/informativo. Infatti, dall’istruttoria era emerso che sul sito web di Turmax fosse presente un link denominato RICERCA TURBO in cui Turmax elencava tutte le marche di turbocompressori trattati da Turmax, limitandosi tuttavia ad indicarne i nomi senza riportare i relativi loghi (fatta eccezione per i produttori sopra menzionati, i cui loghi erano riportati sulla prima pagina del sito web). l’AGCM ha quindi escluso che la rappresentazione grafica dei loghi fosse necessaria per informare i potenziali acquirenti Turmax circa la provenienza/destinazione dei pezzi da questa commercializzati e che, all’evidenza, si fosse in presenza di una condotta volta a promuovere e reclamizzare l’attività commerciale di Turmax avvalendosi dell’accreditamento delle note case produttrici presso i consumatori.
La procedura di registrazione del generico come atto di contraffazione
Nel quadro di un procedimento cautelare per inibitoria in corso di causa instaurato dalla società farmaceutica AstraZeneca nei confronti della genericista EG S.p.A., con provvedimento 11-14 febbraio 2011, il Tribunale di Torino ha emesso la prima decisione relativa all’interpretazione dell’art. 68 (1bis) CPI, secondo cui “Ferma la disposizione del comma 1, le aziende che intendono produrre specialità farmaceutiche al di fuori della copertura brevettuale possono avviare la procedura di registrazione del prodotto contenente il principio attivo in anticipo di un anno rispetto alla scadenza della copertura complementare o, in mancanza, della copertura brevettuale del principio attivo, tenuto conto anche di ogni eventuale proroga”. Il punto è, in sostanza, se tale norma significhi che l’avvio della procedura di registrazione del generico anteriormente a tale finestra temporale possa costituire di per sé contraffazione di brevetto, o se la norma in questione, anche in considerazione della c.d. Bolar Clause di cui al primo comma dello stesso art. 68 CPI, abbia un campo d’azione più limitato e/o sia addirittura priva di portata precettiva. Il Tribunale di Torino ha affermato che la portata precettiva c’è, eccome, e che non vi è contrasto con la Bolar Clause. Il Tribunale ha in particolare detto che “In base alle norme generali di cui agli art. 60 e 66 CPI, sussiste il divieto di compimento di qualsiasi atto diretto alla immissione in commercio di un farmaco interferente con l’oggetto di un brevetto non ancora scaduto, anche se si tratti di atti preparatori o prodromici alla commercializzazione del farmaco (trattandosi dunque di atti diretti a trarre una utilità economica dalla contraffazione)”. Ha proseguito osservando che l’art. 68 (1) CPI, in deroga a tale principio, scrimina “l’esecuzione di test di sperimentazione e gli adempimenti pratici conseguenti (adempimenti pratici e non burocratico-amministrativi)” che “appaiono senz’altro di minore impatto interferente con la tutela brevettuale, trattandosi di attività strumentale alla successiva presentazione della domanda di AIC (che, precludendo all’effettiva immissione in commercio del prodotto, costituisce una fase preparatoria della commercializzazione ovviamente più avanzata della mera sperimentazione)”, con la conseguenza che l’avvio della procedura di registrazione del farmaco non è compreso nell’eccezione data dalla Bolar Clause. Il Tribunale ha anche espressamente affermato di ritenere che la norma in esame non sia in contrasto con il diritto comunitario ed in particolare con la direttiva 2001/83/CE (questione sollevata dalla Commissione europea, vedi un recente post sul punto qui), notando che l’art. 10 della direttiva “fa salvo il diritto di tutela della proprietà industriale (che appunto preclude l’attività preparatoria e prodromica alla immissione in commercio svolta prima della scadenza del brevetto), e introduce poi al comma 6 la sola deroga consistente nella facoltà per il terzo di eseguire test di sperimentazione durante il periodo di vigenza del brevetto (c.d. introduzione della Bolar Clause) – allo scopo che non sia perso tempo con tali test dopo la scadenza del brevetto – e che la previsione di poter avviare la procedura di registrazione (immediatamente preliminare alla immissione in commercio) già nell’anno anteriore alla scadenza del brevetto (ai sensi dell’art. 61 (5) e nuovo art. 68 (1bis) CPI) non fa che ampliare le facoltà del terzo e restringere i diritti di esclusiva del titolare del brevetto anche oltre le previsioni della Bolar Clause”. Va aggiunto per completezza che il provvedimento in questione è stato successivamente revocato in sede di reclamo con provvedimento dell’11 aprile 2011. Tuttavia, i motivi della revoca non hanno riguardato l’interpretazione e l’applicazione dell’art. 68 (1bis) CPI. Ritengo quindi che questo rimanga un precedente assai rilevante sul punto.
Patent linkage?
Risulta che il 14 marzo scorso la Commissione europea abbia avviato una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia per pretesa violazione del diritto comunitario in riferimento all’art. 68 (1bis) CPI secondo cui “le aziende che intendono produrre specialità farmaceutiche al di fuori della copertura brevettuale possono avviare la procedura di registrazione del prodotto contenente il principio attivo in anticipo di un anno rispetto alla scadenza della copertura complementare o, in mancanza, della copertura brevettuale del principio attivo, tenuto conto anche di ogni eventuale proroga”. Questa norma, almeno per come interpretata anche recentemente da certa giurisprudenza (interpretazione che io ritengo condivisibile ed in realtà obbligata da un dato normativo difficilmente discutibile), stabilisce che l’avvio della procedura finalizzata alla concessione dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC) di un farmaco generico, ove iniziata anteriormente ad un anno prima della scadenza dei diritti di brevetto sul c.d. originator, costituisce contraffazione di brevetto. Entro due mesi dall’avvio della procedura, lo Stato italiano dovrebbe far pervenire le sue osservazioni. È presto per fare commenti al riguardo, anche visto che al momento non esiste alcun documento pubblico (o almeno non lo abbiamo trovato) in cui venga chiarito esattamente il motivo per cui, secondo la Commissione, l’art. 68 (1bis) CPI potrebbe non essere conforme alla normativa comunitaria. Allo stato attuale, l’unica informazione reperita sui motivi di tale pretesa non conformità al diritto comunitario è il fatto che, nel sito della Commissione europea, la procedura viene etichettata come “Patent linkage – authorisation of a medicinal product”. E poiché con questo termine comunemente si definisce la pratica con cui le autorità regolatorie farmaceutiche condizionano il rilascio di autorizzazioni all’immissione in commercio dei farmaci generici all’esistenza o meno di brevetti sui principi attivi, si immagina che la Commissione ipotizzi che, appunto, in base all’art. 68 (1bis) CPI si determinerebbe – da parte del sistema brevettuale – una (indebita) interferenza sull’attività amministrativa di autorizzazione del farmaco generico. Ma se è così, è difficile vedere dove stia la non conformità. Non pare che l’art. 68 (1bis) CPI abbia l’effetto di incidere sull’attività dell’autorità regolatoria, che infatti risulta continui ad autorizzare generici indipendentemente dall’esistenza o meno di brevetti. Sembra invece che l’art. 68 (1bis) CPI riguardi unicamente l’aspetto brevettuale (sul quale peraltro vi è competenza nazionale e non comunitaria) cioè il fatto che l’avvio della procedura regolatoria (ove effettuato con “troppo” anticipo) costituisca una contraffazione brevettuale e, quindi, ad esempio, giustifichi l’adozione di un provvedimento di inibitoria da parte dell’autorità giudiziaria.