Con sentenza depositata in data 17 gennaio 2011, il Tribunale di Milano ha concesso un’inibitoria permanente a favore della società Rijk Zwaan Zaadteelt & Zaadhandel B.V. società attiva nel mercato sementiero con una presenza internazionale (si tratta di uno dei primi cinque costitutori di varietà orticole al mondo) nei confronti di una società italiana, riconosciuta colpevole di contraffazione della varietà vegetale di lattuga “Ballerina” di titolarità di Rijk Zwaan (il giudizio prosegue in relazione alla quantificazione del danno). Così come nel settore industriale è possibile tutelare un’invenzione mediante la concessione di un brevetto, chi nel settore sementiero costituisce nuove varietà vegetali può ottenere tutela mediante il sistema brevettuale previsto dagli artt. 100 e ss. del Codice della Proprietà Industriale. Esiste anche una disciplina a livello comunitario che consente di ottenere il riconoscimento del diritto del costitutore in tutto il territorio dell’Unione (Regolamento 2100/94/CE). In particolare, quando una varietà è nuova, cioè non è stata commercializzata in precedenza; distinta, nel senso che si distingue da ogni altra varietà notoriamente conosciuta; sufficientemente omogenea e stabile, cioè mantiene i propri caratteri invariati in seguito alle successive riproduzioni o moltiplicazioni, il suo costitutore può ottenere il riconoscimento del “diritto del costitutore di nuova varietà vegetale”, vale a dire un’esclusiva sulla produzione o riproduzione, condizionamento a scopo di riproduzione o moltiplicazione, offerta in vendita o qualsiasi altra forma di commercializzazione, esportazione o importazione o detenzione per questi scopi della varietà vegetale protetta. Nella fattispecie, RijK Zwaan aveva instaurato una caqusa di contraffazione dopo aver reperito sul mercato italiano alcune confezioni di sementi di lattuga le quali, seppur contrassegnate dalla denominazione di una varietà diversa (e pacificamente in pubblico dominio, cioè non soggetta a privativa), all’esito di analisi di laboratorio presentavano caratteristiche identiche rispetto alla varietà Ballerina. È interessante notare che, come riportato nella sentenza della corte milanese, i primi sospetti che hanno poi portato Rijk Zwaan all’instaurazione del giudizio sono nati per il fatto che la lattuga rinvenuta sul mercato da Rijk Zwaan (poi ritenuta contraffattoria della varietà Ballerina) veniva commercializzata con la denominazione di una varietà di lattuga c.d. “antesettanta”, cioè costituita prima degli anni settanta (quando furono istitutiti in Italia, come a livello comunitario, i registri varietali), per la quale – sulla base della durata media sul mercato delle varietà di lattuga – non era verosimile si procedesse ancora ad una commercializzazione su larga scala. Il caso presenta alcuni interessanti aspetti dal lato anche processuale, tra cui il fatto che il Tribunale ha riconosciuto il valore probaotrio di test del DNA condotti su campioni delle sementi in oggetto (e non ha pertanto ritenuto necessario lo svolgimento di c.d. prove sul campo, ovverosia la semina e crescita di campioni ed il successivo raffronto dei loro caratteri fenotipici), ed il fatto che nel corso del giudizio, un provvedimento di sequestro probatorio emesso dal Tribunale di Milano è stato eseguito in Spagna presso la società che si era occupata della confettatura delle sementi poi ritenute contraffattive, che ancora deteneva campioni di prodotto che hanno potuto essere sottoposti ad esame.
Piena tutela per l’intimo La Perla
La decisione del Tribunale UE nell’ambito della causa T-59/08 ha riconosciuto la piena applicazione dell’art. 8 comma 5 del Regolamento CE 40 del 1994 sul marchio comunitario (ora regolamento CE 207/2009) al marchio figurativo “la PERLA”, nota casa produttrice di biancheria intima di lusso. La norma esclude la registrazione posteriore di marchi simili anche per prodotti non affini a quelli per i quali il marchio rinomato o notorio anteriore è stato registrato (c.d. “tutela ultramerceologica”), quando dall’uso del marchio posteriore possa derivare per il titolare 
un vantaggio indebito o un pregiudizio al carattere distintivo o alla notorietà del marchio anteriore. La sentenza del Tribunale chiude una lunga serie di gradi di giudizio originata da un’azione di annullamento proposta dal gruppo bolognese titolare dei vari marchi figurativi “la PERLA” avverso la registrazione comunitaria del segno NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC depositato da Worldgem Brands Srl per “articoli di gioielleria, oreficeria ed orologeria; metalli preziosi; perle; pietre preziose”. È sufficiente qui riportare che, da ultimo, la Seconda Commissione di Ricorso dell’UAMI aveva rifiutato di applicare l’art 8 n. 5 del Regolamento al marchio “la PERLA”. Secondo la Commissione non era infatti dimostrato che il marchio NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC traesse indebito vantaggio dalla notorietà del marchio “la PERLA” o vi recasse pregiudizio. Nell’ambito del giudizio di impugnazione promosso dalla ricorrente La Perla, il Tribunale ha precisato che le violazioni descritte all’art. 8 comma 5 del regolamento (l’indebito vantaggio derivante dall’uso senza giusto motivo del segno posteriore grazie al carattere distintivo o alla notorietà del marchio anteriore e/o il pregiudizio ad essi arrecato dal segno posteriore) sono l’ovvia conseguenza di una somiglianza tra il marchio anteriore e quello posteriore, a causa del quale il pubblico interessato stabilisce un nesso tra i due segni. Tuttavia, ribaltando la decisione della Commissione di Ricorso dell’UAMI, il Tribunale ha chiarito che ai fini della tutela ultramerceologica l’onere probatorio posto a carico del titolare del marchio anteriore deve considerarsi assolto nel momento in cui risulti provata anche solo la sussistenza di un rischio che l’indebito vantaggio o il pregiudizio si manifestino in futuro. Nel caso di specie, le circostanze provate dalla ricorrente sono state ritenute sufficienti a provare tale rischio: in particolare erano stati prodotti articoli di stampa nazionale che nel recensire gli eventi di presentazione dei prodotti lanciati con il marchio NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, avevano erroneamente ritenuto che questi fossero il risultato di collaborazioni/sponsorizzazioni da parte di La Perla. Il Tribunale ha anche rigettato la difesa di NIMEI secondo la quale sussisteva un giusto motivo ai sensi dell’art. 8 comma 5 del Regolamento per l’utilizzo dei termini “la perla”, stante la necessità per Worldgem Brands di indicare il nome comune della materia con cui erano realizzati i prodotti NIMEI, e cioè le perle. Il Tribunale ha però omesso di motivare la decisione sul punto. Ed effettivamente questa poteva essere un’occasione per fare chiarezza su cosa debba intendersi per “giusto motivo” quale causa scriminante dell’utilizzo di un marchio notorio ai sensi dell’art. 8 comma 5 del Regolamento sul marchio comunitario. Sul punto, la giurisprudenza non ha ancora fornito indicazioni chiare.
La Corte UE dice no al Tribunale Unico dei Brevetti
L’8 marzo 2011 la Corte di Giustizia ha reso il suo parere in merito alla compatibilità con i Trattati dell’accordo per la creazione di un sistema unico di risoluzione delle controversie in materia di brevetti. La richiesta di un pronunciamento da parte della Corte era stata presentata dal Consiglio UE ai sensi dell’art. 218 del Trattato sul Funzionamento dell’unione Europea (TFUE)nell’ambito della procedura di negoziazione in corso tra gli Stati membri per la creazione di un unico Tribunale dei brevetti comunitario. Stando all’accordo così come sottoposto alla Corte, il Tribunale dei brevetti comunitario (progetto che va di pari passo con l’istituzione di un unico titolo brevettuale comunitario) sarebbe competente a conoscere in via esclusiva di un numero rilevante di controversie tra privati in materia brevettuale: sostanzialmente, tutte le controversie in materia brevettuale sorte fra cittadini dell’Unione, stante l’elencazione omnicomprensiva proposta dal Consiglio. La Corte si è espressa in senso negativo. Ha infatti rilevato che, stando ai Trattati, sono i giudici nazionali a garantire un’uniforme applicazione del diritto all’interno dell’Unione. Secondo la Corte ciò troverebbe una conferma nell’art. 267 del Trattato, che disciplina il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia in tutti i casi in cui un organo giurisdizionale nazionale reputi necessario rivolgersi alla Corte affinché si pronunci sulla questione concernente una norma comunitaria. Secondo la Corte, infatti, l’uniforme applicazione del diritto dell’Unione passa attraverso il “pluralismo giurisdizionale” dei giudici nazionali, ovvero la cooperazione diretta tra la Corte e i giudici nazionali secondo il meccanismo di cui all’art. 267 TFUE, con questi ultimi che partecipano strettamente alla corretta applicazione e all’interpretazione uniforme del diritto dell’Unione, nonché alla tutela dei diritti attribuiti da quest’ordinamento giuridico ai privati. Al Tribunale dei brevetti comunitario, così come configurato dal progetto del Consiglio, spetterebbe la competenza a decidere le questioni tra privati in materia di brevetti ed esso diverrebbe l’unico organo giurisdizionale competente ad interpretare e ad applicare il diritto dell’Unione in questa materia,
privando i giudici degli Stati membri della loro competenza in materia di interpretazione e di applicazione del diritto dell’unione (prevista dai Trattati) e quindi anche della Corte a risolvere le questioni proposte da detti giudici. Verrebbero così snaturate le competenze attribuite dai Trattati alle istituzioni dell’Unione e agli Stati membri. In altre parole, verrebbe meno il “pluralismo giurisdizionale” da cui, secondo la ratio ispiratrice degli stessi Trattati, dipende l’uniforme applicazione del diritto in tutti gli Stati appartenenti all’UE.
Nuove norme sul “made in” dei prodotti alimentari
Il 19 febbraio 2011 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 4 del 2011 recante disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti agroalimentari. Al fine di migliorare la qualità e la sicurezza degli alimenti, il nuovo testo opta per un’informazione più completa ai consumatori circa la reale provenienza dei prodotti. All’art. 4 comma 1, è previsto che tutti i prodotti alimentari debbano recare l’indicazione del luogo di origine o di provenienza. Al successivo comma 2 è operata una distinzione tra prodotti alimentari non trasformati, per i quali l’indicazione del luogo di origine o di provenienza coincide con il Paese di produzione dei prodotti, e prodotti trasformati, per i quali l’obbligo di indicazione del luogo di origine o di provenienza è soddisfatto mediante l’indicazione del luogo in cui è avvenuta l’ultima trasformazione sostanziale oltre che del luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione o nella produzione dei prodotti. La parte più significativa della nuova legge è senza dubbio quella relativa ai prodotti alimentari trasformati. L’obbligo di indicare il luogo in cui è avvenuta l’ultima trasformazione sostanziale non dovrebbe presentare grosse difficoltà: la norma infatti adotta un wording già utilizzato nel codice doganale comunitario e più precisamente agli articoli 23 e 24 del Regolamento 2913/1992/CE, in cui si fa riferimento al “paese in cui è avvenuta l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione”. Diversamente, l’obbligo di indicare la provenienza della “materia prima prevalente” potrebbe non essere banale. È verosimile infatti che, nelle filiere produttive facenti capo ai grandi gruppi alimentari e non solo, gli approvvigionamenti di materia prima per la preparazione dei prodotti “trasformati” (la pasta, per esempio) abbiano origine diversa. Per esempio, visto che l’Italia attualmente importa dall’estero il 56% del fabbisogno di grano duro potrebbe essere che in una stessa partita di confezioni di pasta alimentare confluiscano confezioni che, in quanto prodotte con grano duro proveniente da Paesi differenti,
dovranno indicare origini diverse e, quindi, etichette diverse. È degno di nota, tuttavia, che il comma 3 dell’art. 4 della legge rimette ai decreti attuativi (ancora in corso di approvazione) la definizione delle modalità con cui adempiere all’obbligo di indicazione obbligatoria dell’origine dei prodotti. Al momento quindi la parte più contestata della nuova legge non ha effetti pratici. Peraltro, non è da escludere che i decreti attuativi ci mettano moltissimo ad essere adottati. Allo stato attuale, quindi, non esiste un obbligo generalizzato di indicazione dell’origine o provenienza dei prodotti alimentari. Ciò fatte salve, ovviamente, le leggi speciali. Per esempio, l’obbligo esiste con riferimento a prodotti ortofrutticoli, carni avicole, carni bovine, miele, uova, latte fresco, prodotti della pesca. Esistono poi norme che consentono, su determinati prodotti, il riferimento al luogo di origine geografica solo in caso di rispetto di determinate condizioni (oli di oliva vergini e prodotti che possono fregiarsi di dop o igp). Al di fuori di questi casi, la legge stabilisce che “i prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore devono riportare (…) il luogo di origine o di provenienza, nel caso in cui l’omissione possa indurre in errore l’acquirente circa l’origine o la provenienza del prodotto” in base a quanto disposto dall’articolo 3 d. lgs. 109/1992”. Un interessante approfondimento sulla tematica si trova sul numero di marzo di FOOD.
Un caso di modelli sulla bottiglia del Lambrusco
L’importanza dei diritti di proprietà intellettuale quali risorse strategiche per le imprese emerge con evidenza dall’attenzione che certe aziende rivolgono alla tutela dei propri diritti di IP. Un esempio si trova in questa decisione della Divisione Annullamento dell’Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI), che ha definito una mini-controversia avente ad oggetto la forma di una semplice bottiglia di vetro. 
La decisione trae origine da un’azione di annullamento promossa innanzi all’UAMI dalle Cantine Riunite & Civ Soc. Coop. Agr. (famose per il loro vino lambrusco) che hanno chiesto l’annullamento del modello comunitario 000898788-0001 perché privo dei requisiti di validità previsti dal Regolamento CE 6/2002 (RDC). Brevemente, le Cantine Riunite esponevano che il modello contestato, registrato dalla società Euroglass SpA, indicava quale oggetto di protezione una bottiglia in cui “la forma del collo è determinata da un primo restringimento in prossimità dell’impugnatura e da un successivo allargamento risalendo verso l’estremità alta della bottiglia, dove si evidenzia la predisposizione per una chiusura c.d. twist off – per il particolare movimento rotatorio e ad incastro – della bottiglia”. Le Cantine Riunite lamentavano di aver registrato anteriormente due modelli comunitari (DMC 000319249 e DMC 000429949) a tutela della stessa forma di bottiglia e della stessa originale conformazione del collo e del tappo oggetto della registrazione Euroglass. Il successivo modello di Euroglass doveva pertanto ritenersi nullo in particolare perché non nuovo alla luce delle anteriorità delle Cantine Riunite.
La Divisione di Annullamento dell’OHIM ha risolto la questione accertando l’assenza di novità ai 
sensi dell’articolo 5 del RDC, ove è stabilito che “un disegno o modello si considera nuovo quando nessun disegno o modello identico sia stato divulgato al pubblico”. Si è ritenuto infatti che gli elementi caratterizzanti dei modelli delle Cantine Riunite fossero pedissequamente ripetuti dal modello contestato. In particolare il modello contestato ripeteva il progressivo restringimento in corrispondenza del collo della bottiglia e il seguente allargamento in prossimità dell’estremità alta della bottiglia, così come era ripetuta la bordatura in rilievo situata appena al di sotto della chiusura, su cui va ad appoggiare il tappo. Le foto e i disegni allegati alla pronuncia sembrano confermare l’identità tra i modelli in contesa. Il requisito della novità non è però l’unico richiesto ai fini della validità del disegno o modello. Tra i profili più interessanti in materia di validità di disegni e modelli c’è quello di cui all’articolo 8, primo comma del RDC, ove si legge “un disegno o modello comunitario non conferisce diritti sulle caratteristiche dell’aspetto di un prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica”. In base a questa norma (che è ripetuta anche dalla nostra legislazione nazionale, art 36 del CPI) non è dunque opponibile ai terzi un disegno le cui caratteristiche siano imposte essenzialmente dal raggiungimento di una funzione tecnica. Forse è proprio su questo requisito che l’OHIM è inciampato nel motivare la propria decisione: al punto 11, ultimo capoverso, si legge “Il DMC contestato ed il DMC anteriore (…) raffigurano entrambi la bottiglia sprovvista di tappo e pertanto si possono apprezzare i filetti che risultano essere identici da un punto di vista visivo ed essi servono perché il tappo possa essere avvitato. Pertanto, il DMC contestato incorpora tutte le caratteristiche che si possono apprezzare da un punto di vista visivo nei disegni o modelli anteriori”. I “filetti” cui si fa riferimento sono tipici della chiusura twist-off che caratterizza le bottiglie in contesa (la chiusura twist-off è tipica dei più comuni vasetti usati per marmellate e conserve in generale) ed è sostenibile che la loro disposizione sull’estremità della bottiglia sia dettata dalla necessità di chiudere ermeticamente il contenitore o la bottiglia. Forse nel valutare l’identità (che potrà anche sussistere per le altre parti dei design) l’UAMI non avrebbe dovuto tenere in considerazione il particolare della chiusura twist-off nella misura in cui questo è volto ad assicurare esclusivamente un risultato tecnico (la chiusura della bottiglia).
L’Autorità Garante sul Lardo di Colonnata
Con delibera votata all’adunanza del 9 febbraio 2011, l’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato ha adottato una interessante decisione in materia di indicazioni geografiche e pratiche commerciali scorrette.
I fatti. Una società denominata Lardo di Colonnata di Giannarelli S.r.l. produce e commercializza lardo di maiale apponendo sulle confezioni la denominazione della società. Tra i prodotti recanti la denominazione della società ve ne sono alcuni che non sono conformi al disciplinare dell’IGP “Lardo di Colonnata”, ciò comportando un potenziale sviamento dei consumatori, che possono così confondere i prodotti commercializzati dalla società con quelli che possono legittimamente fregiarsi dell’IGP “Lardo di Colonnata”. Di qui, la presunzione dell’Autorità che il comportamento della società in questione costituisce pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21 comma 1 lettere a) e b) del Codice del Consumo. Brevemente, l’articolo 20 vieta le pratiche commerciali tra professionisti e consumatori contrarie alla diligenza professionale e idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore. L’art. 21 comma 1 lett. a) e b) qualifica come ingannevoli (e quindi scorrette) pratiche commerciali che contengono informazioni non rispondenti al vero o la cui presentazione induca in errore il consumatore riguardo, tra le altre, l’esistenza o alla natura del prodotto o alle caratteristiche principali del prodotto. L’Autorità
garante ha in particolare ravvisato che il rilievo grafico, il tipo, il colore e le dimensioni dei caratteri utilizzati per indicare la denominazione della società determinino un effetto complessivo idoneo a ingenerare nel consumatore l’erroneo convincimento che anche tali prodotti abbiano tutte le caratteristiche dei prodotti IGP. La condotta della società non è ovviamente stata ritenuta giustificata dal fatto che “Lardo di Colonnata di Giannarelli s.r.l.” è la ragione sociale della stessa.Ovviamente, l’Autorità garante, visti i limiti di competenza, si è disinteressata totalmente della legittimità o meno dell’utilizzo dell’espressione “Lardo di Colonnata” nella ragione sociale. Sul punto però la questione sembra di non difficilissima soluzione, visto che, fra l’altro, l’art. 13 comma 1 lett a) del Regolamento 510/2006/CE relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari prevede che “le denominazioni registrate sono tutelate contro qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione registrata per prodotti che non sono oggetto di registrazione, nella misura in cui questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con questa denominazione o nella misura in cui l’uso di tale denominazione consenta di sfruttare la reputazione della denominazione protetta”.
Ferrari F150 contro Ford F-150
La controversia sorta tra Ford Motor Company e Ferrari sul nome scelto per la monoposto che gareggerà nel mondiale 2011 di Formula 1 ha recentemente fatto notizia su quasi tutti i quotidiani nazionali. Da quanto si è riusciti ad apprendere, Ford ha citato la rossa di Maranello innanzi al giudice di Detroit per contraffazione di marchio registrato, ritenendo che il nome F150 scelto per celebrare il 150° dell’unità d’Italia sia in violazione del marchio registrato “F-150”, il furgone pick up più popolare negli Stati Uniti che Ford produce sin dagli anni ’70. La stampa italiana ha reagito bollando l’iniziativa giudiziaria di Ford come un pretesto per ottenere un ritorno di pubblicità del furgone F-150. Alcuni hanno anche suggerito che si tratti di un caso montato ad arte da Ford per ostacolare Fiat, che sta aggredendo il mercato americano attraverso la joint-venture con Chrysler.
È facile immaginare che il problema sia più complesso di come lo riportano i giornali. Si potrebbe sostenere che non vi sia un reale interesse da parte di Ford in questo caso in quanto la confondibilità effettiva tra i due prodotti potrebbe non sussistere (è ovvio, infatti, che non è seriamente ipotizzabile un comune pubblico di riferimento). Non si può tuttavia trascurare il fatto che il mondiale di F1 si rivolge ad un pubblico vastissimo per numeri ed estensione territoriale e che, di conseguenza, il marchio della Ferrari avrà una visibilità e diffusione ampissima. Non è poi del tutto casuale che Ford (il cui marchio F-150 è anche oggetto di una registrazione per marchio comunitario) abbia scelto di azionare il proprio marchio negli Stati Uniti (dove il pick-up F-150 è diffusissimo e non ha certo bisogno di pubblicità). È noto infatti che l’ordinamento statunitense è molto severo nel valutare la volgarizzazione del marchio, che viene valutata su base oggettiva e indipendentemente dalla condotta del titolare (diversamente dall’Italia, dove il marchio ai sensi dell’art. 13 CPI decade se, per il fatto dell’attività o dell’inattività del suo titolare, sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o servizio o abbia comunque perduto la sua capacità distintiva). E’ comprensibile quindi che la preoccupazione dei titolari di marchi registrati, giustificata dalla severità dell’ordinamento statunitense sulla volgarizzazione, generi reazioni che possono essere giudicate eccessive dall’esterno.
Quello che lascia perplessi della condotta Ford è piuttosto la contestuale azione ai sensi dell’Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA), con cui la casa statunitense sostiene che il nome a dominio www.ferrarif150.com costituisce appunto una fattispecie di “cybersquatting” che si realizza quando un soggetto mosso dall’intento di trarre profitto in mala fede da quel marchio, registri o utilizzi un nome a dominio che sia identico o simile a detto marchio o, nel caso di marchio famoso, idoneo a pregiudicarne il carattere distintivo. Invero, nel battezzare le proprie monoposto la scuderia di Maranello ha spesso utilizzato la combinazione alfanumerica composta dalla lettera F e cifre celebrative di determinati avvenimenti (si pensi alla F2002 o alla F2003GA in ricordo di Giovanni Agnelli, per citarne alcune). Era poi ampiamente annunciato che la vettura del 2011 si sarebbe chiamata F150 per celebrare il 150° dell’unità d’Italia. Risulta quindi difficile (almeno in assenza di altri elementi, a noi ignoti) che Ferrari possa avere agito in mala fede nel momento in cui ha registrato il proprio dominio www.ferrarif150.com. Con invidiabile presenza di spirito, qualcuno ha suggerito a Fiat di ricambiare il favore citando in giudizio Ford per il suo modello Gran Torino.
Il Tribunale di Roma sull’enantiomer patent
Con sentenza del 27 ottobre 2010 il Tribunale di Roma ha deciso nel caso Janssen – Menarini v. EG in relazione ad un brevetto concernente il principio attivo nebivololo. Si tratta di uno dei pochi casi (forse l’unico, alemno stando alle decisioni pubblicate) in cui si è affrontata la questione della validità di un c.d. “enantiomer patent”. In breve, il Tribunale è stato chiamato a decidere se il brevetto rivendicante un enantiomero del nebivololo fosse dotato di novità e attività inventiva a fronte dell’anteriorità data da un brevetto che asseritamente già divulgava la forma racemica.
il Tribunale ha completamente ribaltato la ricostruzione del CTU e affermato che, nonostante i diversi riscontri che in giurisprudenza ha avuto l’orientamento che esclude la sperimentazione dalle attività normali dell’esperto del ramo, nello specifico settore farmaceutico, l’esperto del ramo è in realtà un “ricercatore”. Per lo stesso, quindi, lo svolgimento di un certo livello di sperimentazione costituisce attività di routine. In particolare, noto il racemo (o, come nel caso di specie, una miscela di racemi), è routine per l’esperto del ramo procedere alla separazione degli enantiomeri ed alla verifica dell’attività degli stessi, tramite il cosiddetto approccio “top down” (ovverosia, letteralmente, la scomposizione progressiva del compound, dapprima volta ad isolare le strutture racemiche e successivamente ad analizzare i singoli componenti costituenti il racemo).
Questa decisione verrà certamente massimata e vi sarà senz’altro chi cercherà di derivarne un principio di carattere generale rispetto agli “enantiomer patents”. Ritengo però azzardata una generalizzazione. Ad una lettura attenta della sentenza, sembra che l’accertamento negativo del Tribunale in ordine all’attività inventiva sia stato profondamente influenzato dalle circostanze specifiche del caso. Le conclusioni del Tribunale in riferimento all’assenza di attività inventiva alla luce della ovvietà del c.d. approccio “top down”, infatti, sembrano in realtà essere un obiter dictum, avendo il Tribunale già in precedenza deciso per la non brevettabilità del trovato in virtù di un altro e diverso motivo, quale la supposta assenza, dal contesto globale della descrizione, delle rivendicazioni e dei disegni del brevetto, dell’indicazione del beneficio tecnico derivante dall’enantiomero rispetto al composto noto contenente il racemo. In ogni caso il Tribunale afferma espressamente che il giudizio di ovvietà può comunque essere superato dalla prova storica, ad esempio, di un particolare pregiudizio tecnico che avrebbe disincentivato l’esperto del ramo alla scomposizione del composto di base ed alla verifica dell’attività dell’enantiomero.
Marchio Venezia ritenuto descrittivo per prodotti di vetro
Con decisione del 4 novembre 2010, la Prima Commissione di Ricorso dell’UAMI (Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno) ha respinto il ricorso avverso la decisone della divisione di esame dell’UAMI di negare la registrazione comunitaria del marchio denominativo “VENEZIA” per le classi 11 e 21 dell’Accordo di Nizza, ed in particolare per i prodotti “apparecchi di illuminazione” e “vetro grezzo o semilavorato (tranne il vetro da costruzione); vetreria”. Gli esaminatori dell’UAMI avevano infatti rifiutato la domanda di registrazione sulla base dell’art. 7 del Regolamento comunitario, lett c) e b).
Secondo gli esaminatori, tenuto conto (i) della denominazione geografica VENEZIA nota in tutto il territorio della Comunità (ii) del tipo di prodotti per cui era richiesta la registrazione, e cioè essenzialmente articoli a base di vetro (iii) del fatto che una delle località più famose al mondo per la lavorazione del vetro, l’isola di Murano, fosse situata nello stesso mandamento di Venezia, doveva per forza concludersi che l’indicazione del segno VENEZIA su prodotti a base di vetro informasse in modo chiaro e diretto il pubblico di riferimento circa la provenienza veneziana dei manufatti e/o del loro materiale di realizzazione.
L’Ufficio aveva dunque ritenuto che nel caso specifico “VENEZIA” fosse un segno/indicazione che in commercio potesse servire per designare la provenienza geografica del prodotto, e pertanto la registrazione non poteva essere riconosciuta ai sensi dell’art. 7, par. 1 lett. c) del Regolamento 207/2009 sul marchio comunitario.
La decisione della Prima Commissione di Ricorso sull’impugnazione presentata dalla richiedente è particolarmente gustosa. La richiedente contesta la decisione dell’Ufficio che, nel domandarsi se la denominazione VENEZIA associata ad apparecchi di illuminazione e in generale vetreria sia idonea a informare il consumatore sul luogo di fabbricazione o provenienza e, quindi, se VENEZIA sia particolarmente nota come luogo di produzione di apparecchi di illuminazione e articoli in vetro, ha ritenuto che la storia di Murano (località veneziana ultranota per il suo vetro) sia inscindibilmente collegata a quella di Venezia e che, pertanto, il consumatore medio europeo sia portato ad associare immediatamente la lavorazione del vetro di Murano alla città di Venezia.
Per smontare questo assunto la richiedente ha portato una serie di esempi di località note per un determinato prodotto, la cui notorietà non sarebbe idonea ad escludere la registrazione dei nomi dei rispettivi capoluoghi. Napoli potrebbe contraddistinguere prodotti a base di limone, nonostante la notorietà dei limoni di Sorrento; Salerno potrebbe contraddistinguere latticini, nonostante la rinomata mozzarella di bufala di Battipaglia: Cuneo i prodotti in classe 31, nonostante il noto tartufo bianco di Alba (CN) e via discorrendo.
Impensabile, secondo la richiedente, che qualsiasi marchio geograficamente, storicamente o logicamente legato a un determinato nome possa ritenersi “assorbito” dalla descrittività di quest’ultimo. Secondo la richiedente, poi, l’art. 7 par. 1 lett. c) non potrebbe applicarsi quando, per essere informato sulla caratteristica del prodotto (in questo caso, la provenienza geografica), al consumatore sia richiesto di conoscere e approfondire una determinata tematica (i collegamenti storici tra Murano e Venezia).
La Prima Commissione di Ricorso ha disatteso questi argomenti. Ha osservato che effettivamente l’art. 7 par. 1 lett. c) non osta alla registrazione di nomi ignoti negli ambienti interessati o sconosciuti in quanto designazione di un luogo geografico, in virtù dei quali non sia verosimile che il consumatore possa ritenere la categoria di prodotti di cui trattasi proveniente da tale luogo. Tuttavia, ha osservato che la valutazione circa la sussistenza o meno di dette condizioni investe l’intero territorio della Comunità, e che l’impedimento alla registrazione opererebbe anche qualora il significato del termine VENEZIA quale luogo di provenienza di articoli di vetro fosse comprensibile anche solo per il pubblico italiano. Ritiene la Prima Commissione che la notorietà del vetro di Murano in Italia, non contestata dalla richiedente, sia tale da estendersi all’intera città di Venezia almeno per quanto riguarda il pubblico italiano.
Di qui, pertanto, l’impedimento alla registrazione ai sensi dell’art. 7 par. 1 lett. c). La Prima Commissione si è spinta anche ad affermare che gli esempi portati dalla richiedente non sono per niente analoghi alla fattispecie, perché “in nulla si può paragonare la fama mondiale dell’illustrissima città di Venezia, incluso del suo plurisecolare artigianato nella lavorazione del vetro artistico di Murano, con la supposta fama del tartufo bianco di Alba [sic!], che ben pochi connoisseurs in gastronomia raffinata potrebbero magari situare nella provincia di Cuneo”.
Una piccola gaffe che forse non farà piacere ai cuneesi e che suona di beffa, se si pensa che alla decisione ha partecipato un membro della Prima Commissione che di cognome fa Bra (CN).
L’Antitrust contro Pfizer in relazione a pretesi abusi legati alla strategia di difesa di brevetti farmaceutici
Il 26 ottobre 2010 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha annunciato di aver aperto un’istruttoria contro la casa farmaceutica Pfizer per un preteso abuso di posizione dominante, asseritamente derivante dalla strategia seguita dalla casa farmaceutica statunitense nella difesa dei propri diritti di brevetto relativi a farmaci contenenti il principio attivo latanprost. Il testo integrale del provvedimento di apertura dell’istruttoria è accessibile qui. L’istruttoria è stata aperta sulla base di segnalazioni presentate dalla società genericista Ratiopharm, ora facente parte del colosso israeliano dei generici Teva.
La scorsa estate, Pfizer era riuscita ad ottenere dal TAR Lazio la sospensione del provvedimento di inserimento nella c.d. lista di trasparenza di generici a base di latanoprost (tra cui generici Ratiopharm), proprio sulla base dell’esistenza di diritti brevettuali ancora in vigore. Il Consiglio di Stato aveva però riformato il provvedimento del TAR, statuendo chiaramente che l’inserimento nella lista di trasparenza, così come ogni altro atto di natura amministrativa adottato dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), dovesse unicamente basarsi sulle norme regolatorie in materia di autorizzazione e rimborso dei farmaci, senza cioè che la relativa attività amministrativa potesse essere influenzata dall’esistenza o meno di diritti di brevetto sui medicinali oggetto del provvedimento amministrativo.
Di questo, secondo il Consiglio di Stato, dovevano occuparsi unicamente i giudici ordinari. I generici del latanoprost erano così stati reinseriti nella lista di trasparenza. Pfizer aveva poi azionato i propri diritti anche davanti al giudice ordinario, cosa alla quale però Ratiopharm ha evidentemente reagito (tra l’altro) con la segnalazione all’AGCM. Le accuse di Ratiopharm – fatte proprie almeno inizialmente dall’AGCM con il provvedimento di apertura dell’indagine – sono complesse. In sostanza, secondo la tesi accusatrice, il fatto che Pfizer abbia azionato diritti di brevetto concessi, ma pretesamente ovviamente invalidi, avrebbe determinato un abuso di una posizione dominante derivante dall’aver Pfizer posto un’illecita barriera all’ingresso dei farmaci generici, oltre che dal fatto che il latanoprost sarebbe (sulla base di una complessa analisi basata sulla classificazione ATC) il principio attivo oggi ritenuto la miglior cura per il glaucoma dell’occhio e, soprattutto, non sostituibile da alcuno degli altri principi esistenti sul mercato ed aventi le stesse indicazioni terapeutiche (da cui la posizione dominante di Pfizer in quanto titolare di diritti di brevetto sullo stesso).
Questa indagine rappresenta il primo caso di questo tipo in Italia. Già in altre occasioni l’AGCM si era occupata di brevetti o altri diritti di proprietà intellettuale, ma mai prima d’ora aveva indagato sul fatto che azionare un diritto di brevetto possa costituire un abuso di posizione dominante.
Penso che valga la pena di leggere il provvedimento di apertura per intero, se non altro per comprendere come l’AGCM approcci i diritti di proprietà industriale (ad esempio, sulla pretesa ovvia invalidità dei diritti azionati da Pfizer, che l’AGCM dà praticamente per scontata, si potrebbe dibattere a lungo).
L’indagine dovrebbe concludersi nell’ottobre del 2011. Inutile dire che siamo tutti ansiosi di vedere come andrà a finire e se vi sarà un impatto sul modo di litigare i brevetti, soprattutto nel settore farmaceutico, in Italia e non solo.